淺析專利法中“修改超范圍”的認定標準

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 符瑩瑩 北京高沃律師事務所

原標題：淺析專利法中“修改超范圍”的認定標準

我國專利制度采取先申請原則，專利的新穎性和創(chuàng)造性均以申請日作為判斷的時間節(jié)點。同時，專利本身就是專利權(quán)人以將技術內(nèi)容公開的方式換取對其專利保護范圍的壟斷權(quán)，專利保護制度需兼顧專利權(quán)人的利益與公眾的利益。如果允許申請人將原申請文件沒有公開的內(nèi)容修改添加至原申請文件中，則會造成對公共利益的損害。因此，我國專利法還對申請人的修改作出了限制，即專利法第三十三條規(guī)定的修改不得超出原申請文件記載或者表示的范圍。本文通過案例演繹，淺析“修改超范圍”的認定標準。

一、修改超范圍問題的提出

1、專利申請文件修改具有實際必要性。

專利申請是通過文字形式將技術內(nèi)容以規(guī)定方式進行表述的文件，但是由于文字本身的限制或者專利申請撰寫者的撰寫水平等原因，專利申請文件在申請?zhí)峤粫r的文本可能并不能準確表達申請者所要求的保護范圍，因此，專利申請人在申請日提交申請文件之后還享有對其專利文本進行修改的權(quán)利。根據(jù)《專利法實施細則》第五十一條的規(guī)定，專利申請人可以在規(guī)定時間內(nèi)提出主動修改或者針對審查意見通知書進行相應修改。

2、專利申請文件的修改也應當進行必要限制。

眾所周知，我國專利制度采取先申請原則，專利的新穎性和創(chuàng)造性均以申請日作為判斷的時間節(jié)點。同時，專利本身就是專利權(quán)人以將技術內(nèi)容公開的方式換取對其專利保護范圍的壟斷權(quán)，專利保護制度需兼顧專利權(quán)人的利益與公眾的利益。如果允許申請人將原申請文件沒有公開的內(nèi)容修改添加至原申請文件中，則會造成對公共利益的損害。因此，我國專利法還對申請人的修改作出了限制，即專利法第三十三條規(guī)定的修改不得超出原申請文件記載或者表示的范圍。

二、專利申請人修改申請文件的依據(jù)

根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定可知，專利申請人的修改依據(jù)包括兩方面：一是原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容；二是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。上述第一方面在實際運用判斷時較為容易，而第二方面中“直接地、毫無疑義地確定”則為相對主觀的判斷標準，在實際運用中也存在不同的理解，筆者在下文針對該內(nèi)容進行探討。

有一種觀點認為：根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容是指本領域技術人員通過文字記載的內(nèi)容或者附圖能夠直接確定得出的內(nèi)容，而無需進行推導。此種觀點認為只能基于文字本身含義或附圖直接得出，如果申請人將通過公知常識等進行推理得出的內(nèi)容添加至原申請文件則應屬超出了原申請文件的記載范圍。

另一種觀點則認為：根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容既包括本領域技術人員通過文字記載的內(nèi)容或者附圖能夠直接確定得出的內(nèi)容，還包括通過綜合原說明書及附圖和權(quán)利要求書可以推導出的內(nèi)容。此種觀點是在第一種觀點的基礎上進一步擴大解釋了“原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，認為從原申請文件能夠推導出的內(nèi)容也應屬于原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。如果申請人將通過公知常識等進行推理得出的內(nèi)容修改添加至原申請文件則應屬沒有超出專利法第三十三條規(guī)定的修改范圍。

三、案例演繹“修改超范圍”的認定標準

案例一：本領域技術人員結(jié)合申請文件以及說明書附圖、本領域公知常識能夠推導得出的內(nèi)容屬于原申請文件說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。

在第12569號復審決定涉及的案件中，權(quán)利要求1要求保護一種新型傳動機構(gòu)，具有機座和托輪，其特征在于承傳帶繞在兩個托輪上并托承著工作機的滾筒轉(zhuǎn)動。申請人在實質(zhì)審查過程中將原始申請文件中沒有記載的“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”的技術特征添加至原權(quán)利要求1中，經(jīng)實質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局認為權(quán)利要求1中的特征“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”在原始說明書和權(quán)利要求書中沒有記載，而且上述特征與原始說明書記載的“兩托輪不直接受重”相矛盾，因此修改超出原始說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條的規(guī)定，從而作出了駁回決定。

申請人針對上述駁回決定提出復審，復審程序中合議組認為：在判斷專利申請文件的修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍時，應將說明書（包括說明書附圖）作為一個整體來考慮，也就是說從說明書文字及說明書附圖實質(zhì)所公開的技術內(nèi)容上去考慮，必要時結(jié)合本領域的技術常識，而不是僅僅從字面上理解。就本案而言，權(quán)利要求1的上述特征雖然在原始說明書文字中沒有明確記載，但是原始說明書第1頁最后一段在描述本發(fā)明的安裝過程時提到“把滾筒吊裝到托輪及承傳帶上”；其次，原始說明書附圖也顯示，承傳帶支承著滾筒，承傳帶壓在托輪上；再者，將本申請的結(jié)構(gòu)結(jié)合本領域的常識分析可知，滾筒雖然直接壓在承傳帶上，但是通過承傳帶將大部分重量轉(zhuǎn)移到托輪上，即滾筒的重量實質(zhì)上是由承傳帶和托輪共同支承的，即權(quán)利要求1的特征“滾筒同時支承在承傳帶和托輪上”能夠根據(jù)說明書上下文、附圖結(jié)合本領域常識直接、毫無疑義地確定。至于原始說明書記載的“兩托輪不直接受重”從字面上來看似乎與修改后的權(quán)利要求的文字描述不一致，但是本領域技術人員結(jié)合其上下文以及說明書附圖、本領域常識，能夠理解原文想要表達的真正含義是兩托輪不直接承受大部分重量，大部分重量是通過承傳帶傳遞給托輪，即托輪間接承受大部分重量。這與權(quán)利要求1描述的含義實質(zhì)上是相同的。故合議組認為涉及上述技術特征的修改后的權(quán)利要求1沒有超出原始說明書和權(quán)利要求書的記載范圍，符合專利法第33條的規(guī)定。

由該案例可知，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為本領域技術人員結(jié)合申請文件以及說明書附圖、本領域公知常識能夠推導得出的內(nèi)容屬于原申請文件說明書和權(quán)利要求書的記載范圍?！半m然原始申請文件沒有直接的文字記載，但所屬領域的技術人員在閱讀該申請文件后，基于該領域的基本原理或技術上固有的內(nèi)在聯(lián)系，能夠確定某技術特征是客觀存在的，則該技術特征應當屬于所屬領域技術人員根據(jù)說明書和權(quán)利要求書能夠直接、毫無疑義確定的內(nèi)容。”因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包括本領域技術人員根據(jù)原始申請文件結(jié)合本領域公知常識、基本原理進行分析后能夠確定的內(nèi)容。[1]

案例二：原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容包含從原始申請文件推導出的內(nèi)容，但僅限于“直接、明確地”推導出的內(nèi)容。

在精工愛普生與國家知識產(chǎn)權(quán)局“一種裝于噴墨打印設備的托架上的墨盒”行政訴訟案中，專利權(quán)人在原始申請中記載了“半導體存儲裝置”的技術特征，后在分案申請并經(jīng)實質(zhì)審查授權(quán)后的文本中使用了“存儲裝置”和“記憶裝置”。無效宣告程序中合議組認為“存儲裝置”是用于保存信息數(shù)據(jù)的裝置，除半導體存儲裝置外，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。根據(jù)原說明書第1頁第29－32行的記載，本發(fā)明專利是為了解決拆裝墨盒時由于托架與墨盒之間存在間隙使半導體存儲裝置接觸不好，信號可能在不適當?shù)臅r候充電或施加，數(shù)據(jù)無法讀出或丟失的問題。因此，包括實施例在內(nèi)的整個說明書都始終在圍繞著上述問題描述發(fā)明，即包括實施例在內(nèi)的整個說明書都始終是針對半導體存儲裝置來描述發(fā)明的。同樣，原權(quán)利要求書要求保護的技術方案中亦針對的是半導體存儲裝置，原說明書和權(quán)利要求書中均不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置。因此，“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權(quán)利要求書中記載的“半導體存儲裝置”，本領域技術人員并不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定出“存儲裝置”。同理，“記憶裝置”也不能從原說明書和權(quán)利要求書記載的“半導體存儲裝置”直接且毫無疑義地確定。專利權(quán)人在實質(zhì)審查程序中將“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”或“記憶裝置”超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。一審法院作出了維持無效決定的判決。

專利權(quán)人不服一審判決并上訴至二審法院，二審法院認為“存儲裝置”雖然有其普遍的含義，不僅包括半導體存儲裝置，還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型，但在本專利所屬特定的打印機墨盒領域，在背景技術中已經(jīng)明確其所指的為“半導體存儲裝置”的前提下，本領域技術人員不會將其理解為作為上位概念的“存儲裝置”。二審法院認為“存儲裝置”的使用沒有超出原申請文件的記載范圍，而“記憶裝置”超出了原申請文件的范圍。

專利權(quán)人不服二審判決向最高人民法院申請再審，最高人民法院認為，在本專利申請過程中，精工愛普生在分案申請中通過主動修改的方式引入了“記憶裝置”的這一新術語。這一新術語在專利說明書中并未作特別限定，其所指代的技術內(nèi)容在原申請文件中無法確定，修改后授權(quán)文本中“記憶裝置”的內(nèi)容既非原申請文件明確表達的內(nèi)容，又非本領域普通技術人員在閱讀原申請文件后通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導出來的內(nèi)容。因此，關于“記憶裝置”的修改違反了專利法三十三條的規(guī)定。

最高人民法院在該案中同時給出了關于“修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的理解[2]。即“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，應該從所屬領域普通技術人員角度出發(fā)，以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術內(nèi)容來確定。凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術內(nèi)容，都應理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。既要防止對記載的范圍作過寬解釋，乃至涵蓋了申請人在原說明書和權(quán)利要求書中未公開的技術內(nèi)容，又要防止對記載的范圍作過窄解釋，對申請人在原說明書和權(quán)利要求書中已披露的技術內(nèi)容置之不顧。從這一角度出發(fā)，原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達的內(nèi)容；二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導出的內(nèi)容。與上述內(nèi)容相比，如果修改后的專利申請文件未引入新的技術內(nèi)容，則可認定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

由該案例可知，最高人民法院認為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包含直接、明確推導出的內(nèi)容。即最高人民法院認為原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容包含從原始申請文件推導出的內(nèi)容，但僅限于“直接、明確地”推導出的內(nèi)容。

結(jié)語

通過上述兩個案例可知，在目前專利法第三十三條的實際運用中，國家知識產(chǎn)權(quán)局和最高人民法院的觀點均認為根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容包括通過綜合原說明書及附圖和權(quán)利要求書可以推導出的內(nèi)容。而且最高人民法院將其明確限定為“直接、明確地”推導出的內(nèi)容。而對于“直接、明確推導出的內(nèi)容”，筆者認為應理解為結(jié)合本領域公知常識經(jīng)過簡單推理即可得出的內(nèi)容，如果某一內(nèi)容需要本領域技術人員在原始申請文件的基礎上通過大量實驗或者復雜的邏輯推理等方式進行證明后才能得出，則應不屬于上述“直接、明確推導出的內(nèi)容”。

綜上，我國目前司法實踐對專利法第三十三條采取了較為寬泛的理解，我們在辦案過程中應當根據(jù)案情具體分析，并站位本領域技術人員的角度審慎判斷。

注釋：

[1]《以案說法——復審、無效典型案例指引》國家知識產(chǎn)權(quán)局復審委員會編著，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018-09-01

[2]最高人民法院（2010）知行字第53號行政裁定。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 符瑩瑩 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析專利法中“修改超范圍”的認定標準（點擊標題查看原文）

如有想看文章主題內(nèi)容，歡迎留言評論~

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://m.jupyterflow.com/