新《商標法》第六十四條第一款規(guī)定:“注冊商標專用權(quán)人請求賠償,被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。
新《商標法》第六十四條第一款規(guī)定:“注冊商標專用權(quán)人請求賠償,被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標,也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的,被控侵權(quán)人不承擔賠償責任?!边@一規(guī)定是此次修改《商標法》新增的條款,該條款還原了商標保護的本意,有利于引導(dǎo)正確使用商標,減少商標搶注和囤積行為。
商標的基本功能是區(qū)別商品或服務(wù)的來源,商標只有通過持續(xù)不斷使用,才能實現(xiàn)這種功能。但是修改前的《商標法》第五十六條規(guī)定,侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額,為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益,并沒有將商標權(quán)利人使用商標的情況與賠償數(shù)額聯(lián)系起來。不難看出,在新《商標法》中,商標的“實際使用”,成為權(quán)利人主張侵權(quán)賠償?shù)囊粋€重要依據(jù)。那么,什么是“實際使用”呢?
商標“實際使用”的主體要求 顯而易見,商標權(quán)人是商標“實際使用”最常見的主體,其對商標的經(jīng)常性維護和使用,正是《商標法》欲實現(xiàn)的目的。除了商標權(quán)人,實踐中最常見的使用人還包括得到其授權(quán)的被許可人。絕大多數(shù)國家認為,被許可人的使用應(yīng)當視同商標權(quán)人的使用,但前提是商標權(quán)人必須保持對被許可人使用商標行為的控制和監(jiān)督。顯然,作為商標權(quán)人品牌經(jīng)營主體的合理延伸,被許可人對商標的使用具有合法基礎(chǔ),并且沒有導(dǎo)致消費者對商品來源產(chǎn)生誤認,而商標權(quán)人則通過間接方式對商品使用進行了不同程度的控制,因此應(yīng)當視同商標權(quán)人自己使用。但是,單純地將注冊商標作為交易對象許可他人使用自己的商標或轉(zhuǎn)讓商標,而被許可人或轉(zhuǎn)讓人沒有對商標進行“實際使用”的,就不能認定為“實際使用”。除被許可人外,以往的商標司法實踐表明,與商標所有人存在特殊關(guān)系(如關(guān)聯(lián)關(guān)系)的商標使用行為,也可以被認定為“實際使用”。值得注意的是,未經(jīng)商標權(quán)人許可而使用其商標的,不能認為是“實際使用”。這是因為,第三人對商標的使用所產(chǎn)生的聯(lián)系存在于第三人與其提供的商品或服務(wù)之間,這種使用不受商標權(quán)人控制,公眾通過該商標使用所獲得的信息也不是與該商標相聯(lián)系的真實內(nèi)容,因此這種情況不能認定為商標權(quán)人的“實際使用”。
商標“實際使用”的行為要求 首先,商標的“實際使用”應(yīng)當表明商品來源。表明來源要求商標的使用與特定的商品或服務(wù)相結(jié)合,同時使相關(guān)公眾得以通過該商標識別商品的來源。因此,那些不能表明商品來源的使用,不視為商標的“實際使用”。例如,向公眾散發(fā)標有商標標識的廣告,但上面沒有注明使用的商品及生廠商,就不構(gòu)成“實際使用”。
其次,商標的“實際使用”是指實質(zhì)的“商業(yè)性使用”。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,僅將商標注冊信息予以公布或者作出對某個注冊商標享有專用權(quán)的聲明,不應(yīng)視為商標法意義上的使用。
再其次,商標“實際使用”指的是“公開使用”。商品或服務(wù)僅在企業(yè)內(nèi)部流通沒有進入市場的,因為消費者沒有接觸商標的機會,所以不構(gòu)成“實際使用”。商品在內(nèi)部流通中對商標的使用包括多種形式,如將商標貼附在商品上,在經(jīng)營者內(nèi)部發(fā)行的資料上印有商標,在生產(chǎn)部門的配料單上使用商標等。
最后,以維持商標注冊為唯一目的或主要目的的使用不應(yīng)構(gòu)成“實際使用”。商標實踐中,部分經(jīng)營者為了規(guī)避《商標法》關(guān)于商標權(quán)的管理規(guī)定,出于維持商標需要進行“象征性使用”(使用頻率過低),由于有違《商標法》的立法宗旨,同樣不應(yīng)視為“實際使用”。
商標“實際使用”的法定要求 根據(jù)新《商標法》第四十九條的規(guī)定,注冊商標在使用過程中不得改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項。因此,嚴重違反注冊事項的,就不能稱為商標的“實際使用”。
改變注冊商標而使用的,不構(gòu)成“實際使用”。根據(jù)《商標法》(2001版)第四十四條的規(guī)定,自行改變注冊商標的,由商標局責令限期改正或撤銷其注冊商標。但是,筆者認為,在實際使用中對商標的非顯著性元素進行的微小“改變”,應(yīng)適當寬容。事實上,對于此種情形,《巴黎公約》以及英國、日本等國家均堅持了“微小改變不影響相同認定”的規(guī)定。 在非注冊類別的商品上使用,不構(gòu)成“實際使用”。在司法實踐中,司法機關(guān)對于在核定商品或服務(wù)類別上的使用持嚴格解釋的立場,即使是在與核定類別相近的商品或服務(wù)上使用,一般也不認定為相同意義上的“實際使用”。
作者:作者:袁博 ?上海市第二中級人民法院 ?IPRdaily專家導(dǎo)師團成員 來源:中國工商報 整理:iprdaily ?周海峰 網(wǎng)站:http://m.jupyterflow.com/
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