對(duì)專利申請(qǐng)、無效和訴訟等環(huán)節(jié)中的必要技術(shù)特征研究分析

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作者：向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

原標(biāo)題：對(duì)專利申請(qǐng)、無效和訴訟等環(huán)節(jié)中的必要技術(shù)特征研究分析

必要技術(shù)特征是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠械囊粋€(gè)基本概念，在發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)、無效宣告和保護(hù)中都離不開對(duì)必要技術(shù)特征的確認(rèn)和認(rèn)定。本文將從其基本含義出發(fā)，結(jié)合相關(guān)規(guī)定和判例，對(duì)申請(qǐng)、無效和訴訟等環(huán)節(jié)中的必要技術(shù)特征進(jìn)行研究分析。

一、必要技術(shù)特征的含義

根據(jù)專利法及相關(guān)規(guī)定可知，必要技術(shù)特征是指明確記載在發(fā)明或?qū)嵱眯滦驼f明書和權(quán)利要求書中的，解決專利技術(shù)問題必不可少的全部的，限定權(quán)利要求保護(hù)范圍的技術(shù)特征。必要技術(shù)特征是相對(duì)于專利技術(shù)問題而言的，必要技術(shù)特征的總和構(gòu)成解決專利技術(shù)問題的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。缺少必要技術(shù)特征時(shí)，專利技術(shù)方案不能解決專利技術(shù)問題或不能達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果。

必要技術(shù)特征與非必要技術(shù)特征的區(qū)別在于：在解決專利技術(shù)問題時(shí)非必要技術(shù)特征不能實(shí)現(xiàn)一定的技術(shù)功能并產(chǎn)生相應(yīng)技術(shù)效果。例如，在一項(xiàng)涉及人力車多輻圈減震輪的發(fā)明中，對(duì)解決車輪減震問題起作用的輪轂、輪輞、減震圈等技術(shù)特征屬于必要技術(shù)特征，而有關(guān)人力車的車架、車座等對(duì)解決車輪減震問題不起作用，產(chǎn)生不了減震效果的技術(shù)特征，就屬于非必要技術(shù)特征。非必要技術(shù)特征可以用來幫助理解、檢索或?qū)彶榘l(fā)明或?qū)嵱眯滦?，一般記載在說明書背景技術(shù)部分。獨(dú)立權(quán)利要求中不應(yīng)記載非必要技術(shù)特征。

必要技術(shù)特征與附加技術(shù)特征的區(qū)別在于：附加技術(shù)特征不是解決專利技術(shù)問題必不可少的特征，而是對(duì)解決專利技術(shù)問題的專利技術(shù)方案的進(jìn)一步優(yōu)化。附加技術(shù)特征即可以是對(duì)所引用的專利技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征作進(jìn)一步限定，也可以是在專利技術(shù)方案中增加新的技術(shù)特征。雖然附加技術(shù)特征能夠產(chǎn)生節(jié)能環(huán)保、高質(zhì)、高效或其他方面的有益效果，但不能將其與必要技術(shù)特征混淆。要避免將附加技術(shù)特征認(rèn)定為必要技術(shù)特征，不當(dāng)縮小專利權(quán)保護(hù)范圍，也不可將必要技術(shù)特征認(rèn)定為附加技術(shù)特征，致使獨(dú)立權(quán)利要求技術(shù)方案不完整，最終導(dǎo)致專利申請(qǐng)被駁回或?qū)＠麢?quán)被宣告無效。

二、專利申請(qǐng)中的必要技術(shù)特征

一般情況下，說明書發(fā)明內(nèi)容部分應(yīng)當(dāng)包含發(fā)明或者實(shí)用新型為解決專利技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案中的所有必要技術(shù)特征，但是，有時(shí)候也需要從具體實(shí)施例中總結(jié)和概括出相應(yīng)必要技術(shù)特征。說明書是否對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，關(guān)鍵在于其是否共開了發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷娜勘匾夹g(shù)特征，并使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員明白其公開的必要技術(shù)特征總和與發(fā)明或者實(shí)用新型效果之間的關(guān)系。說明書對(duì)必要技術(shù)特征的公開，并不是要求其文字或敘述方式與獨(dú)立權(quán)利要求的記載完全一致，從說明書中能夠直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，也應(yīng)視為說明書公開的內(nèi)容。從具體實(shí)施例中總結(jié)和概括必要技術(shù)特征時(shí)，尤其是用上位概念概括時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意概括是否適當(dāng)，是否存在上位概括所包含的一種或多種下位概念不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題并達(dá)到相同的技術(shù)效果的情形。

獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。其前序部分應(yīng)記載那些與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征，特征部分則記載與最接近的現(xiàn)有技術(shù)不同的區(qū)別必要技術(shù)特征，兩者結(jié)合在一起，構(gòu)成獨(dú)立、完整解決專利技術(shù)問題的技術(shù)方案。必要技術(shù)特征作為專利技術(shù)方案中必不可少的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)都記載在獨(dú)立權(quán)利要求中，同時(shí)獨(dú)立權(quán)利要求記載的技術(shù)特征又都應(yīng)是必要技術(shù)特征。在判斷獨(dú)立權(quán)利要求技的實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有必要技術(shù)特征作為一個(gè)整體來考慮，而不能僅僅考慮獨(dú)立權(quán)利要求的特征部分。 

在專利申請(qǐng)過程中，允許在未超出原說明書和權(quán)利要求書記載范圍的情況下在獨(dú)立權(quán)利要求中增加必要技術(shù)特征，但不允許從獨(dú)立權(quán)利要求中刪除在原申請(qǐng)中明確認(rèn)定為必要技術(shù)特征的那些技術(shù)特征。此外，當(dāng)要求保護(hù)的技術(shù)方案的部分或全部?jī)?nèi)容在原始申請(qǐng)的權(quán)利要求書中已經(jīng)記載而在說明書中沒有記載時(shí)，允許將其補(bǔ)入說明書。

三、無效宣告和專利無效行政訴訟中的必要技術(shù)特征

在無效宣告和專利無效行政訴訟中，請(qǐng)求人經(jīng)常會(huì)以獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征為由申請(qǐng)宣告其無效。例如，在“液化氣鋼瓶閥門的防拆裝置”專利權(quán)無效案件中，請(qǐng)求人無效宣告申請(qǐng)、專利無效行政訴訟一審和二審中[1]，都是以該專利權(quán)利要求1缺少“設(shè)置在連接部件孔壁上供卡位栓伸出連接部件孔壁的通孔”這一必要技術(shù)特征為由，申請(qǐng)宣告該專利權(quán)無效。

在無效宣告和專利無效行政訴訟中，認(rèn)定獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征，正確理解《專利法實(shí)施細(xì)則》則第20條第2款所稱的“技術(shù)問題”是基礎(chǔ)。此時(shí)，通常會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)不同的“技術(shù)問題”：一個(gè)是說明書中記載的發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題，一個(gè)是根據(jù)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征重新確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題。不同于創(chuàng)造性的判斷，在認(rèn)定權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時(shí)，應(yīng)當(dāng)以說明書記載的技術(shù)問題為準(zhǔn)。因?yàn)橹匦麓_定的實(shí)際解決的技術(shù)問題是為了使得對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示的認(rèn)定更為客觀，且是動(dòng)態(tài)的、相對(duì)的, 其目的與《專利法實(shí)施細(xì)則》則第20條第2款所稱的立法目的存在本質(zhì)區(qū)別。《專利法實(shí)施細(xì)則》則第20條第2款的規(guī)定，旨在進(jìn)一步規(guī)范說明書與獨(dú)立權(quán)利要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系，使得獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案能夠與說明書中記載的內(nèi)容，尤其是背景技術(shù)、技術(shù)問題、有益效果等內(nèi)容相適應(yīng)。因此，《專利法實(shí)施細(xì)則》則第20條第2款所稱的“技術(shù)問題”，應(yīng)當(dāng)是指專利說明書中記載的專利所要解決的技術(shù)問題，是專利申請(qǐng)人根據(jù)其對(duì)說明書中記載的背景技術(shù)的主觀認(rèn)識(shí)，在說明書中主觀聲稱的其要解決的技術(shù)問題[2]。

獨(dú)立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征，關(guān)鍵要看獨(dú)立權(quán)利要求是否記載了解決專利技術(shù)問題的全部必要技術(shù)特征。并不是發(fā)明內(nèi)容部分中的每一個(gè)技術(shù)特征或?qū)嵤┓绞街械乃屑夹g(shù)特征都能直接、簡(jiǎn)單地被認(rèn)定為必要技術(shù)特征，必要技術(shù)特征是解決專利技術(shù)問題并取得相應(yīng)技術(shù)效果必不可少的技術(shù)特征。認(rèn)定必要技術(shù)特征時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮說明書中有關(guān)背景技術(shù)及其存在的技術(shù)缺陷、涉案專利相對(duì)于背景技術(shù)取得的有益效果等內(nèi)容。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說即使未記載在發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求中但并不影響實(shí)現(xiàn)其發(fā)明目的的技術(shù)特征，通常無需記載在獨(dú)立權(quán)利要求中。

此外，對(duì)于在獨(dú)立權(quán)利要求中采用功能性技術(shù)特征的，不能以其沒有詳細(xì)描述實(shí)現(xiàn)該功能的具體結(jié)構(gòu)或者具體方式為由，認(rèn)定其缺少必要技術(shù)特征。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，在“無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)”等情形下，允許進(jìn)行功能性概括，以功能性技術(shù)特征對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行限定。至于該功能性概括是否恰當(dāng)、能否得到說明書的支持，則應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第26條第4款進(jìn)行判斷。

四、專利侵權(quán)訴訟中的必要技術(shù)特征

盡管《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條規(guī)定，專利權(quán)人可以主張以從屬權(quán)利要求確定其專利權(quán)保護(hù)范圍，但是獨(dú)立權(quán)利要求確定了發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的最大保護(hù)范圍，從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍必然落入獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)，除獨(dú)立權(quán)利要求被宣告或可能被宣告無效外，絕大部分專利侵權(quán)訴訟中權(quán)利人都會(huì)主張被控行為侵犯了其獨(dú)立權(quán)利要求。因此，專利侵權(quán)訴訟中判斷是否侵犯發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)，關(guān)鍵要看發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷谋匾夹g(shù)特征與被控侵權(quán)方案的技術(shù)特征之間的對(duì)比關(guān)系。

我國(guó)專利侵權(quán)判定的基本原則是“全面覆蓋原則”，即應(yīng)當(dāng)以全部必要技術(shù)特征，包括前序部分和特征部分，與被控侵權(quán)方案的技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比。全面覆蓋原則，首先，要求在劃分必要技術(shù)特征時(shí)，應(yīng)該結(jié)合發(fā)明的整體技術(shù)方案，考慮能夠相對(duì)獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果的較小技術(shù)單元。必要技術(shù)特征的恰當(dāng)劃分是進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)的基礎(chǔ)，劃分過細(xì)容易不適當(dāng)?shù)叵蘅s專利保護(hù)范圍，劃分過寬則容易不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大專利保護(hù)范圍[3]。其次，要求排除“多余指定原則”，即不能因所屬技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)人員在理解權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案時(shí)認(rèn)為該權(quán)利要求中記載的某一技術(shù)特征對(duì)解決發(fā)明所有解決的技術(shù)問題來說是多余的，就不認(rèn)定其為必要技術(shù)特征，對(duì)比時(shí)忽略該技術(shù)特征,從而導(dǎo)致即使被控侵權(quán)方案中不存在該技術(shù)特征，也同樣可以得出侵權(quán)成立的結(jié)論[4]。

經(jīng)過對(duì)比，如果被訴侵權(quán)方案包含了必要技術(shù)特征相同或等同的技術(shù)特征，則應(yīng)認(rèn)定其已落入該專利的保護(hù)范圍，侵權(quán)成立。被訴侵權(quán)方案具有超出必要技術(shù)特征之外的其他技術(shù)特征的，不影響侵權(quán)成立，除非其多出的技術(shù)特征導(dǎo)致其在整體上形成了與獨(dú)立權(quán)利要求完全不同的技術(shù)方案。但是，如果被訴侵權(quán)方案缺少必要技術(shù)特征中的一個(gè)以上或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，則侵權(quán)不成立。

五、結(jié)語(yǔ)

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展，我國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的重視程度越來越高，對(duì)其進(jìn)行全面、正確的理解和認(rèn)識(shí)變的越來越迫切和重要。發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠谋举|(zhì)是由必要技術(shù)特征或由必要技術(shù)特征與附加技術(shù)特征結(jié)合構(gòu)成的技術(shù)方案，因此，在現(xiàn)有認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大對(duì)必要技術(shù)特征的分析和研究，有著有極其重要現(xiàn)實(shí)意義。本文僅討論了幾個(gè)環(huán)節(jié)中的必要技術(shù)特征，難免有所疏漏或不當(dāng)之處，權(quán)作拋磚引玉之用，望得到指正與交流。

參考資料：

[1]（2019）最高法知行終203號(hào)判決書, http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=098a7bf8ece84492a2caab6e011529ed

[2] 最高人民法院（2014）行提字第13號(hào)判決書，http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=46b12c1a231e4640a806ac9b4b9cb147

[3] （2018）最高法民申4398號(hào)裁定書，http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=981ce1a3c6ae4fcab511a9d500fb0574

[4] 尹新天. 中國(guó)專利法詳解 [M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011：610-611

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作者：向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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