SBAIN發(fā)明撰寫之錦囊妙計(jì)

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作者：楊繼平 范勝杰 雙田飛鳥

原標(biāo)題：SBAIN發(fā)明撰寫之錦囊妙計(jì)——淺談如何更好地撰寫涉及SBAIN的中國專利申請

本文簡單介紹了SBAIN發(fā)明的特點(diǎn)，并建設(shè)性地提出了如何針對SBAIN類型發(fā)明更好地撰寫中國專利申請以及后續(xù)答復(fù)審查意見過程中的一些建設(shè)性建議，以期更好地幫助從業(yè)者提高SBAIN專利申請撰寫質(zhì)量并提高授權(quán)率和權(quán)利穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞：商業(yè)模型  人工智能  物聯(lián)網(wǎng)  軟件發(fā)明  互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明

 
一、引言

這里所提到的SBAIN代表五種類型的發(fā)明，包括：S代表software（軟件發(fā)明），B代表business model（商業(yè)模型），A代表artificial intelligence（人工智能），I代表IoT（Internet of Things，物聯(lián)網(wǎng)），以及N代表network（互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明）。眾所周知，近年來SBAIN發(fā)明在產(chǎn)業(yè)上取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠暾堅(jiān)谑澜缟现饕獓?，例如中國、美國、歐洲、日本等國家的申請量都呈激增態(tài)勢【1】【2】。

 
實(shí)際上，如何針對SBAIN發(fā)明撰寫出既能體現(xiàn)發(fā)明人所做出的發(fā)明本質(zhì)貢獻(xiàn)又能夠盡量滿足例如技術(shù)方案和創(chuàng)造性等審查標(biāo)準(zhǔn)的申請文件，一直以來都是一個(gè)重要課題。這里，筆者結(jié)合自己實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)給出如下的一些錦囊妙計(jì)，以期更好地幫助從業(yè)者撰寫出質(zhì)量更佳的SBAIN發(fā)明申請。

 
如下賦詩一首，含筆者相關(guān)經(jīng)驗(yàn)之精華于如下十條錦囊妙計(jì)：

 
遠(yuǎn)離小三收益多，傍上大款得生機(jī)；

任督二脈需打通，變臉手術(shù)顯神奇；

應(yīng)用場景多擴(kuò)展，巧用分案兩相宜；

援引加入獲奇效，平衡技術(shù)與創(chuàng)造；

附圖重要勿忽略，預(yù)防優(yōu)于把病醫(yī)。

二、具體撰寫建議

錦囊妙計(jì)1. 遠(yuǎn)離“小三”受益多

 
這里所提到的“小三”指的是“管理”，包括但不限于行政、金融、商業(yè)等領(lǐng)域的管理和監(jiān)督【3】。值得注意的是，SBAIN發(fā)明專利申請通常離不開“管理”屬性，這是由SBAIN的發(fā)明本質(zhì)所導(dǎo)致的。實(shí)際上，SBAIN發(fā)明專利申請?jiān)谀撤N程度上就是要實(shí)現(xiàn)更為高效的管理。然而，根據(jù)筆者的不完全統(tǒng)計(jì)，上述領(lǐng)域的發(fā)明專利申請?jiān)谥袊鴮＠麑彶榈某鯇忂^程中非常容易被分類到一個(gè)特定的技術(shù)領(lǐng)域，即“G06Q”分類【3】。相應(yīng)地，這個(gè)IPC分類下的發(fā)明授權(quán)率顯著降低【4】。

 
因此，筆者的建議是，在說明書和權(quán)利要求書的撰寫中盡量少使用例如“管理”這樣的詞匯，特別是摘要、發(fā)明名稱和權(quán)利要求1中盡量不出現(xiàn)“管理”等類似詞匯。相應(yīng)地，可以將“管理”改為例如“控制”或“監(jiān)控”這樣的技術(shù)類詞匯來進(jìn)行表述。這是因?yàn)?，如果說明書中出現(xiàn)了大量“管理”類詞匯，不僅會導(dǎo)致初審審查員不利地將發(fā)明分類到“G06Q”當(dāng)中，而且后續(xù)還可能導(dǎo)致實(shí)審審查員主觀地做出不利的認(rèn)定，即該SBAIN發(fā)明屬于單純的智力活動，而非技術(shù)方案【4】。

 
錦囊妙計(jì)2. 傍上“大款”得生機(jī)

 
此處的大款就是“通信”。毋庸置疑，SBAIN發(fā)明大多存在于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的基礎(chǔ)上，換句話說，是一種以網(wǎng)絡(luò)為依托來實(shí)現(xiàn)特定應(yīng)用的技術(shù)。一般而言，這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造都是建立在“三層”架構(gòu)的其中一個(gè)之上?！叭龑印奔軜?gòu)包括“網(wǎng)絡(luò)層”、“通信層”和“應(yīng)用層”，并且發(fā)明點(diǎn)通常是三層架構(gòu)的最上層，即應(yīng)用層【5】。

 
這里，如果簡單地撰寫為“應(yīng)用層”上的發(fā)明，則很容易使審查員認(rèn)為該SBAIN發(fā)明是一種簡單的智力活動而降低對于該發(fā)明的技術(shù)性評價(jià)。因此，筆者的建議是，即使發(fā)明點(diǎn)僅涉及或主要涉及“應(yīng)用層”的改進(jìn)，也要從底層架構(gòu)，即網(wǎng)絡(luò)層開始撰寫說明書，并且給出通信層上各個(gè)實(shí)體部件之間的通信連接關(guān)系。這樣的通信連接關(guān)系最直觀、最易懂的表現(xiàn)形式是通過具有硬件連接關(guān)系的附圖來體現(xiàn)的（后見錦囊妙計(jì)9）。

 
根據(jù)筆者的觀察，通過說明書中有效地植入關(guān)于底層“網(wǎng)絡(luò)層”和中間層“通信層”的結(jié)構(gòu)說明和描述，能夠最大程度地引導(dǎo)審查員將SBAIN發(fā)明視為技術(shù)性發(fā)明來進(jìn)行后續(xù)審查。

 
錦囊妙計(jì)3. “任督”二脈需打通

 
此處的“任督”二脈指的是“技術(shù)問題”和“技術(shù)效果”的撰寫方式，這也是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。換句話說，技術(shù)問題的解決方案如何更好地體現(xiàn)技術(shù)性也是決定SBAIN發(fā)明能否通過技術(shù)方案審查的關(guān)鍵【6】。

 
然而，對于一些特定的SBAIN發(fā)明而言，如果發(fā)明點(diǎn)確實(shí)是管理方面的改進(jìn)或者不可避免地體現(xiàn)管理本質(zhì)的話，則筆者建議撰寫多個(gè)技術(shù)問題，特別是將趨向于技術(shù)性的技術(shù)問題，例如如何降低網(wǎng)絡(luò)帶寬占用，如何使用較少網(wǎng)絡(luò)信令使用，以及如何更加快速地進(jìn)行IoT系統(tǒng)中各部件的互連互通等技術(shù)問題放置在技術(shù)問題部分的前面，而將管理性問題，例如如何更為高效地進(jìn)行信息管理，如何更為全面地監(jiān)控系統(tǒng)信息等管理性問題放置在技術(shù)問題部分的后面，以期在最開始就打上技術(shù)問題的烙印，從而使審查員對該發(fā)明的技術(shù)性有更深刻的理解。

 
錦囊妙計(jì)4. “變臉”手術(shù)顯神奇

 
這里提到的“變臉（face-off）”手術(shù)指的是，通過在說明書中植入盡可能多的技術(shù)性詞匯，使發(fā)明方案整體更符合專利的技術(shù)性要求，這也從另外一個(gè)側(cè)面呼應(yīng)了上面提到的錦囊妙計(jì)1。

 
舉個(gè)例子，假設(shè)某發(fā)明涉及一種IoT系統(tǒng)，其中通過改進(jìn)AI算法來更好地管理交通路口車輛等待時(shí)間。這里，在獨(dú)立權(quán)利要求1中，建議將“車輛等待時(shí)間”上位為“傳感器（在交通路口設(shè)置的多個(gè)傳感器）傳送的信息”，將“車輛通行管理”替換為“信息控制”，將“AI算法”替換為“通過中央控制臺所包含的處理器進(jìn)行信息控制”等。

 
由此，呼應(yīng)錦囊妙計(jì)1，同樣，通過這樣的技術(shù)性詞匯的介入，期望審查員對于發(fā)明的技術(shù)性有更高的評價(jià)。

 
錦囊妙計(jì)5. “應(yīng)用場景”多擴(kuò)展

 
如上提及的AI算法類發(fā)明或者管理類發(fā)明，筆者根據(jù)經(jīng)驗(yàn)都建議在說明書，特別是具體實(shí)施方式的撰寫過程中盡可能擴(kuò)展發(fā)明的應(yīng)用場景。這里可以參考EPO在2018年底發(fā)布的新版審查基準(zhǔn)，新增子項(xiàng)目說明AI人工智能、ML機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)發(fā)明能否準(zhǔn)予專利，其是首度有主要專利局單獨(dú)討論AI、ML相關(guān)發(fā)明的專利適格性問題【7】。

 
已經(jīng)清楚的是，在EPO的審查中，單純的AI、ML算法是不能被授予專利權(quán)的，并且將AI、ML算法應(yīng)用到一些特定的應(yīng)用場景（例如，商業(yè)場景）也是不能被授權(quán)的，只有將AI、ML算法應(yīng)用到更為工業(yè)化的場景才具備授權(quán)前景【8】。

 
因此，作為一種撰寫策略，筆者建議將AI、ML算法的應(yīng)用場景盡量多做擴(kuò)展，具體可以參考上面提及的EPO新版審查基準(zhǔn)（同樣，中國審查員也熟知并會參考），并且盡量將那些已明確為可以被授權(quán)的應(yīng)用場景放置在具體實(shí)施方式部分的前面。

 
錦囊妙計(jì)6. 巧用“分案”兩相宜

 
如果SBAIN發(fā)明的本質(zhì)確實(shí)在于管理方面，而較少涉及技術(shù)性改進(jìn)，或者SBAIN發(fā)明的本質(zhì)更多地側(cè)重于管理屬性，則筆者建議可以嘗試采用“稻草人（scarecrow）”戰(zhàn)術(shù)，將更為技術(shù)性或者包含更多技術(shù)性詞匯的技術(shù)方案放置在前面來挑戰(zhàn)審查員，并且還在權(quán)利要求中構(gòu)造多套權(quán)利要求，而將最期望保護(hù)的管理類或商業(yè)性方案暫且“隱藏”在多套權(quán)利要求的后面或者說明書的某個(gè)位置處（通常是發(fā)明內(nèi)容部分或者具體實(shí)施方式部分的最后）。在筆者與一些歐洲代理人的溝通中，獲知這也是歐洲代理人在軟件發(fā)明時(shí)經(jīng)常使用的一種策略。

 
接著，在后期實(shí)質(zhì)審查中，可以根據(jù)前案的單一性審查、創(chuàng)造性審查等審查結(jié)果，決定是否需要提出分案請求，而其中的一個(gè)“金標(biāo)準(zhǔn)（gold standard）”就是依據(jù)母案的IPC分類結(jié)果來預(yù)期將會被分案的其他技術(shù)方案的授權(quán)前景。

 
錦囊妙計(jì)7. “援引加入”獲奇效
 

這里提到的“援引加入（Incorporation by Reference）”與通常所指的PCT專利申請中所涉及的援引加入的含義不同。筆者此處所提到的“援引加入”是指在說明書的撰寫中在背景技術(shù)部分中把已知的在中國已授權(quán)的相同或相似領(lǐng)域中的技術(shù)類在先申請引入其中，并且可以在后期實(shí)質(zhì)審查中利用這些已授權(quán)專利的已經(jīng)被認(rèn)可的技術(shù)性為依據(jù)來進(jìn)行輔助性爭辯。

 
根據(jù)筆者自己的實(shí)踐，在說明書撰寫過程中通過“援引加入”方式來預(yù)先“種下”生命的種子，有時(shí)候在后期實(shí)質(zhì)審查過程會起到“起死回生”的功效。

 
錦囊妙計(jì)8. 平衡“技術(shù)”與“創(chuàng)造”

關(guān)于SBAIN發(fā)明，很多時(shí)候技術(shù)方案的審查與創(chuàng)造性審查是難以分離的，更多地是“你中有我，我中有你”。因此，筆者建議在技術(shù)方案構(gòu)成和創(chuàng)造性體現(xiàn)中做好平衡。具體而言，就是衡量在權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案中具體引入多少數(shù)量的技術(shù)性特征。也就是說，這兩者在某種程度上是相互制衡的（具體而言，一方面，如果引入的技術(shù)性特征比較少，則可能導(dǎo)致審查員在技術(shù)性評判較差；另一方面，如果引入的非必要的技術(shù)性特征比較多，則又可能導(dǎo)致授權(quán)權(quán)利要求的保護(hù)范圍較窄），這需要撰寫人員的仔細(xì)權(quán)衡和推敲，并且還和具體個(gè)案的實(shí)際情況相關(guān)聯(lián)。

 例如，在說明書和權(quán)利要求書的撰寫過程中，最好是準(zhǔn)備以“技術(shù)性特征”體現(xiàn)發(fā)明點(diǎn)，并且在例如從屬權(quán)利要求和說明書中預(yù)備好其他不太重要的技術(shù)性特征和其他非技術(shù)性特征。

 
錦囊妙計(jì)9. “附圖”重要勿忽略

 
附圖的重要性在普通的發(fā)明創(chuàng)造的撰寫中不言而喻，清晰明了的附圖不僅能夠用來體現(xiàn)發(fā)明的本質(zhì)，而且還能更好的幫助審查員正面認(rèn)定（affirm）SBAIN發(fā)明的技術(shù)性。

 
這里，筆者建議至少將第一幅附圖即圖1，體現(xiàn)為硬件類系統(tǒng)構(gòu)成，并且這樣的系統(tǒng)構(gòu)成最好體現(xiàn)出三層系統(tǒng)架構(gòu)（回見錦囊妙計(jì)2）。并且根據(jù)筆者的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)硬件類的附圖數(shù)目越多越好，例如體現(xiàn)為不同應(yīng)用場景的系統(tǒng)硬件構(gòu)成等。

 
錦囊妙計(jì)10. “預(yù)防”優(yōu)于把病醫(yī)

 
呼應(yīng)上面提到的多項(xiàng)錦囊妙計(jì)，在說明書撰寫過程中植入盡可能多的技術(shù)性詞匯的策略始終優(yōu)于在后期實(shí)質(zhì)審查過程中通過修改和/或意見陳述的方式來爭辯屬于技術(shù)方案或者具備技術(shù)性的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。

 
根據(jù)筆者的代理實(shí)踐，通過說明書撰寫過程中各個(gè)方面的注意、改變、甚至是升華，能夠有效地提升SBAIN發(fā)明的授權(quán)率、以及授權(quán)SBAIN專利的穩(wěn)定性并且擴(kuò)大授權(quán)SBAIN專利的保護(hù)范圍。

三、結(jié)語

當(dāng)然，撰寫SBAIN發(fā)明的經(jīng)驗(yàn)和技巧不局限于上面提到的這些錦囊妙計(jì)，并且如何更加熟練及靈活應(yīng)用這些及其他錦囊妙計(jì)離不開SBAIN發(fā)明本身的創(chuàng)造性高度，更離不開撰寫人員（draftman）對于發(fā)明技術(shù)方案的理解和總結(jié)。

 
另外，鑒于筆者水平有限和SBAIN領(lǐng)域發(fā)展迅猛，并且在相關(guān)領(lǐng)域中尚未有明確的且統(tǒng)一的指導(dǎo)性意見，更多的是從業(yè)者不斷摸索的過程中找出一些規(guī)律性的共性問題，因此如果本文中有一些不成熟或者有待商榷的內(nèi)容，也歡迎各位同行提出并指正。

參考文獻(xiàn)

【1】 綱正知識產(chǎn)權(quán)中心，人工智能專利態(tài)勢報(bào)告，2018年8月24日發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)鏈接見http://www.eepw.com.cn/article/201808/391063.htm，訪問時(shí)間是2019年3月25日.

【2】楊繼平，人工智能技術(shù)將導(dǎo)致大量專利代理人失業(yè)或者轉(zhuǎn)行？果真如此嗎？中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)，2018年11月5日發(fā)布.

【3】來源于中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)，《國際專利分類體系(IPC)及其應(yīng)用》，2011年8月15日發(fā)表，作者國家知識產(chǎn)權(quán)局專利文獻(xiàn)部鄭潔。

【4】楊繼平、范勝杰，從特定IPC分類看中國專利審查中的技術(shù)性審查標(biāo)準(zhǔn)，中國專利代理 [M]，2013年第4期.

【5】互聯(lián)網(wǎng)蜀黍，淺談物聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)關(guān)鍵特征與三個(gè)層次，2017年12月30日發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)鏈接見http://mini.eastday.com/mobile/171230120757782.html，訪問時(shí)間是2019年3月25日.

【6】中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南2010[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

【7】Guidelines for Examination in the European Patent Office (November 2018 edition)，請見https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm.

【8】EPO Releases Patentability Guidance for AI-based Applications，請見https:// https://www.patentdocs.org/2018/10/epo-releases-patentability-guidance-for-ai-based-applications.html.

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：楊繼平 范勝杰 雙田飛鳥

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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