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作者：Hexly

原標題：從權(quán)利要求間不同表述探討等同原則的限制

“在專利侵權(quán)判定中，等同原則是對專利權(quán)利要求字面保護范圍的擴張，是對專利權(quán)字面侵權(quán)的適當補充，等同原則的適用為專利權(quán)人提供了切實有效的法律保護，鼓勵了技術(shù)創(chuàng)新；另一方面，專利制度本身又要確保專利權(quán)的保護范圍具有足夠的法律確定性和可預見性，不因濫用等同原則致使專利權(quán)保護范圍缺乏確定性而損害社會公眾的利益[i]”

為防止等同原則的濫用，侵權(quán)判定中還包括了捐獻原則、禁止反悔原則等限制。本文對（2019）最高法民申8號一案的法律適用提出了疑問，希望讀者可以對等同原則與捐獻原則的邊界作出評論。

一據(jù)以研究的案例

（2019）最高法民申8號是關于200910214163.9“彩色熱升華墨水組”發(fā)明專利的侵權(quán)糾紛，其中權(quán)利要求1：

“彩色熱升華墨水組，至少包含一種青色墨水、一種洋紅色墨水和一種黃色墨水，其中每種墨水均含有升華染料、分散劑、有機溶劑和水；其特征在于：

所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素；

所述彩色熱升華墨水組中任一種彩色墨水的染料顆粒的沉積率P均滿足：0 ≤P≤4.5％?！?/span>

雙方爭議焦點重點圍繞“木質(zhì)素”這一技術(shù)特征進行。被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的是木質(zhì)素磺酸鈉，再審申請人認為未落入專利權(quán)保護范圍。

最高人民法院認為：

“……二審判決認定木質(zhì)素磺酸鈉屬于帶有親水基團的木質(zhì)素，與說明書的上述記載不符。但是，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的木質(zhì)素磺酸鈉不屬于帶有親水基團的木質(zhì)素，但根據(jù)涉案專利說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容可以確定，“木質(zhì)素磺酸鹽”和“帶有親水基團的木質(zhì)素”分別構(gòu)成涉案專利的兩個技術(shù)方案，并且“木質(zhì)素磺酸鹽”可以代替“親水基團的木質(zhì)素”，二者在涉案專利技術(shù)方案中的功能、作用沒有實質(zhì)性差異。因此，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的“木質(zhì)素磺酸鈉”與權(quán)利要求1中的“帶有親水基團的木質(zhì)素”并不相同，但是作為“木質(zhì)素磺酸鹽”的一種，其仍然屬于與“帶有親水基團的木質(zhì)素”等同的技術(shù)特征。再審申請人有關被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護范圍的主張不能成立。”

由此可見，最高人民法院在認為“木質(zhì)素磺酸鈉”與技術(shù)特征“木質(zhì)素”不構(gòu)成字面侵權(quán)的同時，認定二者屬于等同的技術(shù)特征，由此駁回了再審申請。

二專利授權(quán)公告和無效決定的相關記載

說明書第【0025】段中記載：

“分散劑可以選帶有親水基團的木質(zhì)素或是木質(zhì)素磺酸鹽……可以舉出的木質(zhì)素磺酸鹽包括木質(zhì)素磺酸鈉等”

權(quán)利要求9為：

“根據(jù)權(quán)利要求 8 所述彩色熱升華墨水組，其特征在于：

所述彩色墨水中的分散劑選自木質(zhì)素磺酸鹽?！?/span>

權(quán)利要求8為：

“根據(jù)權(quán)利要求1至7中任一項所述的彩色熱升華墨水組，其特征在于：

所述彩色熱升華墨水組中，任意兩種墨水的升華染料顆粒沉積率之差ΔP滿足：0 ≤ ΔP ≤ 2.5％。”

35820號無效宣告請求審查決定中，專利復審委員會認為：

“……權(quán)利要求9中‘分散劑選自木質(zhì)素磺酸鹽’并非是對權(quán)利要求1中“分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素”中的進一步限定，兩者是并列選擇的關系，即用權(quán)利要求9中的“木質(zhì)素磺酸鹽”代替權(quán)利要求1中‘親水基團的木質(zhì)素’……”

三捐獻原則

捐獻原則的規(guī)定見于《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條：

“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。”

由此可以推出兩個構(gòu)成要件：

a.說明書或者附圖中描述了某一技術(shù)方案；

b.該技術(shù)方案在權(quán)利要求中未記載。

捐獻原則視為對等同原則適用的限制之一（另外還包括禁止反悔原則[ii]、還可能有不被接受的可預見限制[iii]），當符合捐獻原則規(guī)范的情況出現(xiàn)時，直接排除了等同原則的適用。

本案中，說明書【0025】段明確指出了，分散劑可以選帶有親水基團的木質(zhì)素或是木質(zhì)素磺酸鹽，也就是說分散劑包括親水集團的木質(zhì)素、木質(zhì)素磺酸鹽兩種技術(shù)方案，前文中也提到最高人民法院確認了這一點。因此，條件a是符合的。

權(quán)利要求書中，技術(shù)特征的描述是：“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素”，由此可見，另一種技術(shù)方案——木質(zhì)素磺酸鹽這一技術(shù)方案，并未直接記載于權(quán)利要求1。

此時，應可以下結(jié)論，對于木質(zhì)素磺酸鹽符合捐獻原則。但為了檢驗結(jié)論的正確性，筆者從含義的可預見性角度進行分析。

筆者不知道可預見性限制最終是否為最高人民法院所承認，但從權(quán)利要求和說明書記載所使用的文字來看，也可以確定權(quán)利要求1對應技術(shù)特征是符合可預見性限制，從而拒絕適用等同原則。說明書中已經(jīng)提及了“木質(zhì)素”和“木質(zhì)素磺酸鹽”兩個技術(shù)方案了，撰寫權(quán)利要求書的時候，顯然預見到“木質(zhì)素”和“木質(zhì)素磺酸鹽”兩種情況，權(quán)利要求1中：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素”

改為：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質(zhì)素或木質(zhì)磺酸鹽”

是舉手之勞的事而已，參考北京高級人民法院的《專利侵權(quán)判定指南》（2017）可以得到結(jié)論。鑒于可預見性限制筆者曾經(jīng)作文，在此不再詳細談論。本案也更接近于筆者在另一文章中提及可預見性限制故事中的美國案例，而該美國案例最后也是以捐獻原則判決。

四上下文不同表述的技術(shù)特征

對于不同術(shù)語表述的技術(shù)特征，北京高級人民法院發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南》也表達了其意見，2017版的29規(guī)定：

“ 在一份專利文件中，通常情況下相同的術(shù)語應當解釋為具有相同的含義。不同的術(shù)語推定具有不同的含義，除非根據(jù)說明書的記載或本領域普通技術(shù)人員的慣常理解可以確定不同的術(shù)語具有相同含義的除外?！?/span>

那么，出現(xiàn)在權(quán)利要求9中的“木質(zhì)素磺酸鹽”與權(quán)利要求1中的“木質(zhì)素”，就應該被理解為不同的含義。雖然不同含義也可以是上下位的關系，但由于說明書中出現(xiàn)了分散劑包括親水集團的木質(zhì)素、木質(zhì)素磺酸鹽兩種技術(shù)方案，因此，此處應被理解為不同范圍的技術(shù)特征，無法被相互涵蓋。

上述結(jié)論與無效宣告請求決定中認定的結(jié)論相同。無效宣告請求決定中認為權(quán)利要求9的“木質(zhì)素磺酸鹽”代替了權(quán)利要求1中的“木質(zhì)素”。如果是“木質(zhì)素磺酸鹽”能夠與“木質(zhì)素”等同，那么權(quán)利要求1實質(zhì)上包括了“木質(zhì)素磺酸鹽”這一技術(shù)方案，權(quán)利要求9就是對權(quán)利要求1的進一步限定，而非某一技術(shù)特征代替了另一技術(shù)特征。進一步限定意味著權(quán)利要求9是個從屬權(quán)利要求，代替意味著權(quán)利要求9實質(zhì)上是個披著從屬權(quán)利要求外衣的獨立權(quán)利要求，無效宣告請求決定的認定意味著否定了“木質(zhì)素磺酸鹽”屬于權(quán)利要求1保護范圍的可能性。

五適用的結(jié)果

筆者上文中對權(quán)利要求1等同原則的適用作出了質(zhì)疑，但由于判決書中記載了鑒定結(jié)論：

“對送檢的三組18瓶墨水隨機選取兩組12瓶墨水進行墨水染料顆粒沉積率檢測，墨水染料顆粒沉積率（P）數(shù)值最大為0.75%，最小為0.17%?！?/span>

也就是說，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是落入權(quán)利要求9的保護范圍的（1+8+9）。盡管結(jié)論準確，但適用權(quán)利要求9而不是權(quán)利要求1，更為準確并具備說服力。

[i]參見最高人民法院（2015）民申字第740號

[ii]參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條

[iii]參見本文作者《被最高院否定了嗎？等同侵權(quán)的可預見性限制》一文（http://m.jupyterflow.com/article_20282.html）以及（2019）粵73民初2176號（廣州知識產(chǎn)權(quán)法院的這一判決適用了可預見性限制）

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作者：Hexly

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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從專利權(quán)利要求間不同表述，探討“等同原則”的限制

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