中歐之專利部分修改方式的探討

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原標(biāo)題：中歐之部分修改方式的探討

中國(guó)的部分修改方式

在中國(guó)，對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改不能超出原說(shuō)明書(shū)與權(quán)利要求要求書(shū)的記載范圍，這規(guī)定在《專利法》第33條。曾有一段時(shí)間，中國(guó)審查員對(duì)于發(fā)明申請(qǐng)修改的審查非常嚴(yán)格，動(dòng)輒指出修改超范圍。在與審查員的博弈中，申請(qǐng)人常常被迫將說(shuō)明書(shū)中的某些語(yǔ)句一字不落地補(bǔ)入權(quán)利要求中。

但是，在最近幾年，中國(guó)審查員對(duì)部分修改的審查標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始逐漸寬松，可參見(jiàn)以下示例。

例1

修改依據(jù)：

特征A、B、C出現(xiàn)在原申請(qǐng)文件（說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求書(shū)）的同一個(gè)句子。

修改方式：

將特征A補(bǔ)入權(quán)利要求1中，不補(bǔ)充特征B、C。

結(jié)果：

存在被審查員接受的可能性?？赡軙?huì)有審查員指出該修改超范圍，理由是沒(méi)有將與特征A關(guān)聯(lián)的特征B、C補(bǔ)入權(quán)利要求1中。但是，這種被指出超范圍的可能性要低于過(guò)去。

例2

修改依據(jù)：

說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施例中公開(kāi)了特征A，并且還公開(kāi)了對(duì)特征A進(jìn)一步限定的特征a1、a2和a3。

修改方式：

將特征A補(bǔ)入權(quán)利要求1中，而不補(bǔ)入特征a1、a2和a3。

結(jié)果：

該修改被審查員接受的可能性較大。

例3

修改依據(jù)：

某個(gè)權(quán)利要求中限定了特征A、B和C。原申請(qǐng)文件（說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求書(shū)）中公開(kāi)了A的下位特征選自a1、a2和a3，B的下位特征選自b1、b2和b3，C的下位特征選自c1、c2和c3。

修改方式：

在權(quán)利要求進(jìn)一步限定A、B與C，由此形成A、B與C的下位特征的具體組合方式。例如，在權(quán)利要求中補(bǔ)入組合后的特征（a1、b1、c1）或（a2、b3、c1）等。

結(jié)果：

在特征A、B、C及其具體下位特征為機(jī)械或電學(xué)特征時(shí)，下位特征的具體組合方式通常會(huì)被審查員接受。在特征A、B、C及其具體下位特征為化學(xué)物質(zhì)時(shí)，以上修改被審查員接受的可能性也較大。這也適用于A、B、C是同一馬庫(kù)什通式的3個(gè)要素的情形。

以上提及了一些可能被審查員接受的修改方式，筆者認(rèn)為申請(qǐng)人在申請(qǐng)過(guò)程中可以嘗試用該些方式挑戰(zhàn)修改。但是不能保證以上修改方式必然會(huì)被所有審查員接受。畢竟，中國(guó)審查員對(duì)于修改超范圍的把握標(biāo)準(zhǔn)存在一定的自由裁量權(quán)，部分審查員可能會(huì)對(duì)上述修改方式持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

另外，需要注意，以下修改方式仍然較難被中國(guó)審查員允許。

例4

修改依據(jù)：

原有特征a。

修改方式：

將特征a修改為其上位概念的特征A。例，a為信號(hào)的相位差，替代的特征A為誤差，A為a的上位概念。

結(jié)果：

該增加的特征A容易被指出超范圍。

例5

修改依據(jù)：

具體實(shí)施例1中有特征A、B，具體實(shí)施例2中有特征C、D，原申請(qǐng)文件并沒(méi)有指出實(shí)施例1與2的特征如何組合的明確記載。

修改方式：

將不同的實(shí)施例中的特征進(jìn)行組合，增加了組合的特征（A+D）、（A+C+D）或（B+C）。

結(jié)果：

容易被指出超范圍的問(wèn)題。

需要注意的是，在說(shuō)明書(shū)中提及“本申請(qǐng)的方案可以是不同實(shí)施方式/技術(shù)方案的任意組合”等類似的語(yǔ)句，其通常不會(huì)被審查員認(rèn)可為修改的依據(jù)。要應(yīng)應(yīng)對(duì)上述情況，需要在申請(qǐng)文件中明確記載不同實(shí)施例的特征的具體組合方式。

歐洲的部分修改方式

對(duì)于中國(guó)《專利法》第33條，歐洲專利局審查修改超范圍的條款為 Article 123（2）EPC，其要求修改不能超出原申請(qǐng)記載的范圍。從法條規(guī)定上，難以得出中歐對(duì)于修改超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)上的差異。通常，申請(qǐng)人容易認(rèn)為中國(guó)的超范圍審查是世界上最嚴(yán)格的。但實(shí)際上，歐洲專利局目前在某些方面的超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)已高于中國(guó)專利局。

例如，相對(duì)例3的涉及選擇組合的修改情形、特別是其中的化學(xué)物質(zhì)類（包括馬庫(kù)什權(quán)利要求）的修改方式，不容易被歐洲專利局接受。

另外，相對(duì)例1的修改情形，在不能充分說(shuō)明補(bǔ)入的特征A與其他特征B、C不存在關(guān)聯(lián)性時(shí)，單獨(dú)補(bǔ)入特征A容易被歐洲專利局指出超范圍的問(wèn)題。相對(duì)例2的修改情形，單獨(dú)補(bǔ)入特征A，而不補(bǔ)入特征a1、a2和a3，也容易被歐洲專利局被指出超范圍。

針對(duì)歐專局修改審查嚴(yán)格的情況，建議申請(qǐng)人提前在申請(qǐng)文件中將具體的下位特征進(jìn)行記載。

例如，對(duì)于例3，建議在申請(qǐng)文件中明確記載具體的組合特征（a1、b1、c1）、（a2、b3、c1）等。

對(duì)于例1，建議在申請(qǐng)文件中說(shuō)明特征A與B、C不存在緊密的關(guān)聯(lián)性，增加對(duì)涉及特征A的技術(shù)單獨(dú)記載的部分。

對(duì)于例2，將僅涉及特征A與（A、a1、a2和a3）的兩組方案分別單獨(dú)記載。

但對(duì)于前述提及的例4、5，歐洲專局與中國(guó)的審查標(biāo)準(zhǔn)基本一致，均不容易被認(rèn)可。注意到在歐洲申請(qǐng)文件中，常采用前后多引多的權(quán)利要求撰寫(xiě)方式，這一方面是為了節(jié)省費(fèi)用，另一方面實(shí)現(xiàn)不同特征的盡量多的組合。

結(jié)語(yǔ)

綜上，以上對(duì)中國(guó)與歐洲的部分修改情形是否被審查認(rèn)可，進(jìn)行了初步的探討。對(duì)于既進(jìn)入中國(guó)、又要進(jìn)入歐洲的專利申請(qǐng)，可按照中歐的專利局中最嚴(yán)格的修改審查標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求撰寫(xiě)內(nèi)容，從而為今后申請(qǐng)階段可能的修改做好充分的準(zhǔn)備。

來(lái)源：林達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：沈顯華 機(jī)械部

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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