商標法（2019）修改要點全解析

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作者：王金華 北京市品源律師事務所

原標題：商標法（2019）修改要點全解析

4月23日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議通過了對《中華人民共和國商標法》作出修改的決定。本次修改出現(xiàn)了諸多亮點，也引起了相關從業(yè)者的關注和討論，本文對本次商標法修改的要點進行簡單分析。

要點1、第四條第一款修改為：“自然人、法人或者其他組織在生產經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。”

2013年商標法第四條第一款規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。該條款規(guī)定商標專用權不是自然產生的。自然人、法人或者其他組織要對自己的商標取得商標專用權，以有效地保護自己的利益，就需要依照法定的方式獲得國家承認。即在我國商標權取得方式是“注冊取得”。但現(xiàn)實中，惡意搶注商標、囤積注冊等行為時有發(fā)生，導致糾紛不斷。為了規(guī)制惡意申請、囤積注冊等行為，草案增加了注冊申請人的使用義務。

但，“不以使用為目的的商標注冊申請，應當予以駁回”是否直接意味著我國商標權取得方式會從“注冊取得”變成“使用取得”？筆者認為并非如此，首先，“以使用為目的”不等于“商標注冊需要提供使用證據(jù)”，“以使用為目的”是一種主觀思想意識上的指導性表述，“商標注冊需要提供使用證據(jù)”則是提交使用證據(jù)這一客觀要求，很多的從業(yè)者看到“不以使用為目的的商標注冊申請，應當予以駁回”就主觀的認為以后申請商標都需要提供使用證據(jù)了，否則不能申請。還有人認為對于知名品牌的防御性注冊（比如全類申請），會在非使用類別上直接予以駁回。這種主觀認識是不準確的，起碼從本次修改來看，并沒有要改變我國商標權“注冊取得”制的跡象。

那么，為什么要增加這一條呢？應該主要有兩點，第一，給惡意注冊人敲響警鐘，讓其知道不以使用為目的的非正常申請會被駁回。第二，給駁回這類非正常申請找到更加匹配的法律支持，事實上從2018年開始，商標局對于大量申請、惡意搶注等商標給予了批量駁回，駁回的依據(jù)大多是商標法第七條、第十條第一款第八項、第四十四條第一款等，從立法本意來說，以第七條、第十條第一款第八項、第四十四條第一款予以駁回此類申請并非名正言順。增加了“不以使用為目的的商標注冊申請，應當予以駁回”條款之后，對于非正常申請，可以直接以此條款予以駁回，這樣使得商標法的每一條款的運用都回歸到立法本意所在。

因此，這一條款的設置應該主要是針對非正常申請而言，對于正常申請行為基本不會受到影響。

要點2、第十九條第三款修改為：“商標代理機構知道或者應當知道委托人申請注冊的商標屬于本法第四條、第十五條和第三十二條規(guī)定情形的，不得接受其委托。”

這一條款的增加其實是對要點1條款的進一步細化，要點1主要是從申請人一方進行規(guī)制，要點2主要是從代理機構一方進行規(guī)制，更多的強調商標代理機構的義務。很多從業(yè)者看到此條規(guī)定之后，反對意見甚多，認為這條規(guī)定對于代理機構來講過于苛刻，要求太高。事實并非如此，首先，在實踐中，一些商標代理機構違反誠實信用原則，利用其業(yè)務上的優(yōu)勢幫助委托人進行惡意商標注冊，損害了公平的競爭秩序。其次，代理機構知道或者應當知道“不以使用為目的的商標注冊申請”并非十分困難，“知道或者應當知道”并沒有超過代理機構的合理審查義務范圍。作為專業(yè)的服務機構，代理機構從申請商標數(shù)量、商標名稱、申請人營業(yè)范圍等多方面進行分析，對于商標申請人的申請意圖是容易判斷的，代理機構的從業(yè)人員是心知肚明的。例如在2018年，某代理機構在一天時間內代理某企業(yè)申請幾千件商標，此時此刻，該代理機構能說自己不了解申請人的意圖嗎？該代理機構心中難道不虛嗎？

所以要點2從本質上來說仍然是針對非正常申請而言，對于正常代理的機構而言，基本不會受到影響。事實上，商標審查部門、商標申請人、商標代理機構是一個共同體，大家應該共同努力，維護好商標申請、審查、注冊、使用的秩序，商標代理機構作為其中的一份子，應該起到良好的引導作用，對于“不走正道”的代理機構應該予以嚴懲。

要點3、第三十三條修改為：“對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準注冊，發(fā)給商標注冊證，并予公告。”

第四十四條第一款修改為：“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。”

商標法第三十三條是關于商標注冊異議程序的規(guī)定，第四十四條第一款是關于注冊商標具有違法情形或者以不正當手段取得注冊宣告無效的規(guī)定。商標異議、宣告注冊商標無效都是商標非訴案件類型，一般來講，提出商標異議和宣告注冊商標無效的事由包括兩種，一種是絕對理由，一種是相對理由。在異議程序中，商標違反第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，在先權利人和利害關系人可以相對理由提出異議；商標違反第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，則是任何人有權以絕對理由提出異議。在無效宣告程序中，依據(jù)第四十四條第一款規(guī)定，違反第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，任何人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。

增加要點3之后，對于商標異議、無效宣告提出的主體及理由做了進一步拓寬，將不以使用為目的的申請商標注冊（第四條）、商標代理機構違法申請或者接受委托申請商標注冊（第十九條第四款）作為違反絕對理由的情況，納入到異議和無效宣告事由中。主要目的是配合要點1、要點2對于惡意注冊進行規(guī)制，將規(guī)制惡意注冊關口前移，多角度、全方位的對惡意注冊、非正常申請進行打擊。

要點4、第六十八條第一款第三項修改為：“（三）違反本法第四條、第十九條第三款和第四款規(guī)定的”；增加一款作為第四款：“對惡意申請商標注冊的，根據(jù)情節(jié)給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。

該條款主要是規(guī)定對代理機構非正常代理行為、非正常申請行為、惡意訴訟進行行政處罰，事實上這一點也是十分有必要的。因為，對于這類非正常申請，在審查的第一關口會直接予以駁回，但僅僅駁回注冊申請還遠遠不夠，打擊力度太弱。因此有必要增加行政處罰的規(guī)定，只有這樣，才能對代理機構非正常代理行為、非正常申請行為造成實質打擊。同時，隨著全民知識產權保護意識的提高，在商標領域內也出現(xiàn)了濫用訴訟權利的現(xiàn)象，惡意起訴不僅給被訴企業(yè)帶來不利影響，也會浪費司法資源，不符合商標權保護的立法目的，所以對于惡意起訴，有必要從立法上進行規(guī)制。

要點5、第六十三條修改為：第六十三條第一款中的“一倍以上三倍以下”修改為“一倍以上五倍以下”；第三款中的“三百萬元以下”修改為“五百萬元以下”；增加兩款分別作為第四款、第五款：“人民法院審理商標糾紛案件，應權利人請求，對屬于假冒注冊商標的商品，除特殊情況外，責令銷毀；對主要用于制造假冒注冊商標的商品的材料、工具，責令銷毀，且不予補償；或者在特殊情況下，責令禁止前述材料、工具進入商業(yè)渠道，且不予補償。

在知識產權行業(yè)中，流傳著這樣一句話：搞版權的不如搞商標的，搞商標的不如搞專利的。這句話的表述可能并不準確，但在某種意義上也反映出了專利、商標、版權三種知識產權權利在知識產權行業(yè)中各自存在的狀態(tài)。近年來，國家一直在提倡加強知識產權保護，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，在司法實踐中，諸如北京知識產權法院此類的法院，已經(jīng)在逐漸提高知識產權侵權判賠數(shù)額，時常能夠看到判賠幾百萬、幾千萬的案件，但這類案件基本局限在專利侵權領域。在商標、版權侵權案件中很少見到判賠上千萬的案件，幾百萬的也不多見，商標侵權判賠數(shù)額可能稍微高于版權，絕大部分的商標侵權案件賠償數(shù)額在幾萬到幾十萬之間，判賠數(shù)額遠遠小于侵權一方的獲利。

較低的侵權賠償數(shù)額大大挫傷了知識產權權利人的積極性，對科技進步和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的發(fā)展也形成了較大的阻礙。因此，對于侵害知識產權的損害賠償責任僅僅適用傳統(tǒng)意義上的“填平原則”已不足以達到有效遏制侵權行為的目的。需要引入“懲罰性賠償”措施，以大幅度提升違法成本，讓侵權者付出沉重代價。

要點5的增加讓商標權利人看到了希望，增強了權利人維權的信心，但筆者認為需要在具體的司法實踐中去切實執(zhí)行，對于侵權賠償，法院應該采取“就高不就低”的標準，不能僅依據(jù)法律規(guī)定的下線判賠，應該更多的依據(jù)上線判賠，甚至突破上線的規(guī)定判賠。否則，“懲罰性賠償”不能實際落地執(zhí)行，高賠償嚴懲罰只能成為一紙法律空文，可望而不可及。

本次修改的要點并不多，雖然散落在商標法各個條款中，但匯總而言主要有兩點，一是強調商標注冊的“使用”，二是加強商標權的保護，提高侵權賠償標準。筆者認為，雖然一再強調商標注冊應具有使用意圖，但本次修法并沒有直接將我國的商標權利取得方式從“注冊取得”徹底修改為“使用取得”，至少目前時機還不成熟，因為諸如美國、加拿大等國家實行的以“使用”為要求的注冊方式也存在很多的問題，且加拿大已經(jīng)取消了商標注冊必須“使用”的要求。所以，商標“使用”會在商標法中發(fā)揮重要作用，但“使用”并非是商標獲得注冊的前置條件。同時，對于“懲罰性賠償”的執(zhí)行必須到位，行政及司法機關在具體案件應該大力推廣，使得侵權人聞“懲罰性賠償”的風而喪膽，只有這樣，本次修改的舉措才能落到實處。

最后，筆者認為本次修改有一定的積極意義，但也稍顯倉促，還有其他條款應該修改確沒有修改，比如第二條第二款，國務院工商行政管理部門設立商標評審委員會，負責處理商標爭議事宜。實際上商標評審委員會已經(jīng)撤銷了，那么這一條款顯然應該修改。

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作者：王金華 北京市品源律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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