中國企業(yè)海外并購中的“知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查”

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原標題：【華源原創(chuàng)】中國企業(yè)海外并購中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查

近年來，隨著中國企業(yè)海外并購的急劇增加，很多企業(yè)在海外并購中遇到越來越多的知識產(chǎn)權(quán)問題，即使是大型跨國公司也都曾出現(xiàn)過重大失誤，因此在海外并購中做好知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查工作是非常重要的。

知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是分析目標公司知識產(chǎn)權(quán)信息、評估與交易相關(guān)的風險與收益的過程。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查對于并購技術(shù)類和品牌類企業(yè)來說至關(guān)重要，并購方要全面了解目標公司的業(yè)務(wù)及承擔的相關(guān)法律義務(wù)，深入分析已有問題或潛在風險，以便作出正確的決策。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容很多，下面就實踐工作中應(yīng)重點關(guān)注的內(nèi)容進行詳細介紹。

知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬審查

海外并購一般會涉及知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移，因此首先要審查知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬問題，對目標公司持有的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的誤解可能導(dǎo)致無法轉(zhuǎn)移某些知識產(chǎn)權(quán)，造成并購方獲得的知識產(chǎn)權(quán)低于預(yù)期價值，甚至直接導(dǎo)致并購的失敗[1]。

一般來講，目標公司的知識產(chǎn)權(quán)可能存在以下三種權(quán)屬瑕疵風險：一是目標公司并非知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利所有者，二是目標公司的知識產(chǎn)權(quán)存在權(quán)限限制，三是目標公司的知識產(chǎn)權(quán)為共同所有權(quán)，下文筆者以專利為例，對權(quán)屬審查中需要注意的問題進行梳理。

1、目標公司并非知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利所有者

某些情況下，目標企業(yè)對其所使用的知識產(chǎn)權(quán)并不享有所有權(quán)。以專利權(quán)為例，以下幾種情況，企業(yè)所使用的專利可能并不為其所有[2]：

1）雇員享有專利權(quán)

大多數(shù)國家規(guī)定，雇員在正常工作過程中獲得的發(fā)明專利一般歸雇主所有，但如果目標企業(yè)的雇傭合同明確規(guī)定，專利歸雇員所有，該企業(yè)就不是該項專利的所有權(quán)人。因此，在進行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查時，要確定專利所有權(quán)，應(yīng)當仔細審查目標企業(yè)相關(guān)勞動合同中對于發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)的約定條款，以確定專利權(quán)的權(quán)屬狀況。

需要注意的是，美國專利法中未規(guī)定職務(wù)發(fā)明制度，而是采用"發(fā)明人"制度來確認專利申請人資格，即提交專利申請的人必須是發(fā)明人本人。由雇員發(fā)明人申請專利權(quán)，專利權(quán)取得以后，再簽署轉(zhuǎn)讓合同，將其權(quán)利轉(zhuǎn)讓于雇主[3]。

此外，在德國，雇員需將發(fā)明成果向雇主通報，雇主必須在4個月內(nèi)書面答復(fù)是否接受該項發(fā)明；如果逾期未作答復(fù)，則所有權(quán)歸雇員所有。

2）技術(shù)合作伙伴擁有專利權(quán)

如果目標公司所使用的專利技術(shù)或其他知識產(chǎn)權(quán)，是由委托開發(fā)方在幫助目標企業(yè)設(shè)計和研發(fā)產(chǎn)品過程中做出的，在確定該知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬時，應(yīng)仔細審查相關(guān)的獨立合同（如委托開發(fā)合同、合作開發(fā)合同）對研發(fā)過程中的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的規(guī)定。如沒有相關(guān)合同約定，則要根據(jù)不同國家的法律法規(guī)進行確定，一般不同的國家有不同的權(quán)利歸屬，如在英國，如無合同約定，獨立合同方所做出的發(fā)明歸完成方所有。

3）第三方擁有專利權(quán)

如果目標公司所使用核心技術(shù)是從第三方獲得的技術(shù)許可，即相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)來自于第三方，那么該知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利主體仍然是第三方。在這種情況下會存在失去核心技術(shù)許可證的風險，因此，在海外并購的盡職調(diào)查過程中，必須認真審查目標公司從第三方獲得的核心技術(shù)的專利許可合同內(nèi)容，評估目標知識產(chǎn)權(quán)許可的可轉(zhuǎn)移性[4]。

2、目標公司的知識產(chǎn)權(quán)存在權(quán)限限制

1）對外許可導(dǎo)致的權(quán)限限制

由于缺乏有效的登記公示制度，并購方很難清楚地掌握目標公司的專利是否存在許可情形，也不可能知道許可的限制條款，而許可限制恰好是收購中最普遍的權(quán)利限制，也是最典型的知識產(chǎn)權(quán)風險，需要在知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查中予以重視。

在審查知識產(chǎn)權(quán)許可合同時，應(yīng)重點關(guān)注以下內(nèi)容[5]：

a.許可類型，例如獨占許可、排他許可、普通許可、二次授權(quán)許可等；

b.被許可人的區(qū)域或領(lǐng)域的使用限制及擴展能力范圍；

c.許可是否可轉(zhuǎn)讓給新的所有者；

d.授予子許可的能力；

e.對許可技術(shù)進行修改和對其進行二次開發(fā)的權(quán)屬的約定；

f.許可權(quán)利的持續(xù)時間。

2）留置權(quán)和抵押權(quán)導(dǎo)致的權(quán)限限制

隨著知識產(chǎn)權(quán)作為資產(chǎn)負債表資產(chǎn)的日益突出，貸款機構(gòu)通常會將知識產(chǎn)權(quán)作為擔保債務(wù)融資中的抵押品。因此，并購方需要確定目標公司的特定知識產(chǎn)權(quán)是否存在留置權(quán)，包括專利、商標、版權(quán)、軟件、域名等。知識產(chǎn)權(quán)留置權(quán)規(guī)則復(fù)雜，對知識產(chǎn)權(quán)留置權(quán)的盡職調(diào)查也是多方面的。例如在美國，除了在美國專利商標局和美國版權(quán)局數(shù)據(jù)庫進行留置權(quán)搜索外，還應(yīng)在相關(guān)的州統(tǒng)一商業(yè)代碼（UCC）留置權(quán)數(shù)據(jù)庫中進行搜索[6]。

3）政府資助導(dǎo)致的權(quán)限限制

目前有不少專利技術(shù)在其發(fā)明創(chuàng)造過程中往往有很深的政府資助背景，在接受資助時往往需要同意具體的國家安全控制，這些專利的對外許可和轉(zhuǎn)讓就會受到技術(shù)資助開發(fā)協(xié)議限制和國家相關(guān)部門的審查，因此在盡職調(diào)查時要特別注意。

3、目標公司的知識產(chǎn)權(quán)為共同所有

當多家組織機構(gòu)共同合作研發(fā)出有一定價值的知識產(chǎn)權(quán)時，就會引發(fā)共有權(quán)問題。一般而言，知識產(chǎn)權(quán)的共有人之間的權(quán)利和義務(wù)采用約定優(yōu)先的原則。在海外并購中，如果目標企業(yè)存在共同所有的知識產(chǎn)權(quán)，則需要審查約定的內(nèi)容，明確該知識產(chǎn)權(quán)是否需要共同所有人全部同意方可轉(zhuǎn)移。

如無相關(guān)約定，則共有知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人在行使權(quán)利時會因國家的不同而存在差別，這主要取決于知識產(chǎn)權(quán)的性質(zhì)以及每個國家的法律政策。例如，如果被并購的目標企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)在美國，交易時需要特別注意美國的法律規(guī)定，任何一個知識產(chǎn)權(quán)共有所有人在未經(jīng)其他所有人同意的情況下，擁有向第三方授予許可或出售以及將其捐獻給公眾的權(quán)利。因此，權(quán)利人可以單方面（不需要通知其他共有人）處分其共有專利[7]。

知識產(chǎn)權(quán)地域性與時間性審查

知識產(chǎn)權(quán)與有形資產(chǎn)有很大的不同，具有地域性和時間性，在國外購買的專利技術(shù)或商標在國內(nèi)不一定受法律保護，高價購買的專利技術(shù)有可能包含失效專利。因此在海外并購中，知識產(chǎn)權(quán)的地域性和時間性審查尤為重要。

1、知識產(chǎn)權(quán)地域性審查

知識產(chǎn)權(quán)的地域性是指依據(jù)某一國家或地區(qū)的法律產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)僅僅在其本國或地域范圍內(nèi)有效、沒有域外效力，因此購買某一國家的專利或商標，并不意味著理所當然地獲得所有國家的專利或商標。比如，在美國獲得的專利，如果在中國沒有申請專利，那么該專利在中國不受保護，任何人都可以使用該專利技術(shù)在中國生產(chǎn)、銷售該專利技術(shù)制造的產(chǎn)品。商標也一樣，國外商標如果在中國沒有注冊，那么在中國則不受保護。

在企業(yè)海外并購中，如果我國企業(yè)目標是某項知識產(chǎn)權(quán)的全球申請或注冊，就必須審查該知識產(chǎn)權(quán)在哪些國家或地區(qū)申請注冊而不能遺漏，一旦遺漏將會造成嚴重后果。

2、知識產(chǎn)權(quán)時間性審查

知識產(chǎn)權(quán)的時間性這一特點表明，知識產(chǎn)權(quán)僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)得到保護，即有效，一旦超過期限，知識產(chǎn)權(quán)就會失效。知識產(chǎn)權(quán)的有效期限是法定的，根據(jù)各類知識產(chǎn)權(quán)的性質(zhì)、特征及本國的實際情況，各國法律對專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)等都規(guī)定了長短不一的保護期[8]。因此，確定所要收購的知識產(chǎn)權(quán)的有效期限是否在法律保護期限內(nèi)，對于保證并購交易十分重要，并最終對并購價格產(chǎn)生影響。

我國企業(yè)在海外并購中，不僅應(yīng)確定所要收購的知識產(chǎn)權(quán)是否在法律保護的有效期限內(nèi)以及有效期限至何時為止，還要審查目標企業(yè)是否按時交納續(xù)展的費用和提交任何所需的必要文件以維持知識產(chǎn)權(quán)的有效性。

知識產(chǎn)權(quán)保護范圍審查

審查知識產(chǎn)權(quán)的保護范圍，確定是否符合并購的目的和是否能夠有效地為并購方所實施，是知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查中常常忽略的問題。

以發(fā)明專利為例，專利保護范圍首先體現(xiàn)在權(quán)利要求書保護范圍方面，如果權(quán)利要求書的專利保護范圍過窄，競爭者很容易規(guī)避該項專利或者真正核心的部分不被保護，導(dǎo)致該專利實際上處于不被保護的狀態(tài)。

其次，專利保護范圍體現(xiàn)在侵權(quán)可視度方面。如果權(quán)利要求未針對侵權(quán)主體、侵權(quán)行為、侵權(quán)產(chǎn)品、侵權(quán)證據(jù)等進行布局，將會降低專利的抗侵權(quán)能力，從而導(dǎo)致專利技術(shù)經(jīng)濟價值的降低。

因此，在審查專利保護范圍時，首先要審查目標專利的權(quán)利要求的保護范圍是否過窄，競爭者是否容易規(guī)避該項專利，其次審查目標公司的核心技術(shù)是否在權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)，最后還要審查專利的侵權(quán)可判定性，從而確定該項專利經(jīng)濟價值和戰(zhàn)略價值。

知識產(chǎn)權(quán)糾紛審查

1、侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)

在評估目標企業(yè)是否侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)時，并購方需要審查目標公司參與的侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)的訴訟案件，從而識別存在的潛在風險[9]。需要注意的是，除了研究正在審理的訴訟，也要研究終止或停留的訴訟，以確定相關(guān)訴訟風險是否仍然存在，從而判斷可能承擔的責任大小。

除了審查上述已結(jié)案或尚在處理的訴訟案件，并購方還要關(guān)注潛在的侵權(quán)問題，在美國，專利侵權(quán)訴訟可能會在涉嫌侵權(quán)發(fā)生6年后開始[9]，知識產(chǎn)權(quán)律師需要對是否存在這樣的指控給出建議，以避免在不知情的情況下成為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)方。為此，在進行知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查時，也必須要審查目標公司是否存在侵害他人知識產(chǎn)權(quán)的情形，例如可對目標公司的重點產(chǎn)品或技術(shù)進行FTO分析，如果目標企業(yè)有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形，就需要權(quán)衡并購目的和侵權(quán)后果的輕重，及時對并購行為做出調(diào)整。

2、第三方侵權(quán)被忽視

目標公司的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)是否被他人侵犯是常常被忽視的問題。在海外并購中，評估目標公司知識產(chǎn)權(quán)是否被第三方侵犯，一種方法是審查目標公司過去的指控，聲稱其知識產(chǎn)權(quán)受到侵犯。第二種方法是審查針對目標公司的知識產(chǎn)權(quán)第三方做出的任何挑戰(zhàn)（質(zhì)疑有效性），包括針對目標公司的所有權(quán)所帶來的挑戰(zhàn)[8]。第三種方法是進行EOU（Evidence of Use）檢索與分析，從而能更準確地判斷出侵權(quán)者，利于并購后的維權(quán)行為。

知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)性及完整性審查

1、知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)性審查

知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)性審查比較容易被忽視。單個專利或商標看起來是獨立的，其實不盡然。專利有基礎(chǔ)專利和從屬專利之分，一般基礎(chǔ)專利為首創(chuàng)性發(fā)明創(chuàng)造，其技術(shù)含量比較高，從屬專利一般是基于基礎(chǔ)專利的再次開發(fā)，又稱改進專利，它在采用基礎(chǔ)專利技術(shù)方案的同時，又增加了新的技術(shù)內(nèi)容。因而從屬專利的實施必然會落入基礎(chǔ)專利的保護范圍，而基礎(chǔ)專利要將其技術(shù)產(chǎn)品化，也必須要使用從屬專利。從上面的分析可以看出，基礎(chǔ)專利與從屬專利相輔相成，缺一不可?，F(xiàn)在的產(chǎn)品技術(shù)越來越復(fù)雜，是大量技術(shù)的組合，例如一部手機集成了成千上萬項專利，如果要購買手機的制造技術(shù)，不僅要購買某些關(guān)鍵技術(shù)專利，還要考慮其關(guān)聯(lián)專利[10]，這樣才能保證技術(shù)和產(chǎn)品的市場化。

除了關(guān)注目標公司內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)聯(lián)性，還要關(guān)注企業(yè)與企業(yè)之間的知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)。例如同行業(yè)競爭者會依靠“關(guān)聯(lián)”阻撓并購活動，一般來講，跨國巨頭公司由于起步早布局廣，在各領(lǐng)域都積累了大量的基礎(chǔ)專利，這一點往往成為其在戰(zhàn)略上遏制后發(fā)者的有力手段，因此在企業(yè)并購中需要重點關(guān)注。

2、知識產(chǎn)權(quán)完整性審查

知識產(chǎn)權(quán)完整性即目標公司的知識產(chǎn)權(quán)是否全面覆蓋公司核心技術(shù)及核心產(chǎn)品。企業(yè)購買專利、商標等知識產(chǎn)權(quán)一般都是為了相關(guān)技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品，如果技術(shù)或產(chǎn)品的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)等受制于人，則必然對經(jīng)濟利益產(chǎn)生巨大影響，因此，知識產(chǎn)權(quán)的完整性審查必須全面。

結(jié)語

通過上述分析可以看出，海外并購過程中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是一項十分復(fù)雜并耗時耗力的工程，不僅要調(diào)查知識產(chǎn)權(quán)法律層面的內(nèi)容，還要調(diào)查技術(shù)層面的內(nèi)容，這樣才能預(yù)防知識產(chǎn)權(quán)陷阱，為并購方提供談判籌碼，盡可能地降低并購風險。

注釋：
[1] Jonathan Berschadsky. IP risk assessment in corporate M&A.Financier Worldwide. 2010.

[2]劉麗,陳彬.中國企業(yè)海外并購中的知識產(chǎn)權(quán)審慎性調(diào)查問題研究[J].科技與法律,2011(01):41-46.

[3] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[4]王瑜.海外并購如何審查知識產(chǎn)權(quán)[J].中國外匯,2010(06):18-19.

[5]顧萍. 海外并購知識產(chǎn)權(quán)的實操路徑. IPRdaily. 2015.

[6] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[7] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[8]劉麗,陳彬.中國企業(yè)海外并購中的知識產(chǎn)權(quán)審慎性調(diào)查問題研究[J].科技與法律,2011(01):41-46.

[9] Jonathan Berschadsky. IP risk assessment in corporate M&A.Financier Worldwide. 2010.

[10]王瑜.海外并購如何審查知識產(chǎn)權(quán)[J].中國外匯,2010(06):18-19.

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)微信平臺
作者：霍春芳 李慧
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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