#本文由作者授權(quán)發(fā)表,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場#
原標(biāo)題:美國專利又一大事件!USPTO修改無效程序權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)(附規(guī)則原文)
2018年10月10日,USPTO發(fā)布了關(guān)于專利審判與上訴委員會PTAB采用的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)的最終規(guī)則(Claim Construction Final Rule),對多方復(fù)審程序IPR,授權(quán)后復(fù)審程序PGR和商業(yè)方法復(fù)審程序CBM中采用的權(quán)利要求解釋方法進行修改,使之與美國聯(lián)邦法院和國際貿(mào)易委員會ITC的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)一致。
下面我首先介紹一下修改的背景,并附上USPTO相關(guān)通知,點擊右邊“閱讀原文”可以查看規(guī)則原文。
美國權(quán)利要求解釋原則簡介
在美國,專利無效既可以通過聯(lián)邦法院的無效訴訟途徑,也可以通過PTAB無效程序途徑進行。
美國聯(lián)邦法院在專利侵權(quán)和無效程序中,對權(quán)利要求的解釋采用在Phillips v. AWH案 [1]中確定的POM(Plain and Ordinary Meaning)原則,或稱為phillips解釋方法,即根據(jù)權(quán)利要求本身、說明書和附圖、審查歷史檔案等內(nèi)部證據(jù)確定權(quán)利要求中術(shù)語的含義,必要時也可以采用專家證言、發(fā)明人證詞、詞典、論文等外部證據(jù),解釋權(quán)利要求中的術(shù)語,盡量朝著維持專利權(quán)有效的方向進行解釋,不能對權(quán)利要求作出寬泛的解釋。這樣解釋有兩個好處:第一,確保已授權(quán)的權(quán)利要求不超出其正當(dāng)范圍,不妨礙社會公眾的行為自由;第二,盡量合理地解釋權(quán)利要求以維持其有效,避免寬泛解釋導(dǎo)致權(quán)利要求動輒被法院認(rèn)定為無效。
USPTO在專利審查及PTAB無效程序中,權(quán)利要求的解釋采用“最寬合理解釋”標(biāo)準(zhǔn) (Broadest Reasonable Interpretation Standard)?!白顚捄侠斫忉尅笔侵笇@麑彶閱T在專利審查程序中對權(quán)利要求進行解釋時,應(yīng)當(dāng)對權(quán)利要求的術(shù)語(term)盡可能地作出寬泛的解釋,只要這種解釋與說明書的描述一致并且與本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀專利文件之后能夠得出的理解一致即可。采用“最寬合理解釋”標(biāo)準(zhǔn),具有多方面的好處:第一,可以促使專利申請人進一步修改、完善其撰寫的專利要求書,消除權(quán)利要求中的模糊用語,提高權(quán)利要求的公示價值。第二,可以促使專利申請人準(zhǔn)確界定權(quán)利要求的保護范圍,將權(quán)利要求限定在與其技術(shù)貢獻相適應(yīng)的合理保護范圍。第三,可以降低專利授權(quán)后社會公眾對權(quán)利要求的信息解讀成本。[2]
由上述介紹可知,在PTAB無效程序中,權(quán)利要求的解釋采用“最寬泛合理的解釋”標(biāo)準(zhǔn),這樣就導(dǎo)致權(quán)利要求范圍被解釋得較為寬泛,無效請求人較容易找到相關(guān)的一份或數(shù)份現(xiàn)有技術(shù)來挑戰(zhàn)其專利的有效性。而美國聯(lián)邦法院訴訟程序采用的Philips解釋方法,必須要基于權(quán)利要求書、說明書及審查歷史來解釋權(quán)利要求,對權(quán)利要求解釋的范圍要窄得多,因此,通過PTAB無效程序無效一件美國專利比通過美國聯(lián)邦法院訴訟程序無效該專利的成功率更高。
特別是,在2011年美國發(fā)明法案AIA引入多方復(fù)審IPR等無效程序之后,因為IPR程序的費用比美國聯(lián)邦法院訴訟程序要低得多,程序也更加快捷。因此,最近幾年,越來越多的無效請求人選擇通過IPR程序來挑戰(zhàn)美國專利。數(shù)據(jù)顯示,IPR程序的成功率較高,因而成為美國專利訴訟中被告方的首選應(yīng)對策略,被稱為“專利殺手”。
也正因為如此,能否在PTAB無效程序中采用“最寬泛合理的解釋”在美國也引起了很大爭議。但是,在2016年的Cuozzo案[3]中,美國最高法院認(rèn)可司法訴訟程序和專利審查行政程序不同,在IPR程序中可以繼續(xù)適用“最寬泛合理的解釋”的標(biāo)準(zhǔn)。
但是,IPR程序中無效成功率過高被認(rèn)為影響了美國的創(chuàng)新。在USPTO新局長上任后就決心改革,順應(yīng)專利權(quán)人的呼聲,解決標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致的問題。USPTO于今年年初對PTAB修改權(quán)利要求解釋的規(guī)則征求意見,大部分意見都支持修改,因此,USPTO正式發(fā)布的PTAB的最終規(guī)則,修改為采用司法程序中權(quán)利要求解釋的原則。
此次修訂,一定會使得在IPR程序中挑戰(zhàn)專利有效性的成功率大大降低,因此,希望在美國無效專利的請求人,可以在該規(guī)定正式生效日2018年11月13日之前盡快提出。
此外,還需要提醒的是,此次規(guī)則修改只適用于PTAB的部分無效程序,即多方復(fù)審無效程序IPR,授權(quán)后復(fù)審無效程序PGR和商業(yè)方法復(fù)審無效程序CBM,對于單方再審程序(EPR)并不適用。
對中國權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)的啟示
目前,我國權(quán)利要求的解釋方法有點類似于美國此前的“雙軌制”,在授權(quán)確權(quán)程序和司法訴訟程序中有所區(qū)別。在2011年審結(jié)的在“墨盒”專利無效行政訴訟案中,最高人民法院在裁定中提出,專利授權(quán)確權(quán)程序與專利民事侵權(quán)程序中權(quán)利要求解釋方法在具有一致性的同時也具有差異性。在授權(quán)確權(quán)程序中,若說明書對該用語的含義未作特別界定,原則上應(yīng)采本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖之后對該術(shù)語所能理解的通常含義,盡量避免利用說明書或者審查檔案對該術(shù)語作不適當(dāng)?shù)南拗?,以便對?quán)利要求是否符合授權(quán)條件和效力問題作出更清晰的結(jié)論,從而促使申請人修改和完善專利申請文件,提高專利授權(quán)確權(quán)質(zhì)量。實際上,由于我國的無效程序給專利權(quán)人的修改的機會并不是十分充分,因此更加不適合適用“最寬合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)。目前,專利復(fù)審委在權(quán)利要求的解釋標(biāo)準(zhǔn)上有更加合理的趨勢,但是,相關(guān)法規(guī)和審查指南,對此問題并沒有進一步的規(guī)定。
因此,此次USPTO和美國聯(lián)邦法院統(tǒng)一采用更嚴(yán)格的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn),對我國無效程序采用更趨于與法院一致的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn),有一定的參考作用。
參考文獻:
[1] Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
[2] 專利權(quán)利要求的“最寬合理解釋”:美國法的經(jīng)驗及借鑒意義,作者:劉慶輝 北京市高級人民法院
[3] Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446
原文如下:
來源:大嶺IP
作者:大嶺先生
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
推薦閱讀(點擊圖文,閱讀全文)
WTO、WIPO等國際組織首次主辦“全球貿(mào)易知識產(chǎn)權(quán)主題論壇”等你來!
“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”
「關(guān)于IPRdaily」
IPRdaily成立于2014年,是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人,用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶(國內(nèi)25萬+海外30萬);同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源,通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。
(英文官網(wǎng):iprdaily.com 中文官網(wǎng):iprdaily.cn)
本文來自大嶺IP并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://m.jupyterflow.com/”
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧