企業(yè)研發(fā)項目的「專利侵權風險」管控

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作者：畢曉萌  騰龍一期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：原創(chuàng)：企業(yè)研發(fā)項目的專利侵權風險管控

伴隨著科技浪潮的新一輪崛起，科技企業(yè)的商業(yè)競爭不斷愈演愈烈，知識產(chǎn)權侵權訴訟、以及其衍生形式知識產(chǎn)權許可談判，作為商業(yè)競爭中的重要手段，近年來已經(jīng)被大量使用和運作。最高人民法院2017年7月5日對外發(fā)布了知識產(chǎn)權侵權司法大數(shù)據(jù)專題報告，報告顯示，2016年較之2015年同比上升41.34%，全國知識產(chǎn)權侵權案件量呈上升趨勢。而專利侵權訴訟作為其中最重要的組成部分，非常值得廣大科技企業(yè)密切關注，并投入足夠的精力和資源做好企業(yè)內(nèi)部的專利侵權風險管控。

企業(yè)的研發(fā)項目，按其性質(zhì)可分為基礎性研發(fā)項目、改進型或優(yōu)化升級項目、客戶定制項目以及對外合作項目。下面就對這四種不同屬性的研發(fā)項目，談一談其相應的專利侵權風險管控措施。

1、基礎性研發(fā)項目的專利侵權風險管控：基礎性研發(fā)項目是指對于該企業(yè)而言，該項目所涉及的技術是首次研發(fā)，其產(chǎn)品也將是首次生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，或許這些技術已經(jīng)有人在研發(fā)、并且已經(jīng)有一些技術成果了；也或許研究這些技術的人并不多、在產(chǎn)業(yè)內(nèi)也確實是一個新技術。而無論怎樣，對于我們所關注的這家企業(yè)而言，這個項目所涉及的技術就是首次研究和開發(fā)的，這樣的項目我們稱之為企業(yè)的基礎性研發(fā)項目?；A性研發(fā)項目存在于初創(chuàng)的技術型企業(yè)中，也存在于成熟型技術企業(yè)的預研部門中，或者就是研發(fā)部的一個預研項目。

對于基礎性研發(fā)項目，其專利侵權風險管控可分為以下幾個步驟：第一，需明確未來研發(fā)轉(zhuǎn)生產(chǎn)后，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售國家或地區(qū)，這決定著企業(yè)做專利侵權風險管控的地域范疇。第二，需明確市面上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠商，他們是企業(yè)的競爭對手，也將是企業(yè)做專利侵權風險管控的重點監(jiān)控對象。第三，通常一個研發(fā)項目由包括非常多的技術類別甚至技術領域，做專利侵權風險管控時，則需要將一個大的研發(fā)項目細分為若干個技術模塊，也稱為最小技術單元，然后對每個技術模塊中的專利技術做出分析，再將分析的結(jié)果進行匯總。

如果某一個技術模塊所采用的技術是成熟而常規(guī)通用的技術，其專利技術早已過了保護期，那么該技術模塊是不需要做專利侵權風險管控的。而如果某一個技術模塊所采用的技術經(jīng)查詢已經(jīng)有他人的在先專利布局，則需要后續(xù)對這些在先專利做出分析，弄清楚在先專利是否對企業(yè)構成侵權風險，風險的級別是怎樣的，企業(yè)該如何對待這些風險，需要提前做出怎樣的防備，以便將今后可能引發(fā)的侵權和訴訟風險降到最低、或者將可能給企業(yè)帶來的損失降到最小。

2、改進型或優(yōu)化升級項目的專利侵權風險管控：從知識產(chǎn)權管理的視角，改進型或優(yōu)化升級項目指該企業(yè)的研發(fā)項目所涉及的技術方案，是在原基礎性研發(fā)項目的基礎上改進、優(yōu)化或升級而來的，并且原基礎性研發(fā)項目前期已經(jīng)做過專利侵權風險管控。而如果原基礎性研發(fā)項目前期并未做過專利侵權風險管控，那么后面的改進、優(yōu)化或升級性項目即使在技術上與之具有承接關系，在專利侵權風險管控的進程中，仍作為一個基礎性研發(fā)項目來對待，管控的方式和步驟也與基礎性研發(fā)項目相同。而對于知識產(chǎn)權管理視角下的改進型或優(yōu)化升級項目，對其做專利侵權風險管控，首先應明確其與原基礎性研發(fā)項目在產(chǎn)品生產(chǎn)銷售國家、以及技術革新上的區(qū)別。

比如，原基礎性研發(fā)項目的產(chǎn)品只在中國生產(chǎn)和銷售，而改進型或優(yōu)化升級項目的產(chǎn)品還有在美國銷售的需求，那么改進型或優(yōu)化升級項目需要對其涉及的所有技術進行美國專利侵權風險評估。除此之外，對于在原基礎性研發(fā)項目進行改進和升級、優(yōu)化的技術，還需要進行中國專利侵權風險評估。如此，才能360度無死角的監(jiān)控到研發(fā)項目的每一處可能帶來專利侵權風險的要素，從而企業(yè)才能率先感知到未來可能遇到的專利風險，提前做好防備。

3、客戶定制項目以及對外合作項目的專利侵權風險管控：以上兩種研發(fā)項目，對企業(yè)而言只是不同項目來源或合作形式，本質(zhì)上仍然可以劃歸到基礎性研發(fā)項目或改進型或優(yōu)化升級項目中，其項目的專利侵權風險評估在方式和手段上也并無差別。需要注意的是，因以上兩類項目都涉及到技術上的合作，在劃分好各方承擔的技術方案的同時，也應在合同中明確好各方所承擔的專利侵權責任，以便未來若因?qū)＠謾喈a(chǎn)生糾紛時，可以清晰快速地確定責任人，避免不必要的資源浪費。

4、專利侵權風險監(jiān)控周期的確定：由于專利從申請到公開存在6-18個月的“盲期”，使得對研發(fā)項目的專利侵權風險監(jiān)控并非一次可以完成。而企業(yè)的研發(fā)項目自身也帶有一定的周期（少則幾個月，多則一兩年甚至更久），隨著項目的推進他人的專利申請也在不斷的累積。因此，對研發(fā)項目的專利侵權風險監(jiān)控也應該是具有持續(xù)性、計劃性和周期性的，而非只在項目的特定時間節(jié)點上做一次監(jiān)控。筆者建議：一個研發(fā)項目的立項時和結(jié)項前的專利侵權風險監(jiān)控是必須要做的，立項時的風險監(jiān)控是為了判斷項目技術方案是否可以在專利侵權風險較低的情況下確定下來、項目可以運行下去；結(jié)項前的風險監(jiān)控是為了判斷在項目進行中是否出現(xiàn)了新的專利侵權風險、是否可以順利轉(zhuǎn)生產(chǎn)。

而如果項目周期比較久，如一年，中間可以多設幾個監(jiān)控的節(jié)點，如每兩個月監(jiān)控一次，以便能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在專利侵權風險，從而企業(yè)能及時調(diào)整技術方案或提前做好其他的應對準備。在項目結(jié)項后，由于剛剛提到的專利申請到公開的“盲期”仍然存在，所以即使在項目完結(jié)甚至產(chǎn)品已經(jīng)上市，專利侵權風險監(jiān)控還在繼續(xù)運行，此時企業(yè)IPR可以將對該項目的專利風險監(jiān)控歸入到企業(yè)的常規(guī)專利風險監(jiān)控的工作中，使得在結(jié)項后不必浪費過多人力成本，但依然實現(xiàn)對專利侵權風險的監(jiān)控。

對于在監(jiān)控中識別出來的有侵權風險的專利，企業(yè)應如何對待？首先，企業(yè)IPR或?qū)＠蓭煈獙ρ邪l(fā)技術方案作出是否落入專利保護范圍的判斷，這里面的專業(yè)性較強，此處不做擴展。對于落入專利保護范圍的技術方案，一種方法是對技術方案本身進行修改，做出技術性風險規(guī)避，使之繞開專利保護范圍；另一種方法是對專利進行無效分析，若專利本身是無效的，那么任何人都自然可以去使用“專利”技術了。對于以上任何一種降低侵權風險的方式，尤其是相關性較強的重點專利，都建議企業(yè)最后請專利律師出一份不侵權確認報告。這份報告的意義在于，即使未來的確因該專利產(chǎn)生侵權糾紛，至少可以證明該企業(yè)是非惡意侵權，對降低賠償額是有所幫助的。

此外，對于有侵權風險的專利，企業(yè)IPR后面還需定期監(jiān)控它們的法律狀態(tài)，如專利權是否終止了、是否涉訴、是否處于無效審理階段、是否涉及轉(zhuǎn)讓或許可等。同時，對于專利權人的動態(tài)，尤其是NPE（Non-Practicing Entities，非執(zhí)業(yè)實體）、競爭對手以及具有攻擊性的上下游廠商，也需關注，尤其是他們的涉訴信息，以及知識產(chǎn)權交易信息。以上信息對進一步分析和判斷專利和專利權人給企業(yè)帶來的影響十分關鍵。另外，對于競爭對手廠商，企業(yè)IPR還應關注他們的發(fā)展動態(tài)和產(chǎn)品動向，從自身的專利儲備中，篩選出可以與之進行交叉許可的專利或?qū)＠暾?，做好維護工作，如果自身專利儲備有限，還需針對此需求提前做好專利布局。

此外談一下不同企業(yè)遇到不同的專利權人的處理方式。關于專利權人，雖然理論上所有的專利人都有可能向企業(yè)發(fā)起進攻，但實際中不同的專利權人給企業(yè)帶來的威脅是極不相同的，了解到這一點，企業(yè)可以資源有限的情況下進行更加合理和有效的資源配置。如果把專利權人分為以下幾個類別：NPE、競爭對手、上下游、客戶、高校和科研機構，那么筆者認為通常來講給企業(yè)帶來的威脅性從大到小排列，NPE和競爭對手是第一陣列，上下游為第二陣列，客戶、高校和科研機構為第三陣列。企業(yè)在評估專利侵權風險時，專利權人的屬性和風格也是需要考慮的因素。當然以上排列并不是絕對的，比如在某些特定領域，就不是按照這樣的排列進行的，而是上游制定標準的企業(yè)發(fā)起的訴訟最多，因?qū)＠@得的收益也最大；而同類競爭對手都在尋求平穩(wěn)發(fā)展中實際訴訟數(shù)量并不多。

專利是為企業(yè)均衡發(fā)展和市場競爭服務的，因此把握好與本領域相關的市場競爭和發(fā)展動向才是關鍵所在。如果是競爭對手發(fā)起的進攻，專利積累量多、專利質(zhì)量高的企業(yè)在抗風險能力上自然優(yōu)于專利積累量少、專利質(zhì)量低的企業(yè)。前者可以通過對競爭對手提起訴訟、或交叉許可談判、或兩者兼得的方式而在一定程度上將侵權風險化解；而后者因缺少進攻武器或談判籌碼而只能坐以待斃。對于很多初創(chuàng)型技術公司而言，專利侵權風險管控將是知識產(chǎn)權業(yè)務中最重要的一部分，因為已經(jīng)占有一定市場份額的先行者會天然性地對后來者進行排擠，而初創(chuàng)公司往往是沒有什么專利儲備能與先行者相對抗的。

以上是側(cè)重于從企業(yè)的研發(fā)項目的知識產(chǎn)權管理角度出發(fā)，闡述了專利侵權風險管控方式。在實際操作中，以下幾個方面也非常的重要：第一，需要企業(yè)自上而下的管理制度支持，尤其是能夠?qū)⒅R產(chǎn)權管理與研發(fā)項目管理有效融合；第二，研發(fā)項目專利侵權風險管控的進程，其實是企業(yè)IPR與研發(fā)項目管理者或研發(fā)技術骨干相互配合的過程，因此企業(yè)尤其是研發(fā)部門需要具有一定的知識產(chǎn)權保護和風險防御意識；第三，企業(yè)IPR或?qū)＠蓭熜枰哂休^強的專業(yè)能力和豐富的訴訟經(jīng)驗，才能獲得準確度較高的專利風險預測、評估和處理結(jié)果。

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作者：畢曉萌  騰龍一期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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