中、美專利制度中「重復授權問題」的對比！

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：王巖 北京品源專利代理有限公司

原標題：關于中美專利制度中重復授權問題的一點認識

在專利實務工作中，代理人有時會碰到有關重復授權問題的審查意見。雖然這種審查意見并不是特別常見，但作為一名合格的代理人，需要對其進行一定的了解。中國和美國專利制度中均存在“重復授權”的問題。雖然名稱一致，但其內涵卻大為不同。以下，筆者將基于自己的理解和經驗對中美專利制度中的“重復授權”問題進行簡單介紹和對比。

一、中國專利制度中對重復授權的規(guī)定

中國專利法第九條規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。這一規(guī)定是“禁止重復授權”原則的法律依據。那如何判斷“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”呢？

在專利實踐中一般認為，當兩個權利要求限定的保護范圍相同時，就認為這兩個權利要求限定的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。在審查過程中，如果審查員發(fā)現(xiàn)兩個權利要求限定的技術方案相同，就會根據中國專利法第九條的規(guī)定發(fā)出審查意見。

在中國專利實踐中，當收到有關“重復授權”的審查意見時，申請人首先應該對審查意見所針對的兩項權利要求的技術方案進行對比，分析兩者的保護范圍是否完全一致，如果不是完全一致，可以爭辯這兩項權利要求的保護范圍不相同。如果發(fā)現(xiàn)確實一致，可以通過修改其中一個申請的權利要求，使其保護范圍不同于另一個申請的權利要求。值得注意的是，為了使申請人的利益最大化，應盡可能小地修改權利要求的保護范圍。

當然，中國專利法第九條也同時規(guī)定了：同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。

二、美國專利制度中對重復授權的規(guī)定

在美國專利實踐中，存在兩種類型的“重復授權”的情況：一種是“法定重復授權（statutory double patenting）”，另一種是“非法定重復授權（non-statutory double patenting）。

法定重復授權也被稱為同樣發(fā)明重復授權（Same Invention Double Patenting），這與中國專利法第九條中禁止重復授權規(guī)定的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”的含義相同。即申請人針對單一發(fā)明，提出兩項不同的專利申請，且兩項專利申請存在至少一項權利要求保護范圍相同時，即權利要求實質相同，則構成同樣發(fā)明重復授權。這種相同并不要求具有完全相同的文字或術語。雖然權利要求的表述不同，但實質仍然是相同的同一主題。

非法定重復授權是指一項申請的權利要求相對于一項專利的權利要求之間存在專利性區(qū)別，也就是說，申請的權利要求與專利的權利要求之間存在除實質相同之外的新穎性或者創(chuàng)造性問題。

通常情況下，針對“非法定重復授權”的審查意見，如果申請人不認同審查員的判斷，可以在答復意見中進行爭辯，從而克服該審查意見中指出的缺陷；或者，申請人也可以選擇修改兩個權利要求中的一個權利要求的保護范圍，使得兩個權利要求限定的不是相同的發(fā)明創(chuàng)造。

當兩個專利申請屬于相同的申請人時，也可以通過提交一份“終止聲明（Terminal Disclaimer）”而克服審查意見中的問題。申請人在“終止聲明”中聲明，涉及“重復授權”的兩個專利申請中的較晚授權的專利將在較早授權的專利的失效之日起自行失效。當提交了“終止聲明”后，審查員會繼續(xù)審查該申請。另外，后獲得專利權的有效期應該從之前獲得授權的專利申請的有效申請日起計算。

筆者在實務工作中遇到兩次非法定重復授權的案件。由于本申請的申請日與在先申請的申請日相差不多，提交“終止聲明（Terminal Disclaimer）”并不會造成較大損失，而且能夠維持目前的保護范圍。當然，申請人也可以進行直接爭辯或者修改后進行爭辯，但一方面有可能縮小了保護范圍，另一方面大大增加了答復費用。最終申請人都選擇了提交“終止聲明”的方式進行答復。

三、結語

本文就中美專利制度中的“重復授權”問題進行了闡述，并結合筆者在實務操作過程中的經驗進行了思考。在具體操作時，需要根據實際情況靈活處理。隨著中國專利制度的日趨完善，相信對于重復授權問題會有更詳細、合理的規(guī)定。

以上為筆者在實踐過程中的一些所見及思考，希望在以后的工作過程中對該問題能有更深入的認識。

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作者：王巖 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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