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「專利規(guī)避」在實際應用中的五個關鍵步驟!

專利
豆豆8年前
「專利規(guī)避」在實際應用中的五個關鍵步驟!

「專利規(guī)避」在實際應用中的五個關鍵步驟!

#本文由作者授權發(fā)布,文章僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(IPRdaily.cn)

作者:李銀惠 專利神教掌門

原標題:實際操作專利規(guī)避的幾個必要步驟


前言


故事的由來,是這個樣子滴。


一個長期服務的老客戶,我之前就幫他們規(guī)避過一些國外的專利,突破了國外競爭對手的專利堵截。這次,作為研發(fā)總負責的老板,匆匆忙忙把我叫來,要申請一個顛覆整個行業(yè)的技術效果的發(fā)明專利。這個機器他們已經試驗了一個多月,有各種配件的變形以及最終產品的效果的照片比較,我很快就理解了技術方案,回去招呼大家開始寫。


我們的專利撰寫程序是非常嚴格的,審核初稿的時候必須提供檢索到的對比文件,所以發(fā)明授權率穩(wěn)定在75%。結果,負責撰寫的專利代理人迅速檢索到了一篇非常接近的英文PCT,發(fā)送給我。


我的判斷是,這篇對比文件毫無疑問破壞了創(chuàng)造性,于是終止撰寫,并將這篇英文PCT發(fā)給客戶。


客戶并不只是申請專利而已,該產品已經在設計,準備銷售了,必須考慮這個PCT的威脅。


于是,我的表演時間到了!


「專利規(guī)避」在實際應用中的五個關鍵步驟!


必要步驟一:翻譯


先把這篇英文PCT翻譯成中文,以中文去思考規(guī)避設計,不能拿著一篇英文專利在中國招搖撞騙。


必要步驟二:判斷專利穩(wěn)定性


如果是規(guī)避已經授權的發(fā)明專利,不用花太多時間去考慮專利穩(wěn)定性,直接按照權利要求1的保護范圍進行規(guī)避即可,工作量少些。雖然據(jù)我估算,即便是授權的發(fā)明專利,依然有10%的可能性被無效掉。


如果是實用新型和外觀設計專利,反而工作量更大,因為需要花費更多時間考慮權利穩(wěn)定性。有的實用新型的權利要求1保護范圍稍微寫得大了一些,這會使得規(guī)避設計很糾結。直接按照權利要求1的保護范圍去規(guī)避,由于保護范圍太大,規(guī)避難度太大,會給企業(yè)的實際生產增加太多成本。


但如果考慮權利要求1可能被無效掉,那么就需要先確認一下權利要求能夠被無效掉多少條,相當于增加了一份無效宣告分析的工作量。這也就是我寫了那篇《專利禁忌魔法之四大邪術(四)極限潛水術》的原因,保護范圍不確定的專利,最難進行規(guī)避設計。


這件專利是申請不到一年的英文PCT,當然并沒有在任何國家授權。但我可以確定的兩件事情是,①它肯定會進入中國,這篇專利恰恰就是該客戶在國際上唯一的競爭對手,中國市場對它來說是至關重要的;以及②它的最大保護范圍頂多就是權利要求1的范圍,只要能夠規(guī)避開權利要求1,就可以確保不侵權。據(jù)我判斷,權利要求1的授權可能性也比較高,這確實是一個行業(yè)內原創(chuàng)的技術方案,與我的客戶不謀而合。


當然,規(guī)避權1的難度相當大,歐美頂級公司的專利質量都特別特別好,權利要求1常常寫的無限大,充滿了膠原蛋白(功能性限定),而實施例和從權卻寫得極其具體,恨不得有幾個螺絲釘都告訴你清清楚楚。


必要步驟三:確認我方目的


其實,針對該案例來說,規(guī)避設計僅僅是一個很重要,但非常不緊急的事情。因為歐美頂級公司的操作習慣大多是把發(fā)明申請拖延到期限的最后一天才進行下一個步驟,盡可能延遲自己的發(fā)明專利授權,讓自己的專利的懸而未決的狀態(tài)持續(xù)的時間越長越開心,根本就不希望盡早授權。因此,作為一個申請不久的PCT,30個月時間考慮進入國家階段,再經過2年的國內實質審查,意味著通常情況下這個專利可能在四五年之后(例如2022年)才會在中國或者其他國家獲得授權。


作為一個有檔次的企業(yè),我的客戶自然不會等待那么久之后才去規(guī)避,因為他們現(xiàn)在就打算賣這個產品了。他們的產品幾乎是與這個競爭對手的同類高端產品同時期出現(xiàn)在國際市場,為中國人長臉。


規(guī)避的目的自然是,改變我方產品的技術方案,確保我方產品不會落入對方專利的保護范圍,以避免在市場上受到對方專利的威脅。但是在規(guī)避設計的過程中,必然會產生新的技術方案,這個新的技術方案常常是一種截然不同的創(chuàng)新,一般可以申請新的發(fā)明專利。


因此,確認我方目的是兩個,①規(guī)避:確保產品規(guī)避侵權,②授權:確保我方新申請發(fā)明能夠授權。


必要步驟四:對技術人員和老板的宣講


我很明確地知道,客戶的老板和工程師,肯定不會非常詳細地讀過這篇專利的中文譯文(都忙得要死,根本沒空看,也看不懂)。所以我要先花15分鐘,把這篇專利的權利要求1和說明書公開的技術內容做個概述,再闡述我們面對的兩個問題:①規(guī)避:產品規(guī)避侵權,②授權:自己申請專利能授權,以明確本次會談的目的。


在與客戶的面談過程中,我打開了電腦,連接了投影儀,要求在座各位先聽我講15分鐘,然后再開始討論問題,確保話題在我的控制之下。


針對第①個問題(規(guī)避),我總結了權利要求1的四個必要技術特征(1)(2)(3)(4),并且把它們分成了兩類,第一類是我認為絕無可能更改或者取消的技術特征(1)和(3),因為這兩個技術特征是同類產品的通用結構,第二類是可以作出修改或者取消的技術特征(2)和(4)。此外,由于這四個技術特征是非常明顯的功能性限定,所以我還將這四個技術特征在說明書中的實施例列了出來。例如,技術特征(2)是驅動裝置,實施例中分別采用了氣缸與伺服電機,技術特征(4)是取件裝置,實施例中分別采用了機械手和吸盤。


然后,我對在座各位說,規(guī)避侵權有兩個方向:第一,取消技術特征(2)或者(4)中的一個,這兩個技術特征只要缺少任意一個,肯定可以規(guī)避侵權。但是,這個可能性很小很小。第二,技術特征(2)或者(4)中的實施例,我們可以不采用任意一個實施例。依照專利司法解釋中關于功能性限定的條款,功能性限定的實際保護范圍以實施例中的具體結構為保護范圍,而不是以權利要求中的功能性限定為保護范圍。但這種規(guī)避方式并不穩(wěn)妥,還是存在侵權風險。


針對第②個問題(授權),我將專利說明書中公開的各種比較重要的技術特征總結了8個,對在座各位說,要想自己的發(fā)明專利授權,就必須盡可能不采用這篇專利中已經公開的這8個技術特征,并且要增加在這篇專利中并不存在的技術特征。


必要步驟五:新技術方案的提出、否決與確認


前四個步驟都是我一個人搞定的,這是基于我對客戶和客戶所在行業(yè)的理解與經驗,而步驟五出現(xiàn)了客戶的參與。我要說,真正的專利規(guī)避肯定不是專利代理人完成的,如果有哪個專利代理人天真地向你吹牛說,我能幫你做規(guī)避設計,他是實實在在的天真(也就是根本不懂專利規(guī)避)。


舉個栗子,假如權利要求1包含了一個必要技術特征“轉動軸是傾斜的”,以專利代理人的角度會說,把轉動軸改成水平的,就能規(guī)避侵權。但以技術人員的角度可能說,如果轉動軸是水平的,這個機器就沒法用了。所以,規(guī)避設計必須受到技術原理的限制,而技術原理掌握在技術人員腦中,專利代理人一般不懂。就算專利代理人做過某技術領域的工程師,但也不可能懂得其他技術領域的技術原理。


專利規(guī)避的第一公理:專利規(guī)避是由技術人員完成的,專利代理人只是確認是否可以規(guī)避。


在我宣講完畢之后,客戶提出了很多種規(guī)避技術方案,我一一否決。


終于,客戶提出了一個我看起來也覺得可以規(guī)避的技術方案,但我認為其實依然有風險。如果對方的專利代理人是個訴訟實操經驗很豐富的專家的話,風險還是有的。只是,這種概率比較低,因為,僅僅具有豐富的訴訟經驗還不夠,還必須有充分的本技術領域的技術經驗,才能看得出來侵權風險。我明確告知了客戶,這種規(guī)避方式還有侵權漏洞,并提出了我對該種漏洞的法律解決方案,從訴訟實踐的角度給專利權人增加難題,使之無法舉證,從而間接地規(guī)避了侵權。


最終,由于客戶提出了新的規(guī)避設計的技術方案,該技術方案本質上是截然不同的技術思路,第②個問題(授權)竟然迎刃而解,不需要額外討論了。以這個規(guī)避設計的技術方案去申請發(fā)明,我認為授權率是100%。


總結


步驟一很費時間,步驟二和步驟三,只花了我的時間1小時(因為我輕車熟路,很有經驗),步驟四和步驟五與客戶在一起花了2小時,一個價值上億甚至更多的商業(yè)問題,就解決了。


在總結中我還要指出一些專利規(guī)避的難點問題。


1、產品是否侵權,或者專利是否有效的判斷,不是一個有確切答案的科學判斷,沒有人能夠保證一定侵權或者一定不侵權,明顯風牛馬不相及的產品和專利不需要規(guī)避設計,不是本篇文章的討論范圍。也就是說,任何規(guī)避設計方案只是一個相對的規(guī)避可能性,而不具有絕對性。所以,不要過于自信,給客戶打包票。


2、無效宣告(判斷專利有效性)和侵權訴訟的實踐經驗,對于專利規(guī)避設計應該是必備基礎。我個人覺得,在沒有做過無效宣告和侵權訴訟實踐之前考慮的專利規(guī)避,與我現(xiàn)在考慮的專利規(guī)避,不是一個思路。


3、溝通能力是個關鍵能力,尤其是現(xiàn)場互動的能力,整個場面我hold住。不能想象,規(guī)避設計用email或者微信、QQ、電話來回溝通技術方案,這樣做事情,雙方都要崩潰了,時間會拖延到無限長也搞不定。但現(xiàn)場溝通需要更快速的反應和更充分的經驗,對專利代理人的專業(yè)素質要求更高,現(xiàn)場沒有太多思考時間。



來源:IPRdaily中文網(IPRdaily.cn)

作者:李銀惠 專利神教掌門

編輯:IPRdaily 趙珍  /   校對:IPRdaily   縱橫君


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