商標(biāo)
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作者:羅薇 成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題:干貨 | 服務(wù)商標(biāo)遭遇“撤三”的證據(jù)組織策略
在商標(biāo)“撤三”案件里,如何證明服務(wù)商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的“使用”,其思路與商品商標(biāo)的“使用”思路有所不同,甚至可以說,前者的證明過程要難于后者。本文以第三十五類服務(wù)商標(biāo)為例,僅從被“撤三”一方的角度,闡述訴訟中的證據(jù)組織策略。
“撤三”案件中,最核心的問題是“使用”。《商標(biāo)法》第四十八條所述為“本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為?!倍鴮τ诜?wù)商標(biāo)的使用,則有專門的規(guī)定,《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條規(guī)定,“在下列情形中使用服務(wù)商標(biāo),視為服務(wù)商標(biāo)的使用:(一)服務(wù)場所;(二)服務(wù)招牌;(三)服務(wù)工具;(四)帶有服務(wù)商標(biāo)的名片、明信片、贈(zèng)品等服務(wù)用品;(五)帶有服務(wù)商標(biāo)的賬冊、發(fā)票合同等商業(yè)交易文書;(六)廣告及其他宣傳用品;(七)為提供服務(wù)所使用的其他物品;”。然而,實(shí)踐中,很多人并沒有把握住服務(wù)商標(biāo)在“使用”中的特殊性,將應(yīng)當(dāng)屬于商品商標(biāo)的店招、工牌、商業(yè)文書等用于證明服務(wù)商標(biāo)的“使用”。實(shí)踐中,出現(xiàn)了大量照搬如上法條,看似為證明服務(wù)商標(biāo)“使用”的證據(jù),實(shí)則為商品商標(biāo)使用的證據(jù),如銷售商品的合同及票據(jù)、租賃合同及票據(jù)、工牌、廣告宣傳冊等,結(jié)果很多并不被法院作為服務(wù)商標(biāo)使用的證據(jù)所采納。
那么,證明服務(wù)商標(biāo)的“使用”,究竟應(yīng)該把握哪些關(guān)鍵點(diǎn)?
一、正確理解服務(wù)商標(biāo)的含義
(一)、準(zhǔn)確區(qū)分服務(wù)商標(biāo)和商品商標(biāo)是認(rèn)識(shí)服務(wù)商標(biāo)的前提
根據(jù)《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第一條,“服務(wù)商標(biāo)是指提供服務(wù)的經(jīng)營者,為將自己提供的服務(wù)與他人提供的服務(wù)相區(qū)別而使用的標(biāo)志。服務(wù)商標(biāo)由文字、圖形或者其組合構(gòu)成?!倍唧w到第三十五類的含義,則為主要包括由個(gè)人或組織提供的服務(wù),其主要目的在于:(1)對商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營或管理進(jìn)行幫助;(2)對工商企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)或者商業(yè)職能的管理進(jìn)行幫助;以及由廣告部門為各種商品或服務(wù)提供的服務(wù),旨在通過各種傳播方式向公眾進(jìn)行廣告宣傳。
不管是《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》還是商標(biāo)分類表對第三十五類商標(biāo)的說明,都在強(qiáng)調(diào)服務(wù)商標(biāo)對工商企業(yè)在經(jīng)營管理、廣告宣傳等方面,起到的是對服務(wù)的識(shí)別作用,而不是對于商品本身進(jìn)行識(shí)別。由于大眾對于商品商標(biāo)的接觸度更大,因此,將商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)進(jìn)行區(qū)分,有利于我們深入的認(rèn)識(shí)服務(wù)商標(biāo)。
筆者以國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(huì)與匯信集團(tuán)投資有限公司“撤三”行政糾紛【案號(hào):(2016)京行終2038號(hào)】為例,具體來說明法院在認(rèn)定商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)在“撤三”裁判思路上的不同,以幫助讀者更好的認(rèn)識(shí)服務(wù)商標(biāo):
本案經(jīng)過了北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審,北京高級人民法院二審,最終撤銷了匯信集團(tuán)投資有限公司的訴爭商標(biāo)。匯信集團(tuán)投資有限公司于2003年4月9日提出注冊申請,指定使用在第35類“廣告?zhèn)鞑?;樣品散發(fā);貨物展出;飯店商業(yè)管理;廣告宣傳本的出版;飯店管理;進(jìn)出口代理;拍賣;文件復(fù)制;推銷(替他人)”服務(wù)上。2012年1月31日,王瑩燕以連續(xù)三年停止使用為由,向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡稱商標(biāo)局)申請撤銷爭議商標(biāo)。經(jīng)過商標(biāo)局階段和商評委階段,最終商評委以三年不使用,撤銷了匯信集團(tuán)投資有限公司的第3519541號(hào)“SIMPLY”注冊商標(biāo)。匯信集團(tuán)投資有限公司不服,向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。
提交的證據(jù),經(jīng)過筆者歸納如下:
1、證明商標(biāo)使用主體:2009年、2010年、2011年?duì)幾h商標(biāo)原注冊人信利企業(yè)有限公司(簡稱信利公司)與上海品葉實(shí)業(yè)有限公司(簡稱品葉公司)簽訂的《商標(biāo)許可合同》及品葉公司的營業(yè)執(zhí)照;
2、證明訴爭商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用:商標(biāo)使用人的《承租協(xié)議》、商標(biāo)使用人作為代理商簽訂的《品牌授權(quán)書》、商標(biāo)使用人與經(jīng)銷商簽訂的《合作協(xié)議書》及發(fā)票、商標(biāo)使用人在雜志上進(jìn)行廣告宣傳的宣傳頁。
3、證明訴爭商標(biāo)價(jià)值:“SIMPLYLIFE”所獲榮譽(yù)證書、活動(dòng)照片等。
法院的判決為:“本案中,匯信公司提交了《商標(biāo)許可合同》等證據(jù)用以證明爭議商標(biāo)在訴爭期間進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。但《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》第35類服務(wù)的主要目的在于“對商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營或管理進(jìn)行幫助”,或者“對工商企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)或者商業(yè)職能的管理進(jìn)行幫助”,“尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業(yè),即商業(yè)企業(yè)的活動(dòng)”。因此,《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》第35類的服務(wù)項(xiàng)目不包括“商品的批發(fā)、零售”,商場、超市的服務(wù)不屬于該類的內(nèi)容。該類“推銷(替他人)”服務(wù)的內(nèi)容是:為他人銷售商品(服務(wù))提供建議、策劃、宣傳、咨詢等服務(wù)。故匯信公司提交的證據(jù)不能證明爭議商標(biāo)在訴爭期間進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。”?①
筆者認(rèn)為,從原告提供的證據(jù)來看,所有的證據(jù)都指向了原告對訴爭商標(biāo)進(jìn)行了“商品”上的使用。若本案訴爭商標(biāo)是商品商標(biāo),原告未必會(huì)敗訴。但是,本案的訴爭商標(biāo)是“服務(wù)商標(biāo)”,就這樣一個(gè)前提,足以否認(rèn)原告所做的全部功夫。“商標(biāo)使用人的《承租協(xié)議》、商標(biāo)使用人作為代理商簽訂的《品牌授權(quán)書》、商標(biāo)使用人與經(jīng)銷商簽訂的《合作協(xié)議書》及發(fā)票、商標(biāo)使用人在雜志上進(jìn)行廣告宣傳的宣傳頁”這些證據(jù)僅能說明原告的商品使用的是訴爭商標(biāo),但是服務(wù)商標(biāo)要求的不是商品上使用,而是服務(wù)上使用。
(二)、明確訴爭商標(biāo)在哪些被撤銷項(xiàng)目中有商標(biāo)法意義的“使用”
除了分清訴爭商標(biāo)是服務(wù)商標(biāo)還是商品商標(biāo),還必須結(jié)合商標(biāo)注冊的具體服務(wù)項(xiàng)目來把握。實(shí)踐中爭議較大的是第3503類似群“替他人推銷”。本文以“替他人推銷”為例,具體說明服務(wù)商標(biāo)在具體申請項(xiàng)目下的“使用”。
如果確定需要保住三十五類“替他人推銷”這一個(gè)項(xiàng)目,那么首先要清楚“替他人推銷”的具體含義。從字面意思來看,似乎零售和批發(fā)都屬于“替他人推銷”,但是,不能用生活常理來判斷法律概念。實(shí)踐中,許多零售和批發(fā)商都申請了“替他人推銷”這一項(xiàng),但是也由此導(dǎo)致了大量的撤三案件。
商標(biāo)局在《關(guān)于國際分類第35類是否包括商場、超市服務(wù)問題的批復(fù)》(商標(biāo)申字〔2004〕第171號(hào))中明確指出:“《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》第35類的注釋明確說明,該類別服務(wù)的主要目的在于‘對商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營或管理進(jìn)行幫助’,或者‘對工商企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)或者商業(yè)職能的管理進(jìn)行幫助’,且‘尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業(yè),即商業(yè)企業(yè)的活動(dòng)’。該類中‘推銷(替他人)’的內(nèi)容是為他人銷售商品(服務(wù))提供建議、策劃、宣傳、咨詢等服務(wù)。”
2015年,中糧集團(tuán)有限公司上訴北京寺庫商貿(mào)有限公司東城分公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在判決主文中也明確了“替他人推銷”的含義:“本院認(rèn)為,‘替他人推銷’應(yīng)是指幫助‘他人’銷售商品的行為,其既包括為銷售者的具體銷售行為提供單次的促銷或推銷的行為,亦包括對銷售者日常銷售行為提供常規(guī)性服務(wù)的行為,但該服務(wù)并不包括經(jīng)營者‘自己’作為銷售主體銷售商品的行為。因零售、批發(fā)服務(wù)均是銷售者以自己名義進(jìn)行對外銷售的行為,故其不屬于‘替他人推銷’的服務(wù)范圍。至于商場、超市的服務(wù)是否屬于‘替他人推銷’,則需要作具體區(qū)分。如果商場、超市等自己作為銷售主體對外銷售商品,則該服務(wù)不屬于‘替他人推銷’。
但如果其僅是為銷售者在其購物場所內(nèi)的銷售行為提供相應(yīng)服務(wù),則該行為屬于替他人推銷。本院之所以作此理解,主要基于以下考慮:在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(簡稱《區(qū)分表》)中,‘替他人推銷’屬于第35大類,而2002年第八版《分類表》中對于該大類商品有如下注釋,‘尤其不包括……其主要職能是銷售商品的企業(yè),即商業(yè)企業(yè)的活動(dòng)’,這一說明意味著該類別中的任何服務(wù)均不包括零售及批發(fā)服務(wù),‘替他人推銷’亦不例外。雖然2007年第九版《區(qū)分表》中刪去了這一說明,但這一刪除僅僅意味著第35大類不再將零售、批發(fā)服務(wù)排除這一類別的注冊內(nèi)容之外,卻并不意味著該類別中‘替他人推銷’這一服務(wù)內(nèi)容應(yīng)被理解為包括零售、批發(fā)服務(wù)。尤其在2013年后藥品零售類服務(wù)引入第35類,且《分類表》中明確指出該幾類服務(wù)與‘替他人推銷’不構(gòu)成類似服務(wù)的情況下,更應(yīng)作此理解。”②
(被訴行為是寺庫公司將“大悅城”作為關(guān)鍵詞進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣的行為,該行為構(gòu)成對中糧集團(tuán)在“替他人推銷”服務(wù)上注冊的第7209417號(hào)“大悅城”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。)
所以,“替他人推銷”不包括為以“自己”為銷售主體銷售產(chǎn)品的服務(wù),如常規(guī)的零售和批發(fā)服務(wù)。但是之所以會(huì)在實(shí)踐中大量出現(xiàn)“替他人推銷”的案件,以及那么大的爭議,主要就是在申請的時(shí)候,對“替他人推銷”的認(rèn)識(shí)有誤,也有些商標(biāo)是出于防御的目的申請?jiān)擁?xiàng)。日常生活中什么樣的使用是典型的替他人推銷的使用呢?常見的有購物商場的推銷活動(dòng),如大悅城、萬達(dá)商場、百腦匯。這些商場并不是采取自行銷售的方式、而是為進(jìn)駐商家提供了銷售場所和銷售服務(wù)。
經(jīng)過以上分析,我們應(yīng)該已經(jīng)定位好了需要尋找證據(jù)的區(qū)域,即某一類服務(wù)商標(biāo)的某幾項(xiàng)服務(wù)。
二、組織服務(wù)商標(biāo)“撤三”案件的證據(jù)
(一)、使用主體方面
實(shí)踐中,很多遭遇撤三的商標(biāo)都以商標(biāo)權(quán)人和商標(biāo)被許可人作為適格的適用主體,其實(shí),只要是不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用都應(yīng)當(dāng)視為對訴爭商標(biāo)的使用。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十條第二款規(guī)定,“商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用,均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用的行為。實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別,但未改變其顯著特征的,可以視為注冊商標(biāo)的使用。沒有實(shí)際使用注冊商標(biāo),僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為,或者僅有商標(biāo)注冊信息的公布或者對其注冊商標(biāo)享有專有權(quán)的聲明等的,不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用?!?br/>
(二)、使用行為方面
先來看一個(gè)撤銷“撤三”成功的案例:趙某與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(huì)行政糾紛一案【案號(hào):(2015)京知行初字第3761號(hào)】。
法院指出,“服務(wù)商標(biāo)的使用方式與商品商標(biāo)具有明顯區(qū)別,其不像商品商標(biāo),可以將商業(yè)標(biāo)識(shí)使用在商品包裝或者容器中,因此,在商業(yè)活動(dòng)中,在服務(wù)場所內(nèi)外表明其服務(wù)商標(biāo)的、在服務(wù)招牌上標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)的、在為提供服務(wù)所使用的物品上標(biāo)明服務(wù)商標(biāo)的、在服務(wù)人員的服裝、鞋帽及標(biāo)牌、名片、明信片等物品上標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)的、在服務(wù)提供者的財(cái)務(wù)賬冊、發(fā)票、合同等商業(yè)交易文書上標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)的、利用平面或者立體媒介使相關(guān)公眾認(rèn)識(shí)到其為服務(wù)商標(biāo)等行為都可以認(rèn)定為服務(wù)商標(biāo)的使用行為。本案中,以原告為經(jīng)營者的個(gè)體工商戶即從事銷售他人生產(chǎn)的通訊設(shè)備的業(yè)務(wù),屬于提供推銷(替他人)服務(wù)。原告首先將訴爭商標(biāo)使用在其經(jīng)營場所的門頭上,對此,原告提交的照片以及第三人在本案訴訟中補(bǔ)充提交的照片可以予以證明。其次,原告在商標(biāo)評審中提交了工牌的照片,證人在庭審中亦陳述其工作期間佩戴工牌。
對于原告證人陳述的內(nèi)容,由于證人與原告存在利害關(guān)系,不能單獨(dú)證明原告所主張的事實(shí)的存在,但結(jié)合原告在評審中提交的工牌打印件,能夠佐證工人佩戴工牌上顯示有“華濱”的事實(shí)。此外,證人證言亦能夠與華濱通訊店與皇城影院、紫羅蘭等簽訂了協(xié)議并實(shí)際履行的情況。因此,原告已經(jīng)在其服務(wù)場所內(nèi)外、在服務(wù)招牌上、在服務(wù)人員的服裝和工牌等物品上、在合同等商業(yè)交易文書上標(biāo)明了訴爭商標(biāo),本院認(rèn)為,上述證據(jù)能夠證明訴爭商標(biāo)在核定使用的推銷(替他人)服務(wù)上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用。”③
筆者認(rèn)為,在一堆看似商標(biāo)使用證據(jù)中找到推銷(替他人)項(xiàng)目上進(jìn)行了商標(biāo)法意義的使用證據(jù)是一個(gè)層層篩選的過程。第一層,要篩去非服務(wù)商標(biāo)的使用,比如在商品、包裝上商標(biāo)的使用;第二層,要篩去非推銷(替他人)服務(wù)項(xiàng)目上的商標(biāo)使用,比如僅僅是商品批發(fā)、零售的商業(yè)文書、廣告宣傳、買賣合同及發(fā)票等。最后,再從這些證據(jù)中選擇是在核定項(xiàng)目使用的服務(wù)類商標(biāo)的“使用”證據(jù)。
總結(jié)
遇到服務(wù)類商標(biāo)被“撤三”時(shí),作為被撤銷一方,筆者認(rèn)為,不僅僅要考慮到服務(wù)商標(biāo)的“使用”,還應(yīng)當(dāng)找到商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的具體服務(wù)項(xiàng)目的“使用”,經(jīng)過層層篩選,最終將證據(jù)定位在需要保住的核準(zhǔn)項(xiàng)目上的服務(wù)商標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,再通過深思熟慮,經(jīng)過多角度判斷,尋找更多的證據(jù)。
案件來源:
?①見北京市高級人民法院(2016)京行終2038號(hào)行政判決書
②見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知民終字第1828號(hào)行政判決書
③見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2015)京知行初字第3761號(hào)行政判決書
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:羅薇 成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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