專利權(quán)下行為的控制與追溯

? ——評侯志成訴雅園酒樓、匯鑫公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案

IPRdaily特約撰稿: 白帆 ?貴州省高級人民法院

【本案要點】

1.與發(fā)明和實用新型專利不同，外觀設(shè)計專利權(quán)人不能控制對其專利產(chǎn)品的使用行為。 2.對電子數(shù)據(jù)的證明力應(yīng)嚴(yán)格審查和認(rèn)定。 3.外觀設(shè)計專利權(quán)不具有追溯力，權(quán)利人獲得外觀設(shè)計專利權(quán)后不能追究在此之前實施行為的責(zé)任。

【相關(guān)案號】 （2013）筑知民初字第2號，（2013）黔高民三終字第74號。

【案情】 香港居民侯志成于2011年8月30日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請“環(huán)扣毛巾碟（2）”外觀設(shè)計專利，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2012年3月21日授予其專利權(quán)，專利號：ZL201130300214.8。此后國家知識產(chǎn)權(quán)局針對該外觀設(shè)計專利出具《外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告》，結(jié)論為“全部外觀設(shè)計未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷”。侯志成發(fā)現(xiàn)貴陽雅園花果大酒樓有限公司（下稱雅園酒樓）有侵害其外觀專利權(quán)的行為，委托貴陽市國立公證處在雅園酒樓經(jīng)營場所進(jìn)行了涉案侵權(quán)產(chǎn)品現(xiàn)場證據(jù)保全公證。因雅園酒樓稱涉案侵權(quán)產(chǎn)品系從深圳市匯鑫酒店用品有限公司（下稱匯鑫公司）購得，故侯志成對兩者一并提起訴訟，請求判令二被告立即停止侵權(quán)行為、銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品及模具，并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失20萬元人民幣和維權(quán)支出的合理費用人民幣6268元。雅園酒樓辯稱，涉案侵權(quán)產(chǎn)品系從匯鑫公司購得，具有合法來源，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；且其與匯鑫公司簽訂供貨合同是在原告申請專利之前，該合同合法有效，沒有侵害原告的專利權(quán)。匯鑫公司辯稱，其銷售行為在原告申請專利之前，不構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵害；另外即使現(xiàn)在銷售也不侵權(quán)，因為在原告申請專利之前，該設(shè)計就已經(jīng)是專利法第62條規(guī)定的“現(xiàn)有設(shè)計”了。為證明銷售涉案產(chǎn)品的時間以及與雅園酒樓間招標(biāo)、采購等過程，匯鑫公司提供了三份公證雅園酒樓發(fā)來電子郵件內(nèi)容的公證書，其中兩封電子郵件附件中有涉案產(chǎn)品的外觀圖片。

【裁判】 一審法院貴州省貴陽市中級人民法院認(rèn)為，侯志成主張匯鑫公司提供的四份公證書所保全的郵箱內(nèi)容可以更改，因其未提供相應(yīng)的證據(jù)證明，故對該主張不予支持，對公證保全的郵箱內(nèi)容的真實性予以采信。電子郵件內(nèi)容反映了貴陽宏益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱宏益公司）與匯鑫公司招投標(biāo)的情況，從時間上看，其招投標(biāo)是在2011年8月30日原告申請外觀設(shè)計專利之前。2012年1月5日，雅園酒樓支付餐飲雜件款的事實，能夠印證此前匯鑫公司中標(biāo)，并與宏益公司簽訂供應(yīng)合同，然后宏益公司概括轉(zhuǎn)移合同權(quán)利義務(wù)，并轉(zhuǎn)移合同標(biāo)的物至雅園酒樓的事實。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第四十條“實用新型和外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門作出授予實用新型專利權(quán)或者外觀設(shè)計專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，同時予以登記和公告。實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)自公告之日起生效”的規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)自授權(quán)公告之日起生效，授權(quán)公告之日前實施外觀設(shè)計的行為，不屬于侵害外觀設(shè)計專利權(quán)的行為。因雅園酒樓與匯鑫公司招投標(biāo)、簽訂合同、交貨付款的行為均在侯志成取得專利之前，故雅園酒樓和匯鑫公司實施外觀設(shè)計的行為，不構(gòu)成對侯志成所有的外觀設(shè)計專利權(quán)的侵害。據(jù)此判決：駁回侯志成的訴訟請求。

二審法院貴州省高級人民法院認(rèn)為，雅園酒樓對專利產(chǎn)品的使用行為和匯鑫公司的銷售行為均不侵犯侯志成的外觀設(shè)計專利權(quán)，故可據(jù)此徑行裁判，無需考慮兩被告提出的種種抗辯事由。一審法院認(rèn)定事實清楚，適用法律不正確，但判決結(jié)果并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。據(jù)此判決：駁回上訴，維持原判。

【評析】 案件一、二審過程中，兩被告提出了合法來源抗辯與現(xiàn)有設(shè)計抗辯，并提供了大量證據(jù)佐證。這些抗辯看似有理，卻極有可能對審判造成誤導(dǎo)，這便凸顯了審判中清晰的裁判思路與正確的裁判邏輯的重要性。

一、明確權(quán)利內(nèi)容：專利權(quán)對特定行為的控制 ? 一審法院在判決書中認(rèn)定：“雅園酒樓和匯鑫公司實施外觀設(shè)計的行為，不構(gòu)成對侯志成所有的外觀設(shè)計專利權(quán)的侵害?！睂嶋H上，這里使用 “實施”一詞是值得商榷的。

《專利法》第十一條規(guī)定：“發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品?！边@便是法定的專利權(quán)的權(quán)利內(nèi)容?；诜梢?guī)定，權(quán)利人獲得專有權(quán)利后可以控制他人的特定行為，在這一點上專利權(quán)和著作權(quán)是相同的。從前引法條可見，獲得發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)后，專利權(quán)人可以控制的行為有五種，分別是制造、使用、許諾銷售、銷售和進(jìn)口。與之相比，外觀設(shè)計專利權(quán)人通過專有權(quán)可以控制的行為少了一種，這便是“使用”。從中我們可以得出，法律規(guī)定指明了“使用”具有外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品并不屬于對外觀設(shè)計的“實施”，自然也不構(gòu)成對外觀設(shè)計專利權(quán)的侵犯。

本案中，雅園酒店的行為就屬于對涉案侵權(quán)產(chǎn)品的“使用”，而匯鑫公司的行為則屬“銷售”，明確了這一點后，我們便可只對匯鑫公司的銷售行為是否構(gòu)成侵權(quán)進(jìn)行認(rèn)定。由此可見，法院在審理專利權(quán)糾紛案件時必須明確專利權(quán)的權(quán)利內(nèi)容，正確區(qū)分受控特定行為的種類，對同一或不同行為人的不同行為是否侵權(quán)分別進(jìn)行認(rèn)定，不能一概而論。

二、電子數(shù)據(jù)證明力的認(rèn)定 訴訟中原告方認(rèn)為，匯鑫公司提供的電子郵箱收件情況、電子郵件正文和附件其內(nèi)容都是電子形式的，所以都是可以更改的，真實性無法核實，法庭應(yīng)不予采信。這實際上是對電子數(shù)據(jù)的證明力提出了質(zhì)疑。

“電子數(shù)據(jù)”是2012年修訂《民事訴訟法》時新加入的一種專門的證據(jù)類型，但這類證據(jù)在我國司法實踐中早已被認(rèn)可。該類證據(jù)，在最高人民法院2008年制定的《人民法院統(tǒng)一證據(jù)規(guī)定（司法解釋建議稿）》（以下簡稱《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)定建議稿》）中被稱為“電子證據(jù)”； [①]在現(xiàn)行的《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（以下簡稱《證據(jù)規(guī)定》）中則被稱為“計算機(jī)數(shù)據(jù)”； [②]為我們熟知的《合同法》中，也有關(guān)于數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）的規(guī)定。 [③]《民事訴訟法》并未給出對“電子數(shù)據(jù)”的定義，而《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)定建議稿》中則寫道：“音像、電子證據(jù)，是指以磁帶、光盤、膠片或者電子芯片等儲存的信息，記述有關(guān)案件事實的資料?！? [④]電子數(shù)據(jù)一般儲存在電子芯片存儲器（存儲卡、u盤等）、計算機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等載體中，具有無形性（虛擬性）、技術(shù)依賴性、易破壞性等特點；本案中被告提供的電子郵件正文及附件內(nèi)容，就被儲存在電子郵件服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中。

隨著科技的進(jìn)步、技術(shù)手段的飛速發(fā)展，對既存電子數(shù)據(jù)的編輯、修改變得愈發(fā)容易，所以在當(dāng)事人欲用電子數(shù)據(jù)證明待證事實時，對電子數(shù)據(jù)的真實性應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，具體可以從實體（技術(shù)鑒定）和程序（提取、采集數(shù)據(jù)的過程）兩方面著手。以資參考的，《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)定建議稿》第一百條寫到：“電子證據(jù)的真實性，在對方提出異議時，由制作人、見證人和保管人以及其他了解該電子證據(jù)制作、保管過程的人辨認(rèn)和鑒真。 電子證據(jù)的辨認(rèn)和鑒真包括不限于以下因素：（一）生成、存儲、傳遞和保存方法的可靠性；（二）生成、存儲、傳遞和保存環(huán)境要素及相關(guān)協(xié)議；（三）電子文件的屬性和品質(zhì)；（四）可能進(jìn)入信息交流系統(tǒng)的人及其對該系統(tǒng)的熟悉程度；（五）設(shè)立密碼、電子簽名、用戶名、賬號的電子證據(jù)，其密碼、電子簽名、賬號的設(shè)立人、使用人、所有人以及該用戶名或者賬號的使用情況；（六）傳輸過程中的解密性；（七）系統(tǒng)硬件是否完好，軟件是否可靠，系統(tǒng)運行是否正常，是否受到過病毒等侵襲；存儲的資料是否存在被編輯、修改的可能性；（八）復(fù)制件制作的方法是否真實完整地反映了原件記載的內(nèi)容。”

具體到本案中，

第一，提取電子數(shù)據(jù)的地點在公證處、使用的是公證處的電腦，電腦的清潔性可以保證； 第二，提取電子數(shù)據(jù)全程處于兩名公證人員的監(jiān)督之下，且每個步驟均由公證人員用文字描述加截圖的方式固定，排除了當(dāng)事人讀取自己攜帶的虛假電子數(shù)據(jù)或現(xiàn)場利用工具軟件修改、偽造電子數(shù)據(jù)的可能； 第三，當(dāng)事人輸入的網(wǎng)址確為特定電子郵件服務(wù)提供商網(wǎng)站的網(wǎng)址，在電腦清潔性得以保證的情況下，排除了指向事先偽造好的虛假頁面及數(shù)據(jù)的可能； 第四，根據(jù)我們?nèi)粘Ｉ钪惺褂秒娮余]件的常識，對他人發(fā)來電子郵件的內(nèi)容，收件人是無法編輯、修改并存儲于郵件服務(wù)器中的，只有在其以自己名義轉(zhuǎn)發(fā)該郵件時方可實現(xiàn)； [⑤]第五，筆者曾詢問電子郵件服務(wù)提供商（本案中為QQ郵箱服務(wù)提供商騰訊公司），明確了其網(wǎng)站中任何電子郵件收件內(nèi)容頁面顯示的時間均為郵件服務(wù)器時間而非收件人的電腦系統(tǒng)時間，由此確定了電子數(shù)據(jù)的真實形成時間，也排除了兩被告臨時惡意串通偽造數(shù)據(jù)的可能。綜合以上五點，在原告沒有相反證據(jù)證明且公證程序不存在瑕疵的情況下，對被告提供的經(jīng)公證提取的電子數(shù)據(jù)真實性應(yīng)予認(rèn)可。同時，這些電子數(shù)據(jù)能夠和被告提供的其他證據(jù)一起，形成完整的證據(jù)鏈，證明雅園酒樓與匯鑫公司從招標(biāo)、中標(biāo)到簽合同、交貨、開發(fā)票的完整過程，進(jìn)一步增強了其證明力。

三、外觀設(shè)計專利權(quán)是否具有追溯力 訴訟中，雅園酒樓認(rèn)為其使用的涉案產(chǎn)品系從匯鑫公司購買，具有合法來源，故不應(yīng)由其承擔(dān)責(zé)任，即依《專利法》第七十條提出了合法來源抗辯；而匯鑫公司則認(rèn)為在侯志成獲得外觀設(shè)計專利權(quán)之前匯鑫公司就已在銷售涉案產(chǎn)品，因此該產(chǎn)品屬于“現(xiàn)有設(shè)計”，不具有新穎性，不應(yīng)得到法律的保護(hù)，即依《專利法》第六十二條提出了現(xiàn)有設(shè)計抗辯；此外，《專利法》第六十九條第二項規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的,不視為侵犯專利權(quán)，法律為當(dāng)事人提供的先用權(quán)抗辯在本案中似也有適用余地。[⑥]面對如此多的抗辯權(quán)，如果法院匆忙進(jìn)行審查，則有可能會將審理過程引向歧路。

而按照正確的裁判邏輯，在審查被告的抗辯權(quán)之前，必須先對原告的原權(quán)利及請求權(quán)進(jìn)行審查，即審查原告是否有權(quán)提出該項請求權(quán)，換句話說，在訴訟法意義上審查原告是否是適格的訴訟主體。本案中侯志成作為原告提供了專利證書、專利年費收據(jù)和專利權(quán)評價報告，證明了其專利權(quán)人的身份和專利的有效性，對該專利權(quán)的實施顯然與其有直接的利害關(guān)系，但是否就能因此完成對原告的權(quán)利審查呢？專利權(quán)基于當(dāng)事人的申請由國家審查后授予，可能因未按規(guī)定繳納年費而終止，也可能因異議成立而被宣告無效，所以對權(quán)利的審查應(yīng)包含權(quán)利創(chuàng)設(shè)、存續(xù)、終止的整個過程。綜合雙方證據(jù)可見，侯志成于2011年8月30日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利，于2012年3月21日被授予外觀設(shè)計專利權(quán)；而匯鑫公司的銷售行為自其2011年6月23日收到雅園酒樓餐飲雜件招標(biāo)書開始，至2012年1月5日向雅園酒樓出具收款發(fā)票而終。這就引發(fā)了一個問題：侯志成獲得外觀設(shè)計專利權(quán)后，是否有權(quán)追究此前實施其專利者的責(zé)任，易言之，外觀設(shè)計專利權(quán)對授權(quán)之前的實施行為是否有追溯力呢？筆者認(rèn)為：可以從三個方面回答這一問題： 第一，從《專利法》的規(guī)定出發(fā)，發(fā)明專利在獲得授權(quán)前必須提前公開其內(nèi)容（稱為“早期公開”），[⑦]這樣社會公眾便有充分的機(jī)會獲取該發(fā)明的內(nèi)容并加以實施，為保護(hù)發(fā)明人利益、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，《專利法》第十三條特別規(guī)定了“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用” （稱為“臨時保護(hù)”），這便為發(fā)明專利權(quán)人向授予專利權(quán)前實施其專利的行為人索取費用提供了請求權(quán)基礎(chǔ)，而法律對申請實用新型和外觀設(shè)計專利并沒有早期公開的要求，也就沒有必要提供相應(yīng)的法律保護(hù)，所以外觀設(shè)計專利權(quán)人向授予專利權(quán)前實施其專利的行為人索取費用乃至請求賠償，是找不到請求權(quán)基礎(chǔ)的；

[⑧]第二，從專利法原理出發(fā)，既然在申請專利之前就已經(jīng)有該產(chǎn)品在銷售、流通，說明該產(chǎn)品根本不具備專利產(chǎn)品所應(yīng)具有的新穎性和創(chuàng)造性，故不應(yīng)賦予其法定的壟斷權(quán)，也沒有必要用法律對其進(jìn)行保護(hù)；

第三，從傳統(tǒng)民法角度出發(fā)，發(fā)明人、設(shè)計人被國家授予專利權(quán)應(yīng)屬于權(quán)利的“原始取得”，即原無此項權(quán)利、而依法律規(guī)定被創(chuàng)設(shè)，既然原無此項權(quán)利，那么在權(quán)利創(chuàng)設(shè)之前又怎么可能就對該權(quán)利進(jìn)行了侵犯呢？對上述三個理由進(jìn)行進(jìn)一步的歸納、整合，我們可以發(fā)現(xiàn)，其實前兩個理由體現(xiàn)了原告行使請求權(quán)并沒有請求權(quán)基礎(chǔ)，而第三個理由則說明被告的行為并不構(gòu)成侵權(quán)。

本案中一審法院援引的是《專利法》第四十條的規(guī)定，從上文的分析可見，援引該條即是認(rèn)為在權(quán)利被創(chuàng)設(shè)前不可能侵犯該權(quán)利。這樣的援引飽含法理，充分體現(xiàn)出法官所具備的清晰裁判思路與高超審判智慧，是十分令人贊許的。[⑨]

作者簡介 * 白帆，男，單位：貴州省高級人民法院，地址：貴州省貴陽市林城東路99號，郵編：550081，E-mail：baifantg@163.com。

[①] 參見最高人民法院《人民法院統(tǒng)一證據(jù)規(guī)定（司法解釋建議稿）》第十四條第七項。 [②] 參見《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十二條。 [③] 參見《合同法》第十一條。 [④] 同注1。 [⑤]一般無需考慮電子郵件服務(wù)提供商對郵件內(nèi)容是否進(jìn)行了修改，除非當(dāng)事人有確切證據(jù)證明。 [⑥] 需要說明，該條規(guī)定中的“制造、使用”是指導(dǎo)致產(chǎn)生先用權(quán)的實施行為，而非產(chǎn)生先用權(quán)后所允許的后繼實施行為。參見尹新天：《中國專利法詳解（縮編版）》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年版，第624-626頁。 [⑦] 參見《專利法》第三十四條。 [⑧] 這一點也可理解為是在進(jìn)行法律方法論上之“體系解釋”。 [⑨] 當(dāng)然，判決還應(yīng)當(dāng)同時援引《專利法》第十一條第二款之規(guī)定，理由上文已做詳述。一審判決雖存此不足，但瑕不掩瑜。

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