專利侵權(quán)判定方法之等同侵權(quán)司法實踐

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來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝 北京大成（石家莊）律師事務(wù)所 高級合伙人 律師&專利代理人

投稿原標(biāo)題：專利侵權(quán)判定方法之等同侵權(quán)司法實踐

等同侵權(quán)是專利侵權(quán)判定一項重要的原則，如何適用等同原則，一直是專利侵權(quán)判定中的難點問題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條規(guī)定：“專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征?！?/span>

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第7條第2款規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍”。上述規(guī)定確立了等同原則的適用依據(jù)。從上述規(guī)定可以得出，判斷侵權(quán)物中是否具有與授權(quán)專利相應(yīng)特征相等同的特征，必須從手段、功能、技術(shù)效果以及本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見等四個方面分別進(jìn)行比較。

一、等同侵權(quán)認(rèn)定的分析方法

司法實踐中，對是否構(gòu)成等同侵權(quán)進(jìn)行分析的方法，一般將被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)利要求相同的技術(shù)特征之外的不同技術(shù)特征進(jìn)行比對；對于復(fù)雜的、雙方持異議的技術(shù)特征，法院經(jīng)常會委托技術(shù)鑒定機(jī)構(gòu)對專利技術(shù)特征與被控侵權(quán)物的技術(shù)特征是否相同或等同進(jìn)行鑒定，采取委托鑒定方式進(jìn)行的，應(yīng)通知鑒定專家出庭作證并接受詢問，對鑒定結(jié)論進(jìn)行開庭質(zhì)證，然后根據(jù)各方的意見再決定是否采納鑒定結(jié)論，來認(rèn)定被控侵權(quán)的技術(shù)特征與專利技術(shù)特征是否以基本相同的方式，實現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，來判決兩者是否構(gòu)成等同。

鐘貞林、江西省正凌機(jī)械制造有限公司訴江西中升機(jī)械有限責(zé)任公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案（案號：【2015】贛民三終字第11號）。江西省高級人民法院認(rèn)為：本院將被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)與專利權(quán)利要求1—4一一進(jìn)行對比，被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求1不相同的技術(shù)特征有三：一是工作平臺形式不同，被控侵權(quán)產(chǎn)品是框架、全包圍雙層工作平臺，權(quán)利要求1所述的是工字形工作平臺，兩者的目的均是為標(biāo)準(zhǔn)節(jié)導(dǎo)軌的套入預(yù)留方形空洞的空間，其功能、作用和效果均是相同的，兩者構(gòu)成等同；二是專利技術(shù)采用設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)節(jié)導(dǎo)軌與吊籠側(cè)面的滑輪配合，使吊籠上下滑動，而被控侵權(quán)產(chǎn)品則利用標(biāo)準(zhǔn)節(jié)凸沿與開槽滑輪配合。標(biāo)準(zhǔn)節(jié)凸沿與與標(biāo)準(zhǔn)節(jié)導(dǎo)軌的作用都是為了與滑輪滾動配合，使吊籠上下滑動，系采用基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，被控侵權(quán)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)凸沿與標(biāo)準(zhǔn)節(jié)導(dǎo)軌構(gòu)成等同的技術(shù)特征；三是容繩筒和儲繩鉤的不同，專利權(quán)利要求1中的的容繩筒，其功能一是收儲繩子，二是定位繩子，以使繩子受力。

被控侵權(quán)產(chǎn)品的儲繩鉤與容繩筒相比，兩者實現(xiàn)的收儲和定位鋼絲繩的功能是相同的。只是儲繩鉤不具有容繩筒方便、快捷、安全的作用，技術(shù)效果低于專利技術(shù)所能達(dá)到的效果，兩者構(gòu)成等同的技術(shù)特征。因此，根據(jù)等同侵權(quán)判定原則，被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案落入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

山市匯隆電器有限公司與阿爾弗雷德?凱馳兩合公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案（案號：【2014】粵高法民三終字第339號）。廣東省高級人民法院認(rèn)為：原告列舉專利權(quán)利要求書所有的必要技術(shù)特征，被告答辯相同的，不必再考慮，不同的看是否等同。而且該技術(shù)特征對該專利所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，通過閱讀專利權(quán)利要求和說明書，無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞力就能夠聯(lián)想到。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的“進(jìn)風(fēng)管”與本案專利的“擋壁”同屬分離裝置，構(gòu)成等同。

宜興市連鑄耐火材料廠有限公司與陽泉市東風(fēng)耐火材料有限責(zé)任公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案一案（案號：【2011】民申字第263號）最高人民法院認(rèn)為：關(guān)于是否構(gòu)成等同的認(rèn)定。首先，根據(jù)《中華人民共和國專利法》第五十六條第一款的規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。由于涉案專利權(quán)利要求書在描述顯氣孔率數(shù)值范圍時使用了“不大于10%”這種界限非常清楚的數(shù)值范圍限定，且說明書實施例中明確記載本發(fā)明制取的莫來石鑄口磚的三個樣品數(shù)據(jù)的顯氣孔率分別為6％、2％、4％，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，只有顯氣孔率不大于10%的莫來石鑄口磚才能實現(xiàn)涉案專利所述的技術(shù)效果，在解釋權(quán)利要求時，不應(yīng)突破這一明確的范圍限定。其次，東風(fēng)公司提交了連鑄公司2007年3月5日的莫來石下水口質(zhì)量保證書、2007年6月6日的首鋼三煉鋼150L鋁碳下水口質(zhì)量保證書和《耐火材料手冊》，用于證明顯氣孔率變大會導(dǎo)致耐火材料的性能和效果變差，即東風(fēng)公司已經(jīng)承認(rèn)顯氣孔率為12.9%與顯氣孔率不大于10%將導(dǎo)致耐火材料具有不同的性能和效果。而且《耐火材料手冊》中明確指出氣孔率是多數(shù)耐火材料的基本技術(shù)指標(biāo)，它幾乎影響耐火制品的所有性能，尤其是強(qiáng)度、熱導(dǎo)率、抗侵蝕性、抗熱震性等。一般來說，氣孔率增大，強(qiáng)度降低，熱導(dǎo)率降低，抗侵蝕性降低，但氣孔率對抗熱震性的影響比較復(fù)雜。連鑄公司主張顯氣孔率太低，則耐火產(chǎn)品的抗熱震性能變差，容易開裂，根據(jù)不同用途，耐火材料的顯氣孔率的數(shù)值指標(biāo)也會不同。

由此可見顯氣孔率不大于10％的莫來石鑄口磚與顯氣孔率為12.9％的莫來石鑄口磚不僅在顯氣孔率數(shù)值上存在明顯不同，由此會導(dǎo)致產(chǎn)品的抗熱震性、強(qiáng)度、導(dǎo)熱率等有顯著差異，顯氣孔率為12.9％的莫來石鑄口磚雖然強(qiáng)度和導(dǎo)熱率會差一些，但是抗熱震性會大幅度提高，二者的技術(shù)效果明顯不同。因此顯氣孔率不大于10%與顯氣孔率為12.9%這兩個技術(shù)特征不能被認(rèn)定為等同。

重慶文達(dá)機(jī)械制造有限公司與上訴人重慶隆鑫工業(yè)（集團(tuán)）有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案（案號：【2005】渝高法民終字第133號）。重慶市高級人民法院認(rèn)為：對應(yīng)比較隆鑫公司獨占享有的“機(jī)車引擎的氣缸頭及搖臂固定承座改良構(gòu)造”實用新型專利權(quán)利要求書記載的技術(shù)方案與文達(dá)公司生產(chǎn)、銷售專利權(quán)人為文國富的“粉末冶金嵌鑄式氣缸頭”實用新型專利權(quán)利要求書記載的技術(shù)方案，從字面上看，二者完全不同。

對應(yīng)比較隆鑫公司獨占享有的“機(jī)車引擎的氣缸頭及搖臂固定承座改良構(gòu)造”實用新型專利權(quán)利要求書記載的技術(shù)方案與文達(dá)公司依照專利權(quán)人為文國富的“粉末冶金嵌鑄式氣缸頭”實用新型專利生產(chǎn)、銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案，其技術(shù)特征，1～3與⑴～⑶、5與⑸、7～8與⑺～⑻相同，4、6與⑷、⑹不同，該種技術(shù)特征的不同表現(xiàn)為，前者為“裝設(shè)”，后者為“澆鑄”。被控侵權(quán)產(chǎn)品的這種不同的技術(shù)特征，是以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了基本相同的效果；且對于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，無須通過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的，是實質(zhì)上相同的技術(shù)特征。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件使用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款的規(guī)定，文達(dá)公司生產(chǎn)、銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成等同侵權(quán)。

黎燕杰與羅劍飛侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案（案號：【2015】粵高法民三終字第455號）。廣東省高級人民法院認(rèn)為：本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品，一種沒有外框，支架之間也沒有支撐條，另一種支架之間有支撐條。將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求1對比，第一種被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少“外框”這一技術(shù)特征。羅劍飛主張空調(diào)百葉鑲?cè)氲膲w相當(dāng)于外框，構(gòu)成等同侵權(quán)，本院認(rèn)為，墻體并非被訴侵權(quán)產(chǎn)品的一部分，也并非黎燕杰提供，而是被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用狀態(tài)下外部環(huán)境的一部分，不應(yīng)納入比對，故不構(gòu)成等同侵權(quán)。第二種被訴侵權(quán)產(chǎn)品支架之間有一支撐條，該支撐條位于兩側(cè)支架之間，與外框結(jié)構(gòu)不同，不應(yīng)認(rèn)為系專利所述外框，其效果和功能不能認(rèn)為與外框基本相同。綜上所述，被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有包含與權(quán)利要求1全部相同或等同的技術(shù)特征，不落入權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。黎燕杰未實施本案專利，不應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

張會杰與樺甸市公吉鄉(xiāng)段二播種器廠侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案（案號：【2015】吉民三知終字第81號）。吉林省高級人民法院認(rèn)為：首先，因本案主要爭議焦點在于被控侵權(quán)產(chǎn)品所體現(xiàn)的技術(shù)方案與涉案專利的技術(shù)方案相比是否構(gòu)成等同侵權(quán)，故需依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款之規(guī)定明晰等同特征的三個構(gòu)成要件，即（一）以基本相同的手段；（二）實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果；（三）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到。

其次，關(guān)于兩種技術(shù)方案的對比評價。被控侵權(quán)產(chǎn)品用兩個長條凹槽代替涉案專利產(chǎn)品的長條孔、用雙層觸摸片代替涉案專利產(chǎn)品的單層觸摸片、用圓形立梁代替涉案專利產(chǎn)品的橫梁、用立柱固定彈簧代替涉案專利產(chǎn)品的彈簧孔，可以認(rèn)定為實現(xiàn)了基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，但是并未釆用基本相同的手段，而且體現(xiàn)了自身的創(chuàng)造性勞動；被控侵權(quán)產(chǎn)品用L型鐵棍代替涉案專利產(chǎn)品的軸，不但釆用的手段不同，實現(xiàn)的功能與達(dá)到的效果也不完全相同，即被控侵權(quán)產(chǎn)品的L型鐵棍不僅起到軸的作用，同時還會以機(jī)械傳導(dǎo)的方式參與其他功能的實現(xiàn)，這其中明顯體現(xiàn)了創(chuàng)造性的勞動；被控侵權(quán)產(chǎn)品在機(jī)器內(nèi)殼外側(cè)安裝獨立開關(guān)，與L型鐵棍的機(jī)械運(yùn)動相結(jié)合實現(xiàn)漏播報警并補(bǔ)籽，此種技術(shù)方案與涉案專利產(chǎn)品的導(dǎo)電片與彈簧接觸形成閉合電路報警的技術(shù)方案完全不屬于同類技術(shù)手段，兩者之間不是替代關(guān)系，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員如果不付出創(chuàng)造性勞動，僅通過聯(lián)想不可能實現(xiàn)?？偠灾?，兩種技術(shù)方案之間存在的上述差異決定了兩種技術(shù)方案之間無法構(gòu)成等同的技術(shù)特征，不能依據(jù)“等同侵權(quán)原則”判定侵權(quán)成立，故張會杰關(guān)于兩種技術(shù)方案之間構(gòu)成等同技術(shù)特征的上訴主張不能成立。

孫俊義與任丘市博成水暖器材有限公司、張澤輝等侵害實用新型專利權(quán)糾紛申請再審案（【2015】民申字第740號）。最高人民法院認(rèn)為：孫俊義在申請涉案專利時將其要求保護(hù)的技術(shù)方案限定為進(jìn)水套的上表面呈錐面，不是平面，而錐面或平面均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。鑒此，在侵權(quán)判定時，不能將技術(shù)特征“錐面”擴(kuò)張到“平面”予以保護(hù)，否則將有損社會公眾對專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相比，并未構(gòu)成等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。孫俊義該項申請再審理由不成立，本院不予支持。

二、等同侵權(quán)的限制

在辦理類似案件對專利侵權(quán)進(jìn)行判定時，我們應(yīng)當(dāng)注意，即便該案符合“等同特征”，但仍然有以下幾種情形不能適用等同原則來認(rèn)定侵權(quán)成立：

（一）禁止反悔對等同侵權(quán)的限制

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”，由此確立了禁止反悔原則。在司法實踐中，禁止反悔原則和捐獻(xiàn)原則一樣，一般是作為對等同原則的限制性規(guī)則來適用的。該原則禁止專利權(quán)人（或其他有權(quán)主張專利權(quán)者）對通過審查過程中為了獲得授權(quán)而放棄的內(nèi)容適用等同原則。其宗旨在于防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略，即在審查過程中為了容易地獲得專利權(quán)而對專利保護(hù)范圍進(jìn)行各種限制性的修改或解釋，或者強(qiáng)調(diào)某個技術(shù)特征的重要性，在授權(quán)之后的侵權(quán)訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術(shù)特征可有可無，以圖應(yīng)用等同原則來覆蓋被控侵權(quán)物。

重機(jī)株式會社與浙江寶石縫紉機(jī)股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中（案號：（【2011】滬高民三(知)終字第90號）。上海市高級人民法院認(rèn)為：專利授權(quán)或者無效宣告程序中，根據(jù)專利申請人、專利權(quán)人的陳述，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為被控侵權(quán)技術(shù)方案中的等同技術(shù)特征是專利權(quán)人在專利授權(quán)或無效程序陳述中明確放棄的，不得再依據(jù)該等同技術(shù)特征認(rèn)定等同侵權(quán)成立。
專利授權(quán)或者無效宣告程序中，專利申請人、專利權(quán)人對權(quán)利要求進(jìn)行限制性修改的，在專利侵權(quán)訴訟中，不得以被控侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中被限制性修改的相應(yīng)技術(shù)特征相等同為由，認(rèn)定等同侵權(quán)成立。但該等同技術(shù)特征在權(quán)利要求修改時是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能預(yù)見的除外。包含修改時能夠預(yù)見而又沒有寫入權(quán)利要求中的技術(shù)特征的技術(shù)方案，視為已經(jīng)被專利申請人或者專利權(quán)人所放棄。

司法實踐中，需要注意的是，并非所有的限縮性修改或陳述，都被認(rèn)定為放棄?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十三條規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄?！鄙暾埲?、專利權(quán)人在程序中進(jìn)行的限縮性修改或者陳述被審查部門明確否定的，則不適用禁止反悔原則。人民法院在適用禁止反悔原則時，應(yīng)嚴(yán)格按照《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條的規(guī)定，只有針對專利申請人（專利權(quán)人）進(jìn)行權(quán)利要求修改時真正放棄的內(nèi)容，才能夠適用禁止反悔原則。

（二）、捐獻(xiàn)原則對等同侵權(quán)的限制

 在專利侵權(quán)判定中，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案在涉案專利的說明書中公開，但并沒有落入權(quán)利要求的字面保護(hù)范圍，則專利權(quán)人不得主張構(gòu)成等同侵權(quán)，專利權(quán)人在說明書中公開卻沒有請求保護(hù)的那個技術(shù)方案被認(rèn)為捐獻(xiàn)給了公眾，這就是所謂的捐獻(xiàn)原則。

 《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持?！睂＠暾埲擞袝r為了容易獲得授權(quán)，權(quán)利要求采用比較下位的概念，而說明書及附圖又對其擴(kuò)張解釋。專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張說明書所擴(kuò)張的部分屬于等同特征，從而不適當(dāng)?shù)財U(kuò)大了專利權(quán)的保護(hù)范圍。實際上，這是一種“兩頭得利”的行為。專利制度的價值不僅要體現(xiàn)對專利權(quán)人利益的保護(hù)，同時也要維護(hù)權(quán)利要求的公示作用。因此，捐獻(xiàn)規(guī)則的確立，有利于維護(hù)權(quán)利要求書的公示性，平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益關(guān)系。”

江蘇優(yōu)凝舒布洛克建材有限公司與靖江市紅星水泥構(gòu)件廠、常州市航務(wù)工程有限責(zé)任公司專利權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案(案號：（2013）蘇知民終字第0209號)。江蘇省高級人民法院認(rèn)為：優(yōu)凝公司上訴主張航務(wù)公司涉案施工行為中所使用的擋土塊與涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1中的擋土塊構(gòu)成等同，從而構(gòu)成等同侵權(quán)。對此本院認(rèn)為，本案中，航務(wù)公司被控侵權(quán)行為與涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1相比，其區(qū)別僅在于航務(wù)公司施工中所使用的擋土塊卡固結(jié)構(gòu)這一技術(shù)特征與權(quán)利要求1關(guān)于卡固結(jié)構(gòu)的技術(shù)特征不同，因此，要判定航務(wù)公司是否構(gòu)成侵權(quán)，關(guān)鍵是要判斷二者的該項技術(shù)特征是否構(gòu)成等同。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”，即在確定發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍時，應(yīng)以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，若專利權(quán)人在專利說明書或者附圖中公開了某個技術(shù)方案，而未將其記載入權(quán)利要求，專利權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中則不能再通過等同原則將其重新納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。法律作出如此規(guī)定的原因在于：在專利侵權(quán)判斷中之所以考慮等同原則，是因為事實上不可能要求專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時能夠預(yù)見到侵權(quán)者以后可能采取的所有侵權(quán)方式，故對權(quán)利要求的文字所表達(dá)的保護(hù)范圍作出適度擴(kuò)展，而將對專利技術(shù)方案作出非實質(zhì)性變動的情形認(rèn)定為侵權(quán)，以保護(hù)專利權(quán)人的合法利益；如果專利權(quán)人在專利說明書或者附圖中公開了某個技術(shù)方案而未寫入權(quán)利要求，則表明專利權(quán)人在撰寫專利權(quán)利要求時，已經(jīng)預(yù)見到了該技術(shù)方案，但其并不要求將該技術(shù)方案納入專利保護(hù)范圍，則人民法院不能再通過等同原則的適用將其重新納入專利的保護(hù)范圍，從而有利于維護(hù)專利的公示性，平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益關(guān)系。

三、法官能否主動適用等同原則認(rèn)定專利侵權(quán)

在我國的司法實踐中，不管權(quán)利人是否明確主張等同侵權(quán)，法院在認(rèn)定相同侵權(quán)不成立的情況下，有時還需繼續(xù)審查是否存在等同侵權(quán)。

濰坊市鑫澤機(jī)械有限公司與王成貴、原審被告敦煌市天壽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司、原審被告敦煌市眾鑫農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社侵犯實用新型專利權(quán)糾紛一案（案號：【2014】甘民三終字第37號）。甘肅省高級人民法院認(rèn)為：上訴人濰坊市鑫澤機(jī)械有限公司認(rèn)為在原告未提出等同侵權(quán)指控的前提下，原審法院對被控侵權(quán)產(chǎn)品的傳動裝置（齒輪傳動）與專利產(chǎn)品的技術(shù)特征A5傳動裝置（鏈傳動）適用等同替換原則，未經(jīng)雙方就相關(guān)技術(shù)特征是否等同進(jìn)行舉證和辯論，擴(kuò)大適用等同原則認(rèn)定上訴人構(gòu)成侵權(quán)，損害了上訴人的合法權(quán)益。甘肅省高級人民法院審查認(rèn)為，等同原則是人民法院審理專利侵權(quán)案件必須遵循的重要原則之一，在認(rèn)定侵權(quán)時，人民法院對等同原則的適用，不以原告是否提出等同侵權(quán)指控為前提，因而不存在擴(kuò)大適用的問題。

中山市匯隆電器有限公司與阿爾弗雷德?凱馳兩合公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案（案號：【2014】粵高法民三終字第339號）。廣東省高級人民法院認(rèn)為：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。根據(jù)上述規(guī)定，落入專利權(quán)保護(hù)范圍的方式包含了字面侵權(quán)和等同侵權(quán)，落入專利權(quán)保護(hù)范圍是后二者的上位概念。本案凱馳公司主張的是被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入本案專利保護(hù)范圍，并未進(jìn)一步明確其僅主張字面侵權(quán)，不主張等同侵權(quán)。顯然字面侵權(quán)和等同侵權(quán)都囊括在其訴訟主張中。人民法院應(yīng)當(dāng)圍繞凱馳公司該訴訟請求進(jìn)行審理，判定是否構(gòu)成字面侵權(quán)或者等同侵權(quán)。需要指出的是，是否構(gòu)成侵權(quán)，是構(gòu)成字面侵權(quán)還是構(gòu)成等同侵權(quán)，主要是一個法律判斷的問題，屬于人民法院在認(rèn)定事實基礎(chǔ)上適用法律的過程。

在適用等同原則進(jìn)行專利權(quán)侵權(quán)判定同時，應(yīng)關(guān)注“等同原則”在司法實踐中發(fā)生的變化。2016年4月1日最新實施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條第二款將《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條第二款規(guī)定的以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，修改為以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，從原來的“三基本”調(diào)整為“一基本、兩相同”。對于等同原則整體趨向嚴(yán)格的司法精神可以更好的厘清專利權(quán)與其他民事權(quán)利的法律邊界，既保護(hù)權(quán)利人的正當(dāng)權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，又避免專利權(quán)不適當(dāng)?shù)財U(kuò)張，防止壓縮再創(chuàng)新空間和損害公共利益、他人合法權(quán)益。

作者介紹：
王現(xiàn)輝 
北京大成（石家莊）律師事務(wù)所 高級合伙人 律師&專利代理人
微信：13831180212

來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝

編輯：IPRdaily  彭瑩

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