專利侵權訴訟之「現(xiàn)有技術抗辯篇」

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作者：趙成偉 高級合伙人 北京市盈科律師事務所知識產權部主任

來源：知其二授權刊載

日前，最高人民法院頒布實施的專利侵權糾紛司法解釋二對現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計如何進行界定給出了明確的規(guī)定，就此本文對專利侵權訴訟中現(xiàn)有技術抗辯的理解和適用進行了簡單的梳理，以便大家分析討論。

一、現(xiàn)有技術抗辯作為法定抗辯權的法律依據(jù)及配套規(guī)定

現(xiàn)有技術抗辯是我國第三次修訂專利法時新增加的規(guī)定（2009年10月1日起實施），現(xiàn)行專利法第62條規(guī)定，在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。

我國專利法第22條第5款規(guī)定：“現(xiàn)有技術”是指專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條規(guī)定（2010年1月1日起實施，以下簡稱為專利侵權糾紛司法解釋一）：被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第22條規(guī)定（2016年4月1日起實施，以下簡稱為專利侵權糾紛司法解釋二）， 對于被訴侵權人主張的現(xiàn)有技術抗辯或者現(xiàn)有設計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計。

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第125條規(guī)定（2013年9月4日下發(fā)，指導北京法院知識產權法官審理專利民事案件之用，以下簡稱專利侵權判定指南），現(xiàn)有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現(xiàn)有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬于現(xiàn)有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。

二、現(xiàn)有技術抗辯的比對對象及對比方式

專利侵權訴訟中，在使用現(xiàn)有技術抗辯時會存在以下三個對象：“涉案專利的技術特征”、“被控侵權產品的被控技術特征”以及“現(xiàn)有技術的相應特征”。

現(xiàn)有技術抗辯的對比方式應當為“被控侵權產品的所有被控技術特征”與“現(xiàn)有技術的相應技術特征”進行對比，而并不是“涉案專利的技術特征”與“現(xiàn)有技術的相應技術特征”或者“涉案專利的技術特征”與“被控侵權產品的被控技術特征”之間的對比。

在確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護范圍的技術特征時需要以專利權利要求為參照，對于被訴侵權產品中與專利權保護范圍無關的技術特征，在判斷現(xiàn)有技術抗辯能否成立時應不予考慮。而被訴侵權技術方案與專利技術方案是否相同或者等同，與現(xiàn)有技術抗辯能否成立亦無必然關聯(lián)。

三、現(xiàn)有技術抗辯的判斷原則

在判斷被控侵權技術是否屬于現(xiàn)有技術時，一般采用類似專利授權審查中的新穎性判斷原則。

首先，應適用新穎性的單獨對比原則，不允許將幾項現(xiàn)有技術結合起來比對，需要注意的是，對于一份現(xiàn)有技術文件中的幾項現(xiàn)有技術方案結合起來進行對比也是不可以的。如果一項現(xiàn)有技術與被控侵權技術完全一致，則現(xiàn)有技術抗辯成立。其次，如果被控侵權技術與現(xiàn)有技術存在差異，但差異僅僅是“慣用手段的直接置換（如螺栓換成螺釘）”或“所屬技術領域的公知常識”等，應認定現(xiàn)有技術抗辯成立。

專利侵權糾紛司法解釋一第14條中規(guī)定了“無實質性差異”的情形是屬于現(xiàn)有技術，此處的“無實質性差異”標準顯然寬于新穎性判斷中“慣有手段的直接置換”以及“所屬技術領域的公知常識”等概念。

專利侵權判定指南中將此處的“無實質性差異”認定為“等同”的概念，等同特征是指以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術領域的技術人員能夠聯(lián)想到的特征。專利侵權判定指南對此顯然是引入了創(chuàng)造性的判斷標準。

四、現(xiàn)有技術抗辯中需要注意的問題

第三次專利法修改對現(xiàn)有技術的范圍界定有了比較大的變化，采取的標準由以往的混合新穎性轉變?yōu)榻^對新穎性的標準。以往在專利侵權糾紛審理實踐中確實存在對于現(xiàn)有技術的界定范圍理解不一的問題，是以申請日、授權日或侵權時等哪個時間節(jié)點為準，適用新專利法還是舊法的問題，現(xiàn)新頒布實施的專利侵權糾紛司法解釋二明確規(guī)定為“應當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計”。

抗辯權作為被告的權利，意在阻卻原告請求權的行使，關于何時可以提出現(xiàn)有技術抗辯，法律并無相關的規(guī)定，對于一審期間未提出現(xiàn)有技術抗辯，而在二審能否提出的問題，有觀點認為，實質性抗辯請求應在一審時提出，被告在一審時未主張，視為被告放棄了抗辯的權利，因此，被告在二審期間提出的現(xiàn)有技術抗辯請求一般不予審理，以避免訴訟突擊和審級損失；另有觀點認為，被告在案件沒有終審的情形下提出現(xiàn)有技術抗辯表明其積極行使了權利，作為防守的一方，不存在突襲的效果，而且這樣的“突襲”對于被告沒有任何好處。雖然會造成審級損失，但如果不給被告在二審中提出現(xiàn)有技術抗辯的機會，將使專利法62條的規(guī)定落空，而被告如果真的蒙冤就沒有救濟機會了，故此時法院應考慮公平公正，應審理現(xiàn)有技術抗辯能否成立，但可以在抗辯成立的情況下判定由被告承擔訴訟費。筆者認為，被告對于專利侵權訴訟的指控應積極進行抗辯，盡早提出抗辯請求為好。

現(xiàn)有技術抗辯是被告行使法定抗辯權的一種，按照證據(jù)規(guī)則，被告有義務證明其主張，該舉證責任應由被告來承擔。

對于現(xiàn)有技術如屬于出版物公開，被告須證明其出版時間在專利申請日（主張優(yōu)先權的，為優(yōu)先權日）之前；對使用公開或以其他方式公開，均需要證明該產品的生產銷售日期或公開的時間為專利申請日之前。被告確實存在證明困難時，一定情況下，被告亦可以申請法院進行證據(jù)保全或現(xiàn)場勘驗等。

>>>>4．抵觸申請抗辯不屬于現(xiàn)有技術抗辯  

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來源：知其二授權轉發(fā)

作者：趙成偉 高級合伙人 北京市盈科律師事務所知識產權部主任

編輯：IPRdaily王夢婷