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“簽訂了轉(zhuǎn)讓合同≠商標權(quán)轉(zhuǎn)讓。”
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:石磊 何雪蓮 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司
依據(jù)商標法規(guī)定,自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,對其商品或者服務(wù)需要取得商標專用權(quán)的,應(yīng)當(dāng)向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請商標注冊。注冊商標專用權(quán)的獲得,可以是通過注冊商標權(quán)的原始取得,也可以是通過受讓取得,而商標轉(zhuǎn)讓是在最短時間內(nèi)獲得穩(wěn)定商標權(quán)利的方式,可立即投入使用。因此,越來越多的企業(yè)因自身內(nèi)部管理或品牌打造的需要,選擇辦理無償或有償商標轉(zhuǎn)讓。
在整個商標轉(zhuǎn)讓過程中,可能會出現(xiàn)因被他人撤銷、無效導(dǎo)致商標無效,近似商標未一并轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓人為惡意囤積商標主體等因素導(dǎo)致商標轉(zhuǎn)讓申請不予核準的風(fēng)險,企業(yè)需要注意或考慮以下方面,避免商標轉(zhuǎn)讓事宜受阻、自身利益受損、品牌后續(xù)經(jīng)營受影響。
確定受讓商標的有效狀態(tài)及其相同近似商標的處理方式
確認商標轉(zhuǎn)讓人是否為“安全”主體
商標受讓人自身應(yīng)注意的問題
關(guān)于商標轉(zhuǎn)讓的其他事項
合規(guī)使用受讓商標
一、確定受讓商標的有效狀態(tài)及其相同近似商標的處理方式
(一)確定受讓商標是否“健康”
企業(yè)受讓商標前,需要查詢確認商標的狀態(tài),包括商標是否有效、是否正在被異議、無效宣告,以及撤三、許可、質(zhì)押、凍結(jié)等。另外還需要關(guān)心商標權(quán)利人的情況,是否在清算、注銷過程,是否被強制執(zhí)行等。最后需要了解下該商標的著作權(quán)是否在他人名下,若著作權(quán)在商標權(quán)人名下,可以溝通一并受讓,以確保權(quán)利的穩(wěn)定性。
(二)受讓商標是否有“穿連體褲”
根據(jù)《商標法》第42條第2款規(guī)定:轉(zhuǎn)讓注冊商標的,商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標,或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標,應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。
如果受讓商標存在近似商標,需要和商標權(quán)利人確定近似商標的處置問題(轉(zhuǎn)讓/注銷/撤回),未一并轉(zhuǎn)讓近似商標,國家知識產(chǎn)權(quán)局將下發(fā)補正通知書,要求近似商標一并轉(zhuǎn)讓,否則商標轉(zhuǎn)讓申請將會不予核準。
(三)關(guān)聯(lián)類別的相同商標問題
其他類別不近似的同名商標,雖然《商標法》未要求一并轉(zhuǎn)讓,但是從企業(yè)運營的角度來看,為防止之后的產(chǎn)品出現(xiàn)混淆,有些不近似的同名商標也需要一并轉(zhuǎn)讓。如商標權(quán)利人有29類龍蝦(非活)、31類龍蝦(活的)同名商標,如果只轉(zhuǎn)讓一個29類商標,則在之后的商業(yè)運作中,兩個公司的產(chǎn)品很容易讓消費者產(chǎn)生混淆。
二、確認商標轉(zhuǎn)讓人是否為“安全”主體
(一)了解轉(zhuǎn)讓人經(jīng)營狀態(tài)
查詢商標轉(zhuǎn)讓人狀態(tài)是否穩(wěn)定,如公司是否注銷、吊銷,是否在清算、注銷過程,是否被強制執(zhí)行等。
(二)了解轉(zhuǎn)讓人是否有權(quán)處置該商標
受讓人需要了解轉(zhuǎn)讓人是否有權(quán)處置該注冊商標,了解對方是不是該商標權(quán)利人,如果不是權(quán)利人的話,有沒有權(quán)利人許可全權(quán)辦理該商標轉(zhuǎn)讓的聲明。
(三)轉(zhuǎn)讓人是否涉嫌惡意囤積
國家知識產(chǎn)權(quán)局嚴厲打擊商標惡意注冊申請及囤積行為,若轉(zhuǎn)讓人累計申請商標數(shù)量較多,且累計轉(zhuǎn)讓商標較多、受讓人較為分散,國家知識產(chǎn)權(quán)局會認為該轉(zhuǎn)讓人涉嫌囤積商標轉(zhuǎn)讓牟利,具有不良影響,若不能提供轉(zhuǎn)讓商標的使用證據(jù)或使用意圖的,轉(zhuǎn)讓將不予核準。
(四)轉(zhuǎn)讓主體是否進行過變更
轉(zhuǎn)讓人變更過企業(yè)名義/地址,且未辦理商標注冊人名義/地址變更申請的,需要先把企業(yè)名下注冊商標進行變更申請,再辦理指定商標的轉(zhuǎn)讓申請。
三、商標受讓人應(yīng)注意的問題
(一)明確受讓人主體名義
明確商標的受讓主體(公司名義、法人代表名下、集團名義等),避免法律風(fēng)險、多次轉(zhuǎn)讓等問題。
(二)受讓的商標應(yīng)覆蓋企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的商品/服務(wù)項目
根據(jù)《商標法》第56條:注冊商標的專用權(quán),以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。如果受讓商標的商品/服務(wù)項目與企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)差異較大,受讓的商標權(quán)將無法保護自身產(chǎn)品。
四、關(guān)于商標轉(zhuǎn)讓的其他事項
(一)辦理公證
雖然現(xiàn)在商標轉(zhuǎn)讓不強制要求申請人遞交公證書,但在審查過程中若認為商標轉(zhuǎn)讓存在問題(如轉(zhuǎn)讓人遞交了不是真實意愿轉(zhuǎn)讓的情況書),國家知識產(chǎn)權(quán)局會下發(fā)補正通知書,要求轉(zhuǎn)/受讓人共同遞交同意轉(zhuǎn)讓的公證書。另,從降低轉(zhuǎn)讓風(fēng)險、預(yù)防民事糾紛、保護雙方合法權(quán)益的角度來看,公證書也是必不可少的。
(二)風(fēng)險承擔(dān)約定
在商標轉(zhuǎn)讓過程中,商標依然會面臨異議、無效宣告、撤三的問題,關(guān)于商標轉(zhuǎn)讓過程中的商標權(quán)失效風(fēng)險可在合同中約定相應(yīng)風(fēng)險由哪方承擔(dān)。
(三)辦理轉(zhuǎn)讓商標申請的所需材料及審查周期
申請所需材料:
1.轉(zhuǎn)讓方/受讓方雙方蓋章或簽字的申請書;
2.轉(zhuǎn)讓方/受讓方雙方蓋章或簽字的主體資格;
3.雙方蓋章或簽字的同意轉(zhuǎn)讓證明。
注:公證書不是商標轉(zhuǎn)讓的必要材料
審查流程周期:5個月左右(視商標局實際審查情況而定)
五、合規(guī)使用受讓商標
企業(yè)受讓獲得商標權(quán)后,還需注意規(guī)范使用商標,規(guī)范使用商標圖樣、核定使用的商品項目(和商標注冊證一致)。如果企業(yè)需要將商標許可給他人使用,許可起始日應(yīng)從商標轉(zhuǎn)讓核準日之后起算,商標權(quán)截止日前結(jié)束。企業(yè)在使用商標過程中,應(yīng)注意保留好銷售合同及對應(yīng)發(fā)票等使用證據(jù),預(yù)防后期商標被撤銷。
最后,簽訂了轉(zhuǎn)讓合同≠商標權(quán)轉(zhuǎn)讓。如果企業(yè)因自身經(jīng)營需要有償或無償受讓商標,與商標注冊人簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議,應(yīng)及時辦理商標轉(zhuǎn)讓申請,才能避免面臨無形資產(chǎn)的巨額損失,或面臨繁瑣的訴訟程序浪費不必要的精力。
(原標題:石磊 何雪蓮|企業(yè)受讓商標的注意事項及風(fēng)險防控措施)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:石磊 何雪蓮 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:企業(yè)受讓商標的注意事項及風(fēng)險防控措施|石磊 何雪蓮(點擊標題查看原文)
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