從通用名稱的可注冊性談《商標法修訂草案（征求意見稿）》

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“本文將借鑒國外相關規(guī)定，結(jié)合我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀，并參考我國其他法律的規(guī)定對通用名稱的可注冊性的改變進行探討?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：尚楊楊 袁媛 北京市柳沈律師事務所

前  言

2023年1月13日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《商標法修訂草案（征求意見稿）》，激起了業(yè)內(nèi)人士的廣泛討論。這其中的最大亮點無疑于立足國情，回歸商標本質(zhì)，對商標使用的強化以及對惡意注冊的規(guī)制。對于這些變化，業(yè)內(nèi)人士已有較為充分的討論。本文著眼于通用名稱的可注冊性的改變進行探討。

一、我國通用名稱的法律變遷歷史

在本次發(fā)布的修訂草案中，針對商標顯著特征條款，排除了通用名稱、圖形、型號、技術(shù)術(shù)語經(jīng)過使用取得顯著特征的可能。

針對通用名稱的可注冊性，從我國歷來商標法到今年新發(fā)布的草案，經(jīng)歷了由嚴到松再到嚴的態(tài)度。在我國1982年及1993年商標法中，通用名稱被列為禁止使用標志，2001年隨著我國加入WTO，為適應TRIPs協(xié)定，在2001年商標法中，將顯著特征條款從禁用標志范圍中移出，單獨列為禁止注冊標志，同時對包括通用名稱在內(nèi)的缺乏顯著特征的標志采取了開放性和包容的態(tài)度，即允許經(jīng)過使用取得顯著特征并獲得注冊。在之后的2013年及2019年商標法中均沿用了這一態(tài)度。而在本次的修訂草案中，排除了通用名稱通過使用獲得顯著性的可能。筆者較為認同這一修改，下述將借鑒國外相關規(guī)定，結(jié)合我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀，并參考我國其他法律的規(guī)定進行探討。

二、國外主要國家關于通用名稱可注冊性的法律規(guī)定

目前國際上，針對通用名稱是否可以通過使用獲得“第二含義”，也分別持有不同的態(tài)度。

美國按照商標的顯著性，將其分為強顯著性商標和弱顯著性商標。其中強顯著性商標包含臆造性商標（fanciful marks）、任意性商標（arbitrary marks）和暗示性商標（suggestive marks）。只有強顯著性商標才能獲得聯(lián)邦注冊。弱顯著性商標包含描述性商標（descriptive marks）以及其他商標（地名、姓氏）。弱顯著性商標僅能在輔簿注冊。在輔簿注冊后，需通過連續(xù)長期的使用，獲得顯著性后才可轉(zhuǎn)為主薄注冊。而通用名稱（generic）既無法在主簿也無法在輔簿獲得注冊。

日本商標法第3條第1項規(guī)定了以通常方法表示的通用名稱無法獲得注冊。同時該條第2項規(guī)定了除第1號及2號中規(guī)定的通用名稱及慣用商標外，其他所列缺乏顯著性的，如果經(jīng)過使用消費者能識別商品或服務來源的，可以獲得注冊。即，在日本以通常方式表示的通用名稱同樣無法通過使用獲得商標注冊。

而歐盟商標條例中第7條第一款規(guī)定“以下任一情形不應注冊：（b）不具顯著性的商標；（c） 僅由交易時表示商品種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價值、原產(chǎn)地或商品生產(chǎn)時間或提供服務的時間，或其他商品或服務特性之標識或名稱組成的商標；（d）僅由現(xiàn)行語言慣用的標識或名稱，或該行業(yè)善意且既定慣例之標識或名稱組成的商標；”，同時，第三款規(guī)定“如商標因透過使用于注冊商品或服務已取得識別性時，則第1（b），（c）和（d）項規(guī)定不應適用。”即，歐盟沒有將通用名稱排除在使用獲得顯著性之外。

德國原商標法第四條規(guī)定“（一）普通名稱不能作為商標注冊；（二）以下各種標記不能注冊：（1）缺乏識別力的標記，或者完全由數(shù)目、字母組成的，或者只是由關于商品的種類、產(chǎn)期和產(chǎn)地、性質(zhì)、用途、價目、數(shù)量或重量的詞語組成的標記；）……（三）上述第（二）款第（1）項所列的商標，如果是在貿(mào)易中已經(jīng)成為區(qū)別申請人產(chǎn)品的標志，可以予以注冊?！奔吹聡虡朔赏瑯訉⑼ㄓ妹Q排除在使用獲得顯著性的范圍之外。但2019年施行的商標法現(xiàn)代化法案中，針對商標顯著性條款的規(guī)定，已與歐盟相關規(guī)定保持一致。即沒有將通用名稱排除在使用獲得顯著性之外。

三、我國目前通用名稱注冊的規(guī)定及現(xiàn)狀

現(xiàn)行商標法中，涉及商標通用名稱的法律規(guī)定如下：

第十一條　下列標志不得作為商標注冊：

（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；

（三）其他缺乏顯著特征的。

前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。

第四十九條 注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。

第五十九條 注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。

通用名稱，是表示某一商品或服務的種類的通常名稱或者約定俗成的稱謂，是用來區(qū)分此物及彼物，用來告訴消費者購買的是什么東西，而非誰生產(chǎn)的東西。因此，一般來講，通用名稱無法起到標示商品/服務來源的作用，無法作為商標注冊。同時，正因為通用名稱是為行業(yè)內(nèi)所通用的，是共有的社會公共資源，不能由某一企業(yè)或自然人獨占。而注冊商標享有專用權(quán)，即通用名稱的“通用”性與注冊商標的“專用”性具有天生的對立性。對于通用名稱的處理，本質(zhì)上是如何權(quán)衡私權(quán)利與公共利益。

盡管我國現(xiàn)行商標法第十一條第二款賦予了通用名稱獲得注冊的可能性，但實踐適用中卻帶來了不少困難。主要體現(xiàn)在：
主要體現(xiàn)在：

1、實務中鮮有被認定為通用名稱后通過使用獲得商標注冊的案例。這是因為在已經(jīng)認定為通用名稱的前提下，證明通過某一企業(yè)唯一的使用，突破公眾的通常認知從而取得了第二含義的難度非常大。

2、在適用通用名稱使用獲得第二含義前，需先認定是否構(gòu)成通用名稱。而對于是否構(gòu)成通用名稱，尤其是約定俗稱的通用名稱的認定，實踐中存在爭議較大，不同法院存在認定不一致的問題。

3、即使通用名稱獲得注冊，我國商標法也同時規(guī)定了通用名稱的正當使用。對于何種情況為正當使用，在商標侵權(quán)案件中也存在不小的難度。

目前在眾多的在先案例中，無論是國家知識產(chǎn)權(quán)局還是法院，其最終的認定多停留在了是否構(gòu)成通用名稱這一層面。即通過認定是否構(gòu)成通用名稱這一態(tài)度，來決定訴爭注冊商標是否被無效宣告，或被訴侵權(quán)人是否構(gòu)成侵權(quán)行為。從而使得通用名稱獲得第二含義在實踐中往往無用武之地。

四、參考植物新品種、中醫(yī)藥領域的相關規(guī)定

在一些特殊領域，如允許通用名稱商標化，將因商標獨占而產(chǎn)生、甚至強化市場壟斷的效果。這不僅會帶來公益與私權(quán)保護的失衡，還會阻礙相關領域的科學進步及創(chuàng)新。

《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十條

“訴爭商標屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的，人民法院應當認定其屬于商標法第十一條第一款第（一）項所指的通用名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

……”

在植物新品種及中醫(yī)藥領域，涉及通用名稱的主要規(guī)定如下：

根據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》“依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱?！?/strong> 在《中華人民共和國種子法》中第二十七條規(guī)定“授予植物新品種權(quán)的植物新品種名稱，應當與相同或者相近的植物屬或者種中已知品種的名稱相區(qū)別。該名稱經(jīng)授權(quán)后即為該植物新品種的通用名稱?！薄吨腥A人民共和國藥品管理法》第二十九條規(guī)定“列入國家藥品標準的藥品名稱為藥品通用名稱。已經(jīng)作為藥品通用名稱的，該名稱不得作為藥品商標使用?！庇纱丝芍?，植物新品種通用名稱和藥品通用名稱均屬于法定通用名稱。其反映的是一類商品與另一類商品的根本區(qū)別，起到的是供消費者區(qū)分此品和彼品的作用。從內(nèi)涵和實質(zhì)上來講，兩領域制度中的通用名稱與商標制度中的通用名稱相同，應做同一理解。故而，根據(jù)我國商標法第十一條第一款（一）項，上述兩領域中的通用名稱不應作為商標注冊。

進一步，結(jié)合兩領域法律法規(guī)的規(guī)定，相關通用名稱也不宜經(jīng)過使用轉(zhuǎn)化為注冊商標。在藥品管理法中規(guī)定已經(jīng)作為藥品通用名稱的不得作為藥品商標使用。即，藥品管理法中對藥品通用名稱作為商標為絕對禁止。此與商標法中允許經(jīng)過使用獲顯的通用名稱可以獲得注冊的規(guī)定有一定的沖突。

另，與普通商品的通用名稱不同，我國對植物新品種和中藥品種都授予了一定期限的排他獨占權(quán)，在獨占期限內(nèi)，基于壟斷地位，經(jīng)營者很有可能在事實上形成對該通用名稱的唯一使用，從而通用名稱起到了識別商品來源的作用。但我們需要意識到這種獨家經(jīng)營地位的形成，來源于植物新品種和中藥品種保護等的制度安排，且這種制度安排是有期限的，非永久性的。如果此時允許這些特殊領域的通用名稱注冊為商標，基于注冊商標“保護不限期”的特點，當其他法律制度賦予的壟斷期限過后，“通用名稱”商標將可能帶來一系列問題。在《藥品說明書和標簽管理規(guī)定》中，明確規(guī)定藥品通用名稱應當顯著、突出使用。這種顯著突出使用是否會被認定為商標侵權(quán)，各地法院及執(zhí)法機構(gòu)在適用上是否能保持一致。更甚者如“通用名稱”商標被“有心人”利用，進行惡意維權(quán)，將會使同業(yè)者陷入兩難境地，大大限制該通用名稱背后產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展。

法律制度的設計，本質(zhì)上是一種利益的選擇。各國商標法之所以原則上拒絕通用名稱作為商標注冊，其目的是為了防止特定主體以商標權(quán)的方式獨占通用名稱，進而帶來不公平競爭。我國現(xiàn)行商標法之所以同時規(guī)定通用名稱經(jīng)使用取得顯著特征并便于識別的可以作為商標注冊，是在保護公共利益的基礎上，尊重特定主體在通用名稱標志使用中投入的商業(yè)付出以及該通用名稱與特定主體已建立起對應關系的事實。但這種規(guī)定，目前在實務中適用非常局限，還容易發(fā)生適用不一致的問題。而且從經(jīng)濟的角度來看，如允許通用名稱注冊為商標，于商標權(quán)利人而言，相較于其他商標，一方面其需要不斷投入大量的宣傳來建立通用名稱與其的聯(lián)系，另一方面，在商標法規(guī)定了通用名稱正當使用制度的情況下，其注冊商標的排他權(quán)范圍又非常受限。于其他同業(yè)經(jīng)營者而言，為進行合理避讓，可能增加其對產(chǎn)品描述的成本。

因此，綜合考慮其他特殊商品領域的法律規(guī)定，筆者認為，本次修訂草案中刪除通用名稱使用獲顯的規(guī)定能更好地平衡公權(quán)益和私權(quán)利之間的關系，不失為一種更適應現(xiàn)有環(huán)境的改良。當然，此次修訂從通過到實行尚有較長的路程，對于修訂是否能夠順利通過及之后的具體適用情況，我們拭目以待。

參考文獻：

1、 劉玲：《商標與商品通用名稱沖突問題研究》[D]，黑龍江大學，2021
2、宋曉亭、沈?。骸墩撝兴幩幤访Q商標注冊的法律規(guī)制》[J]，法律適用，2022（5）

（原標題：通用名稱的可注冊性探討）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：尚楊楊 袁媛 北京市柳沈律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從通用名稱的可注冊性談《商標法修訂草案（征求意見稿）》（點擊標題查看原文）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是全球領先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://m.jupyterflow.com”