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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:徐蘇明 付倩 專利代理師
原標(biāo)題:從無效角度看實用新型專利權(quán)利要求布局
由于實用新型相較于發(fā)明,通常申請費用更低、審查速度更快、授權(quán)概率更高,以及一些政策因素引導(dǎo),使實用新型專利申請量長期位于發(fā)明專利申請量之上。但是,數(shù)量上的優(yōu)勢并不代表質(zhì)量上的優(yōu)勢,目前多數(shù)實用新型專利給人的感覺依然是質(zhì)量有待提高。一個專利是否可以成為高質(zhì)量專利的核心往往在于其專利代理師。筆者希望通過本文,和各位讀者探討,如何從專利代理師的角度,盡可能去提高一個實用新型專利的質(zhì)量,使其發(fā)揮更大的價值。
我們知道,在將一個發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行專利申請時,可以選擇申請發(fā)明專利,也可以選擇申請實用新型專利,或者選擇“一案雙申”的申請方式。
由于實用新型相較于發(fā)明,通常申請費用更低、審查速度更快、授權(quán)概率更高,以及一些政策因素引導(dǎo),使實用新型專利申請量長期位于發(fā)明專利申請量之上。但是,數(shù)量上的優(yōu)勢并不代表質(zhì)量上的優(yōu)勢,目前多數(shù)實用新型專利給人的感覺依然是質(zhì)量有待提高。
高價值專利可以從法律價值、技術(shù)價值和經(jīng)濟價值等方面進(jìn)行考量,但是,在一個專利體現(xiàn)出其高價值之前,首先其必須是一個高質(zhì)量專利。而一個專利是否可以成為高質(zhì)量專利的核心往往在于其專利代理師。筆者希望通過本文,和各位讀者探討,如何從專利代理師的角度,盡可能去提高一個實用新型專利的質(zhì)量,使其發(fā)揮更大的價值。
根據(jù)《專利法》第二十二條第三款規(guī)定:
創(chuàng)造性,是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步,該實用新型具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步。
可以看到,與發(fā)明專利相比,實用新型專利的創(chuàng)造性可能確實具有先天性的不足,但是這個問題需要一分為二地看待,同時,也并不妨礙眾多實用新型專利中出現(xiàn)高價值專利。
從當(dāng)年正泰電氣訴施耐德電氣專利侵權(quán)案的涉案專利“一種高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲鳌保▽@枺篫L97248479.5),到近年奧克斯訴格力專利侵權(quán)案的涉案專利“電機轉(zhuǎn)向安裝座”(專利號:ZL201520143902.0)、通領(lǐng)科技訴公牛集團專利侵權(quán)案的涉案專利“電源插座安全保護裝置”(專利號:ZL201020681902.3)等,以及涉及數(shù)十個專利侵權(quán)訴訟且榮獲2018年中國專利金獎的專利“一種一體式自拍裝置”(專利號:ZL201420522729.0),可以看到,上述專利均為實用新型專利,且體現(xiàn)出了較大的價值。
前文提到專利的法律價值,筆者認(rèn)為,可以從這一角度進(jìn)行理解。無論是防御型專利,還是進(jìn)攻型專利,如果其確實能為專利權(quán)人帶來相關(guān)權(quán)益,該專利是應(yīng)當(dāng)具備進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟的可能性的,或者說,該專利是應(yīng)當(dāng)具備被提起無效宣告的可能性的。
根據(jù)《專利法》第四十條規(guī)定:
實用新型和外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,由國務(wù)院專利行政部門作出授予實用新型專利權(quán)或者外觀設(shè)計專利權(quán)的決定,發(fā)給相應(yīng)的專利證書,同時予以登記和公告。實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)自公告之日起生效。
可以看到,實用新型專利申請并不需要進(jìn)行實質(zhì)審查,在滿足初步審查中各項可專利性規(guī)定后,便可獲得授權(quán)。換言之,專利代理師撰寫的實用新型專利權(quán)利要求書,很有可能會一字不變地出現(xiàn)在授權(quán)公告中。
由于實用新型主要涉及產(chǎn)品的形狀與構(gòu)造,且必須具有相應(yīng)附圖,所以有時專利代理師進(jìn)行權(quán)利要求撰寫時,是基于附圖進(jìn)行展開描述的。單純的“看圖說話”是最基本的能力,但是,相信多數(shù)專利代理師不會一直停留在這個階段,而是進(jìn)行合理概括,盡量采用上位概念的方式進(jìn)行獨立權(quán)利要求撰寫,然后根據(jù)實際情況在不同的從屬權(quán)利要求中進(jìn)行不同層級的保護,其中可能出現(xiàn)下位概念以及位于上位概念與下位概念之間的中位概念。
在權(quán)利要求中進(jìn)行概括性表述的出發(fā)點是無可厚非的,但是,如果出現(xiàn)為了上位而上位,或者由于某些原因?qū)⒉糠志唧w下位技術(shù)特征沒有寫入權(quán)要等情況,筆者認(rèn)為,可能就會過猶不及了。例如,雖然待申請實用新型專利的技術(shù)方案較為復(fù)雜,但專利代理師已梳理出一定層次性,為了追求盡可能大的保護范圍,使用上位概念限定了獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征,并在從屬權(quán)利要求中分別采用了中位概念和下位概念對附加技術(shù)特征進(jìn)行了限定,但因為各種因素使該專利申請的權(quán)利要求數(shù)量限于10條,這樣在9條從屬權(quán)利要求中依然沒有完全限定所有的具體下位概念。由于具備新穎性并滿足其他相關(guān)要求,該實用新型專利申請未進(jìn)行任何修改,便順利獲得授權(quán)。
但是,該實用新型專利似乎還未體現(xiàn)出其真正價值。假設(shè)專利權(quán)人欲使用該實用新型專利進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟,通常,被訴侵權(quán)人會針對該專利提起無效宣告。雖然實用新型專利審查過程中通常不涉及創(chuàng)造性問題,但是在無效宣告過程中,該專利是可以因創(chuàng)造性問題而被無效的,且被無效的專利的權(quán)利自始至終視為不存在。另外,被廣泛用于無效宣告的理由還包括法26.3條和法26.4條等。如果被訴侵權(quán)人基于上述理由對本實用新型專利提起無效宣告,且專利權(quán)人不得不對權(quán)利要求進(jìn)行相應(yīng)修改。
根據(jù)《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)關(guān)于無效宣告程序中專利文件的修改方式的規(guī)定:
在滿足上述修改原則的前提下,修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正。
權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中去掉某項或者某些項權(quán)利要求,例如獨立權(quán)利要求或者從屬權(quán)利要求。
技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。
權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征,以縮小保護范圍。
可以看到,雖然2017年對《專利審查指南》的修改使無效宣告程序中對權(quán)利要求修改的自由度更高,但修改范圍依然不能超出原始權(quán)利要求書的記載范圍。
對于上述無效宣告中的專利,如果必須將僅記載于原始說明書,而在原始權(quán)利要求書中被“忽略”的某項技術(shù)特征補入獨立權(quán)利要求才能維持其權(quán)利有效性,此時無疑基本宣判了該專利的“死刑”。
也許不是每位專利代理師撰寫的實用新型專利都有機會進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟或被提起無效宣告,但是,各位專利代理師在進(jìn)行實用新型專利申請文件撰寫,特別是權(quán)利要求撰寫時,不妨從無效宣告這一更長遠(yuǎn)的角度進(jìn)行考慮。
筆者認(rèn)為,在撰寫各權(quán)利要求時,上位概念應(yīng)當(dāng)有,中位概念可以有,最具體的下位概念也不可或缺,如果有可能,在寫完最后一條從屬權(quán)利要求時,通過所有權(quán)利要求的各技術(shù)特征,就應(yīng)該能基本呈現(xiàn)發(fā)明人提供的原始具體技術(shù)方案。當(dāng)然,也必須承認(rèn),這其中有權(quán)要數(shù)量等因素的限制,但在綜合各方面因素時,如果能加入上述無效宣告角度的考量,撰寫出的實用新型專利的質(zhì)量無疑會更高,更有可能成為高價值專利。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:徐蘇明 付倩 專利代理師
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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