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作者：周云秋 北京品源專利代理有限公司
原標(biāo)題：以“一種油炸食品的制作方法和設(shè)備”為例，歸納答復(fù)審查意見的撰寫流程
撰寫答復(fù)審查意見是專利代理人的常見工作，對剛?cè)胄械男氯藖碚f也是不容易快速掌握的部分，過程涉及對權(quán)利要求和對比文件每一條權(quán)項(xiàng)的詳細(xì)了解和對比分析，判斷原權(quán)利要求書中各項(xiàng)權(quán)利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，還包括對相關(guān)法條的熟練掌握。
這里通過一個(gè)發(fā)明專利“一種制作油炸食品的方法”的撰寫，與大家分享交流答復(fù)審查意見撰寫的流程步驟與注意事項(xiàng)。
答復(fù)審查意見的具體撰寫內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分：
一 修改后的權(quán)利要求書
根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》20條，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。 獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。 從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。
第一步應(yīng)當(dāng)寫出修改后的權(quán)利要求書全文，以便在后文的意見陳述書中對修改后的各項(xiàng)權(quán)要進(jìn)行陳述和解釋。
二 意見陳述書
《專利法》22條記載，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，答復(fù)審查意見中意見陳述書的撰寫也主要圍繞這些點(diǎn)進(jìn)行：
1、修改說明
修改原權(quán)利要求的基礎(chǔ)是審查員對本案的審查意見，在撰寫答復(fù)審查意見之前，要仔細(xì)閱讀答復(fù)審查意見書，理解審查員想要表達(dá)的含義，找到每一條審查意見對應(yīng)的權(quán)利要求，判斷原權(quán)利要求書是否存在需要修改的地方。
修改說明就是說明修改后的權(quán)利要求相比于原權(quán)利要求的哪些部分進(jìn)行了修改，對修改后的權(quán)利要求相比于原權(quán)利要求中增添、減少、刪除的內(nèi)容進(jìn)行描述。
以“油炸食品的制作方法”一案為例，審查員認(rèn)為原權(quán)利要求4中要求“保護(hù)一種油炸馬鈴薯薄片”，其提到的技術(shù)特征“該油炸馬鈴薯薄片含油量低，且表面具有鼓泡”已經(jīng)被對比文件2全部公開。經(jīng)過對比分析，該權(quán)利要求不符合專利法第22條第2款關(guān)于新穎性的規(guī)定。因此經(jīng)過修改后的權(quán)利要求書刪除了這條權(quán)利要求，修改說明描述為“刪除了不具備新穎性的獨(dú)立權(quán)利要求4”。
這一部分的撰寫注意點(diǎn)在于，應(yīng)當(dāng)寫出修改后的權(quán)利要求相對于原權(quán)利要求中增加的必要技術(shù)特征，并寫出該必要技術(shù)特征記載于說明書的位置。
描述模板為“以上修改均未超出原說明書和權(quán)利要求書所記載的范圍，符合專利法第33條的規(guī)定，具體修改內(nèi)容參見修改后的權(quán)利要求書?！?/p>
2、修改后的權(quán)利要求書能夠得到說明書的支持
《專利法》33條規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計(jì)專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
《專利法》26條第4款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)。權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。
因此這一部分的撰寫過程就是找到說明書中能夠支持申請人意見的文字描述。
以本案為例，審查員認(rèn)為說明書中只提及制作油炸馬鈴薯的方法，因此原權(quán)利要求1、3“要求保護(hù)一種制作油炸食品的方法”保護(hù)范圍過大，得不到說明書支持。
撰寫中應(yīng)依據(jù)審查員意見尋找說明書中記載的對應(yīng)內(nèi)容，本案通過閱讀說明書，發(fā)現(xiàn)說明書第【0003】條記錄有“本發(fā)明所述方法和設(shè)備適用于除馬鈴薯薄片以外的油炸玉米薄片、油炸丸子、油炸春卷、油炸排叉、油炸蔬菜、油炸水果等油炸食品?！闭f明油炸食物包括了馬鈴薯薄片，說明書中記載了相應(yīng)技術(shù)特征，因此原權(quán)利要求1和3在說明書的記錄范圍之內(nèi)，能夠得到說明書支持。
3、修改后的文件具有新穎性
《專利法》22條記載新穎性的含義是：該發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒粚儆诂F(xiàn)有技術(shù)，也沒有任何單位或個(gè)人就同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谏暾埲涨跋驀鴦?wù)院行政部門提出過申請，并記載在申請日之后公布的專利申請文件或公告的專利文件中。
其中《專利法》所稱的現(xiàn)有技術(shù)是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，例如本案中公開的對比文件1、2就屬于現(xiàn)有技術(shù)。
新穎性的對比分析關(guān)鍵在于判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在同樣的技術(shù)方案，修改后的獨(dú)立權(quán)利要求要與審查員提供的每一篇對比文件分別進(jìn)行對比。
以本案為例，修改后的權(quán)利要求1要與審查員提供的兩篇對比文件分別進(jìn)行對比，權(quán)利要求1中記載了發(fā)明人在油炸馬鈴薯薄片時(shí)采用了“離心過程在真空條件下進(jìn)行”的技術(shù)手段，而現(xiàn)有技術(shù)采用的是在大氣壓下進(jìn)行離心，沒有記載真空離心脫油的技術(shù)方案，因此權(quán)利要求1相比于對比文件1具有新穎性。用同樣的方法可證明權(quán)利要求1相比于對比文件2具有新穎性。
新穎性的判斷分為判斷獨(dú)權(quán)的新穎性和從權(quán)的新穎性，如果獨(dú)權(quán)具備新穎性，則其從權(quán)是對獨(dú)權(quán)的進(jìn)一步限定，必然具備新穎性。
4、修改后的文件具有創(chuàng)造性
《專利法》22條記載創(chuàng)造性的含義是：與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。
在實(shí)際撰寫過程中，主要是應(yīng)當(dāng)寫明該發(fā)明具有的突出實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)要寫明現(xiàn)有技術(shù)有沒有公開修改后的權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)特征，且對修改后的權(quán)利要求沒有技術(shù)啟示。
同樣地，為表明修改后的文件具有創(chuàng)造性，修改后的獨(dú)立權(quán)利要求要與審查員提供的每一篇對比文件分別進(jìn)行對比。
關(guān)于創(chuàng)造性撰寫的三步法如下：
（1）從審查員提供的對比文件中確定哪一篇對比文件是最接近的現(xiàn)有技術(shù)；
（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明解決的實(shí)際問題；
（3）指出現(xiàn)有技術(shù)中不存在相應(yīng)的技術(shù)啟示，得到該修改后的技術(shù)方案具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的技術(shù)進(jìn)步，滿足創(chuàng)造性的要求。
5、分案申請
當(dāng)提出的獨(dú)權(quán)之間所要保護(hù)的技術(shù)特征差別過大，不具有單一性，就需要進(jìn)行分案申請。
例如，本案所提出的3個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求中，獨(dú)權(quán)1是一種制作油炸食品的方法，獨(dú)權(quán)2是實(shí)現(xiàn)獨(dú)權(quán)1的制作方法所使用的設(shè)備，具有相應(yīng)的特定技術(shù)特征，而獨(dú)權(quán)3是一種用于添加到油炸過程中的組合物，與獨(dú)權(quán)1、2的制作油炸食品或設(shè)備的技術(shù)特征差別很大，因此本案就對獨(dú)權(quán)3所保護(hù)的“用于添加到油炸過程中的組合物”提出了分案申請。
6、總體概述
這一步驟的敘述模板為：“對原申請進(jìn)行修改后，修改的權(quán)利要求書和說明書已經(jīng)克服了第一次審查意見通知書中所指出的所有問題，符合《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定，若審查員在審查中有任何問題，代理人愿配合審查員的工作，請隨時(shí)與代理人聯(lián)系。專利代理人電話：XXXX”。
本文主要是在進(jìn)行初次答復(fù)審查意見之后對所學(xué)內(nèi)容進(jìn)行的整理，目的在于理清思路，通過對撰寫框架的復(fù)現(xiàn)，達(dá)到熟悉撰寫流程的目的。同時(shí)需要注意，該案例為代理人考試練習(xí)題，與實(shí)際案例仍然有所差別。
希望本文的案例探討能夠起到啟發(fā)與交流的作用。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：周云秋 北京品源專利代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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