專利優(yōu)先權，帶給申請人的是機遇還是困惑？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：方格

原標題：專利優(yōu)先權，帶給申請人的是機遇還是困惑？

專利優(yōu)先權制度允許申請人在一定期限內，對于已經提出的專利申請，完善后提出后續(xù)申請，并要求第一次申請的申請日作為本次遞交的優(yōu)先權日。這種設置，使得專利申請人有較為充足的時間完善申請方案，更有利于保護申請人的合法權益，但由于對優(yōu)先權制度的不同理解，乃至實踐中認定時的不同規(guī)定，對申請人的合法利益構成了一定的沖擊和影響，亟待司法實踐中予以關注，本文以一件案例為例進行說明。

一、案情回顧

2012年12月，申請人厚德食品股份有限公司（下稱“厚德公司”）首次提出名稱為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”（下稱“在先申請”）專利申請；2013年6月19日，厚德公司再次提出名稱相同、優(yōu)化后的新申請（下稱“本專利”），并要求了在先申請的優(yōu)先權。專利局經實質審查后，在認定優(yōu)先權成立的情況下，于2014年8月27日授于本專利發(fā)明專利權，在先申請被視為撤回。

專利授權后，因厚德公司發(fā)現(xiàn)大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司（下稱“綠雪公司”）涉嫌侵權，厚德公司提起專利侵權訴訟，長春中院和吉林高院分別認定專利侵權成立。在侵權訴訟處理過程中，綠雪公司向國家知識產權局專利復審委提出無效宣告請求，復審委員維持專利有效。綠雪公司進而向北京知識產權法院提起行政訴訟，北京知識產權法院做出（2015）京知行初字第2004號一審判決，認為“本專利權利要求所限定的技術方案與在先申請文件并未構成相同主題的發(fā)明，不能享有優(yōu)先權”，判決撤銷復審委員會第24841號無效審查決定書。厚德公司上訴后，北京市高院以（2016）京行終5664號判決維持原一審行政判決。

至此，專利權的訴訟峰回路轉，更為曲折。其后專利復審委員會針對綠雪公司的第二、三次無效請求，依據(jù)北京市高院的二審判決，做出三件案件的合并審查決定，宣告本專利權全部無效。而針對吉林高院判決的侵權訴訟與北京市高院的行政判決，二方當事人均分別向最高院申請了再審。

二、案情分析

三次無效宣告請求、兩次行政訴訟前后關聯(lián)，則能夠左右專利權能否存續(xù)。因此，統(tǒng)觀整個無效程序、行政訴訟程序乃至侵權訴訟程序，核心問題集中在一點：本案專利能否享有優(yōu)先權，如成立則專利權穩(wěn)固，專利侵權訴訟也有了基礎。因此，本文討論集中在專利優(yōu)先權問題。

（一）兩件申請的主要異同

比較前后兩件專利申請的權利要求書和說明書，兩件申請的加工方法幾乎完全一致，區(qū)別在于在先申請中的加工原料之一“雞蛋粉”調整為本專利的“蛋粉或蛋液干物質”，除上述的個別字眼調整外，兩件申請的權利要求書和說明書文字相似度接近完全一致。

（二）各方觀點

綠雪公司認為：不能享有優(yōu)先權，因為在權利要求1中，在先提出的方案中原料之一使用的雞蛋粉，在后申請中使用的是蛋粉，僅比較雞蛋粉和蛋粉，蛋粉包含的范圍更大。對于此，復審委認為本專利技術方案與在先申請基本相同，認定了優(yōu)先權成立；但北京市高院認為“上述修改不能從原申請中直接地或毫無疑義的得出，本專利相關申請所限定的技術方案與在先申請文件并未構成相同主題的發(fā)明，因此不能享受優(yōu)先權?！庇纱耍本└咴核值挠^點：這種修改是否能從原申請中得出，二者是否構成了相同主題的發(fā)明，成為爭議焦點和關鍵。

對此，厚德公司認為：1、從前后發(fā)明名稱、技術領域、背景技術、分類號、技術方案和效果等內容看，在先申請均已經公開了任一種蛋制品的加工方法，并未限定為雞蛋粉；2、申請人提出的是一種蛋制品加工方法的專利申請，發(fā)明重點在于加工方法，申請人是整個技術方案的首次貢獻者，至于其中加工雞蛋或鴨蛋，對于整個加工方法都是適用的，待加工的原料之一并不是發(fā)明點；3、在背景技術部分已經公開了，現(xiàn)有技術中對任何一種蛋品的加工均是常規(guī)技術，而本專利改進是對于加工方法的改進，普通技術人員均能了解。由此，在先申請已經公開了整個技術方案，二者是相同的技術主題，在后申請是基于對優(yōu)先權制度的信任而提出的申請，應當依法享有優(yōu)先權。

三、相同主題的理解與優(yōu)先權能否成立

《專利法》第二十九條第二款賦予申請人優(yōu)先權的權利后，國知局《審查指南》規(guī)定：“對于相同主題的發(fā)明是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致?！?br/>

由此，從《審查指南》角度出發(fā)，本案中兩件申請的同技術領域、所解決的技術問題和預期的技術效果，完全相同是明確的，爭論點在于包含“雞蛋粉”的技術方案，和包含“蛋粉”的技術方案是否一致，而回答該問題有必要回到權利要求書和說明書全文上來。

首先，對比在先申請的說明書全文，僅僅從發(fā)明名稱上看（發(fā)明名稱也是說明書全文的一部分），即公開了一種蛋制品的加工方法，結合技術領域和背景技術部分，本領域的普通技術人員能夠了解本發(fā)明的加工方法可以加工雞蛋或鴨蛋任何一種蛋，也了解加工雞蛋粉的方案，能夠加工鴨蛋或別的蛋粉，也即，本領域普通技術人員無需實質性勞動即可了解本專利的技術方案。

其次，結合說明書的背景技術來看，本專利解決的是蛋制品的加熱不均勻的問題的加工方法，而站在背景技術的時間點上，此前的專利加工雞蛋或鴨蛋或任一種蛋，是無區(qū)別，也沒有異議的。

因此，對于可加工任何一種蛋的加工方法做出改進時，自然改進后的方法仍可加工任一種蛋，前后申請構成了相同的主題，如果僅僅盯住部分字詞本身，而不考慮說明書全文，極易得出錯誤的結論。

針對優(yōu)先權能否成立的問題，筆者同時向北京大學知識產權學院張平、劉銀良等幾位法律專家咨詢意見。張平等教授認為，“就本案而言，綜合在先申請的發(fā)明名稱、技術領域等說明書公開的內容、公知技術等常識常理，以及背景技術部分介紹的現(xiàn)有技術，本領域普通技術人員均能得在在先申請的基礎上，能夠從在先申請的文本中直接和毫無疑義地得出本專利申請的技術方案，在先申請已經公開了本專利的技術方案。因此，本專利與在先申請構成了相同主題的申請，應當享有優(yōu)先權”。這與筆者的判斷不謀而合。

四、本案引發(fā)的中外申請者的不公平待遇

在本案中，另有一種觀點認為：對于方法中加工原料之一，雞蛋粉為下位概念，而蛋粉是上位概念，因此，不能擴大要求。但是，僅從該角度出發(fā)，《PCT國際檢索與初步審查指南》第六章第6.09節(jié)規(guī)定，就以規(guī)定加舉例的方式，已經明確規(guī)定了公開下位概念，對于上位概念的優(yōu)先權要求應當成立，因此，國外申請人提出PCT申請時，既然可以享受這一待遇，國內的申請人應當也享有這一待遇，否則就會出現(xiàn)國外申請人待遇優(yōu)于本國申請人的情況，與公平相悖。

五、結語

優(yōu)先權制度設置的目的在于，讓申請人有機會對原來的方案進行完善，并提出新的申請取代舊的專利申請，因此，這本應屬于專利申請人的福利。但本案的申請人，基于對專利優(yōu)先權制度的信任，提出實質一致的優(yōu)先權申請，不料，卻前后經歷了共計10余次司法程序，從中院到最高院，幾乎走完了專利法的所有司法程序。而司法機關對尚不夠明確的法律的理解，具體如何適用，尤其面對可能影響廣大國內申請人的合法權益的問題，需要慎之又慎。

筆者認為，如果司法機關僅僅拘泥于一個字眼，而忽略在先申請的標題、技術領域、背景技術及說明書全文，以及本領域普通技術人員的基本知識，認為本領域普通技術人員不能得到其他蛋的蛋粉或蛋液，從而使本應至少獲得在先申請保護的專利權喪失，這既與事實不符，也是對專利申請人申請積極性的打擊，使申請人對知識產權權利信心喪失殆盡。尤其是，類似的情況，碰到外國人在中國的PCT申請就可明文享受，而國內申請人則無法享有，這更讓申請人感到失望和喪氣。為了更好體現(xiàn)知識產權優(yōu)先權的設置價值，更好的保護知識產權合法權利人的利益，更好的體現(xiàn)中外申請人權利平等。筆者建議相關機關可以重視下立法和司法實踐中關于優(yōu)先權制度的不合理之處，從而在當前鼓勵創(chuàng)新的背景下，不至于使申請人進退維谷，喪失信心。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：方格

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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