【以案說法】如何應對內(nèi)憂型和外患型的專利風險及其防范？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李英 中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務所

原標題：知專利風險未雨綢繆，防企業(yè)受損財譽兩失

隨著國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略實施，越來越多的企業(yè)感受到了專利的價值。但是企業(yè)的專利風險無處不在，無論在研發(fā)階段還是在生產(chǎn)銷售階段，都有可能面臨專利風險。所以必須知專利風險未雨綢繆先行一步，防企業(yè)受損財譽兩失。

專利風險一般是企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、使用過程中由于創(chuàng)新成果未被充分發(fā)掘、專利被無效、被非法占有、流失、遭受侵權糾紛等的風險，也就是企業(yè)經(jīng)營過程中可能碰到的與專利相關的各種“隱患”。企業(yè)的專利風險無處不在，無論在研發(fā)階段還是在生產(chǎn)銷售階段，都有可能面臨專利風險。請看以下模擬案例：

模擬案例1：A公司受B公司委托按照B公司提供的產(chǎn)品圖紙生產(chǎn)某產(chǎn)品， C是涉及該產(chǎn)品的專利權人（實用新型專利），曾在業(yè)務推廣中向B公司提供過該圖紙。C發(fā)現(xiàn)A公司的生產(chǎn)銷售行為后，向A提起侵權之訴（該例衍生自最高院民事判決書2013民提字第223號）。由于B公司提供圖紙不構成專利權人C的默示許可，A公司侵權。原則上，A公司應對自己進行生產(chǎn)的產(chǎn)品的專利情況、許可情況等進行預先調(diào)查才能防范專利侵權風險。在沒有做預先調(diào)查的情況下對委托產(chǎn)品進行生產(chǎn)說明沒有企業(yè)專利風險的意識，是生產(chǎn)型企業(yè)的大忌。

模擬案例2：A公司享有專利a的專利權。該專利要求保護一種包括步驟a+b+c+d的使用方法，A公司分別制造了對應步驟a-d的設備a-d。 B公司是手機生產(chǎn)商，在該手機中裝有購自C公司的芯片(該芯片可執(zhí)行步驟a)，B公司同時從A公司購買了設備b-d來測定自己生產(chǎn)的手機是否可以進行步驟b-d（該例衍生自2015 京知民初字第1194號）？答案是：不可以。雖然制造方法存在專利權用盡，但使用方法不存在專利權用盡。B公司的行為表觀上貌似規(guī)避了侵犯專利權，雖然設備a購自C公司，但是所有使用步驟都是由B公司完成的。一旦實施上述方案，則B公司無法規(guī)避使用方法的專利侵權。

模擬案例3：某國公司A委托本國事務所B撰寫PCT專利申請A，該專利申請涉及醫(yī)藥上可接受的鹽，在說明書中記載了該藥物的制備例，但是沒有給出任何定性或者定量數(shù)據(jù)證明式所述要求具有所述生物活性劑及醫(yī)藥用途。該專利申請后進入中國、歐洲、美國等國家，該專利申請在某國授權后，在中國以公開不充分而被駁回。事實上，該藥物在糖尿病等的治療上具有很好的前景（該例衍生自最高院行政裁決書（2015）知行字第352號）。問題出在哪里？原來，A公司和B事務所都沒有做好專利風險管理，對于有全球市場的重要發(fā)明，應該先了解各國的審查實踐要求，滿足本國的授權條件，不等于滿足各國的授權條件，對于專利代理事務所的選用、承辦代理人的選用都直接會影響到專利挖掘和保護的可靠性。

細分專利風險來源，可以從源頭上有效排查專利隱患。一般而言，企業(yè)專利風險可分為內(nèi)憂型專利風險和外患型專利風險。

內(nèi)憂型專利風險及其防范

來自企業(yè)自身的專利風險是內(nèi)憂型專利風險，主要涉及研發(fā)活動期風險、生產(chǎn)活動期風險和貿(mào)易活動期風險。專利權是一種財產(chǎn)權，內(nèi)憂型專利風險主要就是自身財產(chǎn)權受損風險或者侵犯他人專利權造成的風險。具體而言，內(nèi)憂型風險既包括企業(yè)自身在專利挖掘、布局、保護、維護中存在的讓自身的專利權益受損的風險，也包括自己企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易活動中侵犯他人專利權的風險。

上文模擬案例2中這種貌似規(guī)避實則落入侵權之境的風險，企業(yè)可以借助于聘請或者咨詢專利顧問等防范。一般說來專業(yè)的人做專業(yè)的事情，對于專利顧問而言，自身儲備了大量的判例，基于對法律的理解可以提供專業(yè)的防范建議。

模擬案例3中企業(yè)在專利挖掘的時候只考慮到了本國的審查情況，沒有考慮到其他國家的審查實踐，只有選用有國際代理經(jīng)驗豐富的代理所和對各國審查實踐清楚的代理人才能避免這種風險。例3這種情況還屬于一個申請的孤立事件?？梢酝ㄟ^調(diào)研的方式來進行規(guī)避。

還有一類內(nèi)憂型專利風險已經(jīng)不單單涉及一個申請的損失，而可能涉及一系列申請的損失。一個有代表性的例子是A公司是成立20年的產(chǎn)品產(chǎn)學研一體化技術創(chuàng)新型企業(yè)，隨著這家技術創(chuàng)新型企業(yè)的做大做強，公司申請專利1000余件，這1000余件專利申請包括以公司為申請人的專利申請，也包括公司創(chuàng)始人為申請人的申請。該創(chuàng)始人在公司成立第12年離開A公司，成立B公司，帶走了其為專利權人的申請專利100余件。此后A公司先后幾次創(chuàng)始人的人員動蕩導致公司的包括專利在內(nèi)的資產(chǎn)縮水，甚至影響到了上市進程。由于A公司從成立到壯大并沒有對專利資產(chǎn)進行過明確的權屬規(guī)定，公司資產(chǎn)嚴重受損。技術創(chuàng)新型企業(yè)最該未雨綢繆早做防范的就是這種專利流失風險。透過現(xiàn)象看本質(zhì)，這是典型的職務發(fā)明和個人發(fā)明歸屬糾紛導致帶來的專利風險這類風險可以通過合同約定進行預防。

外患型專利風險及其防范  

來自企業(yè)外部的專利風險包括合作伙伴、競爭對手、NPE（Non-Practicing Entity，非實施實體）以及法律法規(guī)和地區(qū)政策的變化產(chǎn)生的風險等。

企業(yè)申請專利的目的本質(zhì)上是跑馬圈地，用專利來劃定自己的技術勢力范圍。如果一家企業(yè)在技術創(chuàng)新上一騎絕塵優(yōu)勢領先，理想的局勢就是“一直被模仿，從未被超越”?？墒悄呐率切袠I(yè)內(nèi)的老大，還是有可能被自己的合作伙伴拉入侵權泥潭。典型的“坑隊友”型專利風險包括前面模擬案例1中提到的被委托生產(chǎn)項目本身是否侵犯專利權風險，其他還包括技術合作開發(fā)或委托開發(fā)中沒有在合同中沒明確規(guī)定專利權屬，導致未來的專利權屬糾紛。

競爭對手帶來的常見專利風險涉及企業(yè)自身的專利被競爭對手無效、或者被規(guī)避。這種情況下對于提前對自身核心專利的穩(wěn)定性進行分析以及專利布局就至關重要。尤其是面對競爭對手，如果專利權人想要提起侵權訴訟的情況下，相伴而生的就是被訴侵權方提起專利無效請求。侵權之訴與無效請求常常相伴而生，如果不提前做好自身專利的穩(wěn)定性分析就貿(mào)然舉起侵權之訴的大棒，有時會引火燒身，不但訴不成侵權，還導致自身的專利被無效，賠了夫人又折兵，損失慘重。為了避免這種局面，通常要在專利穩(wěn)定性分析之后再謀定而后動，要么姑息侵權，要么協(xié)議商量，要么正面進攻。

NPE一般是并不從事生產(chǎn)實業(yè)的研發(fā)單位，比如科研院校等。企業(yè)對于合作伙伴、競爭對手這類和企業(yè)有著緊密關系的風險來源通常會有警惕性，由于NPE存在出產(chǎn)專利散在不定期的特點，很容易被企業(yè)忽略，在制定風險防范時疏于考慮。對于這種情況，只有緊跟技術發(fā)展，進行相關專利信息定期調(diào)研、更新和跟蹤才能避免誤入雷區(qū)。

法律法規(guī)和地域差異和變化帶來的專利風險非常普遍。例如，根據(jù)最新美國專利實踐，天然形成的基因序列是自然界的產(chǎn)物，被排除在可授權主題之外無法獲得專利保護；相反，分離純化狀態(tài)的基因序列片段符合審查條件的情況下，在我國可以被授予專利權。美國專利實踐允許疾病治療方法授權，但是在中國，疾病的診斷治療方法是不授權的主題。這種法律法規(guī)的地域差異和差別會導致一個專利在不同國家可能會面臨不能授權的風險，對于專業(yè)人士而言會對這種動態(tài)進行跟蹤，同時業(yè)內(nèi)也會形成一套應對體系。防范此類風險時專利顧問的作用也非常大。

隨著國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略實施，越來越多的企業(yè)感受到了專利的價值。但是仍有部分技術創(chuàng)新型企業(yè)也在為忽視專利風險管理而交學費。要想防范企業(yè)專利風險，先要了解企業(yè)自身在哪些方面可能涉及專利，然后有的放矢進行風險預警，分門別類地進行防范，用合同、調(diào)研來保護自己，讓懂行的人辦專業(yè)的事，最終知專利風險未雨綢繆先行一步，防企業(yè)受損財譽兩失。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：李英 中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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