保密審查中如何確定發(fā)明創(chuàng)造在中國完成

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李丙林超凡知識產(chǎn)權(quán)服務股份有限公司

原標題：保密審查中如何確定發(fā)明創(chuàng)造在中國完成

近期專利復審委員會就一件請求宣告專利權(quán)無效案件進行了公開審理。涉案專利號為201110089122.9，發(fā)明名稱為“電動獨輪車”。

在本次無效宣告請求提出之前，曾先后有不同請求人針對涉案專利權(quán)提出過八次無效宣告請求，此次口頭審理又涉及三個請求人提出的無效宣告請求，加之與該案相關(guān)的美國專利US8807250B2在美國聯(lián)邦地區(qū)法院華盛頓西區(qū)法院進行訴訟，因此本次口頭審理引起了社會各界的廣泛關(guān)注。

另外，本次無效宣告請求中提出了一個新穎的無效理由，即涉案專利違反了專利法第20條第1款有關(guān)保密審查的規(guī)定。該理由是專利法設立該條款以來第一次作為無效理由提出，對該條款的法律理解和適用等均存在許多值得探討之處，對該無效宣告請求的審理和決定勢必在業(yè)界產(chǎn)生深遠影響。專利法第20條第1款規(guī)定：任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經(jīng)國務院專利行政部門進行保密審查。專利法第20條第4款規(guī)定，對違反本條第1款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)。

正確適用專利法第20條第1款的關(guān)鍵問題之一就是：如何確定一項發(fā)明創(chuàng)造是在中國完成的。此問題看似簡單，但實際判斷中卻復雜得多。一般來說，可按以下辦法確定一項發(fā)明創(chuàng)造的完成地：直接舉證法、承諾法、推定法。

直接舉證法就是通過證據(jù)證明一項發(fā)明創(chuàng)造是在哪里完成的。證據(jù)可以是與發(fā)明創(chuàng)造完成所有的相關(guān)資料，資料可以來自申請人、發(fā)明人和代理人。申請人提供的資料可以包括研發(fā)立項資料、研發(fā)進度報告、會議資料、實驗資料、購買物品清單、項目組的信息等；發(fā)明人可以提供的資料包括：檢索資料、實驗記錄、研發(fā)過程中的記錄、工作日記、工作報告、會議記錄等。發(fā)明人提供的資料理論上也可以由申請人提供；代理人可以提供的資料包括技術(shù)交底資料、與發(fā)明人或申請人溝通的資料、會談記錄、申請文件的中間文件等。如果這些資料的真實性能夠得到確認，將是直接或者通過證據(jù)鏈證明發(fā)明創(chuàng)造的完成地最有力的方式。直接舉證法雖然最直接，可信度最高，但是證據(jù)收集成本非常高，鑒別這些證據(jù)的成本也非常高，大陸法系的國家一般不直接使用直接舉證法，通常只有英美法系國家會在訴訟或行政程序中采用，英美法系國家在申請過程中也不用。

由于直接舉證法成本太高，可以采用類似有些國家都采用要求發(fā)明人做出承諾的方法，這就是承諾法。承諾法是一種變通的方法，現(xiàn)實中可能還沒有國家正式施行，這里僅僅是個設想和建議。承諾法是要求發(fā)明人承諾其發(fā)明人資格的真實性并明確說明其發(fā)明創(chuàng)造的完成地，可以類似于有些國家施行的發(fā)明人真實性承諾。發(fā)明人真實性承諾要求申請人在提交專利申請時提交一個發(fā)明人的宣誓書，其內(nèi)容大致包括：“作為下述申請的發(fā)明人，我在此聲明，本聲明涉及下述某申請，我認為我是所述申請或所述申請中的所要求保護的發(fā)明創(chuàng)造的初始發(fā)明人，我在此確認我已得知本聲明中的任何故意的虛假陳述根據(jù)某國法律某條款要承擔不利后果。”宣誓書作為發(fā)明人真實性的承諾，雖然沒有舉證，但根據(jù)發(fā)明人的承諾在實際判斷中依然可以據(jù)此進行認定。如果有相反證據(jù)證明發(fā)明人存在虛假陳述的情況，就可以對發(fā)明人和申請人做出懲罰。因此我們可以考慮將來中國下次修改審查指南或者專利法實施細則時，可從程序上規(guī)定申請人或發(fā)明人對發(fā)明創(chuàng)造作出必要的承諾。只要在前述發(fā)明人的宣誓書中加入類似“所述申請在某地完成的”即可。如果覺得每件申請都單獨簽署一個承諾書過于繁瑣，可以考慮下面的建議。

推定法，也叫默認法，是世界上絕大多數(shù)國家采用的方法。即如果與發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的專利申請在提交時的申請人和發(fā)明人都是某個國家的公民，例如中國公民，且沒有要求任何外國優(yōu)先權(quán)，就可以推定或默認該項發(fā)明創(chuàng)造是在中國完成的，有相反證據(jù)的除外。實際上，中國現(xiàn)在每年三百多萬件專利申請都應該是采取推定法對發(fā)明創(chuàng)造的完成地進行確認的。雖然推定法在實際工作中被廣泛使用，但目前可能并沒有任何國家的法律文件以文字方式確認這種對發(fā)明創(chuàng)造完成地進行推定的原則或精神。因此我們可以考慮將來中國下次修改審查指南或者專利法實施細則時，從程序上以文字的方式對推定法的原則或精神進行規(guī)定。

當然，推定法也可以與部分證據(jù)相結(jié)合，增強其證明力。例如，中國的費用減緩只針對中國企業(yè)或個人在中國完成的，如果歷史文檔中存在費用減緩的請求和官文，就可以佐證該發(fā)明創(chuàng)造是在中國完成的。另外，其他國家的專利法中也有類似中國專利法第二十條的保密審查的規(guī)定。例如美國專利法第180-190條就有不少涉及保密審查的規(guī)定，其中就規(guī)定了在美國完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利需要得到外國申請許可，否則將面臨懲罰，這樣，如果對應的美國專利沒有外國申請許可的請求和批準的文件，結(jié)合中國的推定和美國沒有外國申請許可的事實，可以更好地證明一件專利的完成地是在中國。

有些情況下需要證明一項發(fā)明創(chuàng)造不是在某地完成的，應該如何做呢？這屬于對否定事項的證明，理論上毫無瑕疵地進行否定性證明是很困難的，甚至是不可能的。就前述涉案專利而言，由于其是以中國申請人和發(fā)明人的名義向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局提交的中國專利申請，并且沒有要求外國優(yōu)先權(quán)。如果提出了向外國申請專利的保密審查請求，在后續(xù)程序中要想證明發(fā)明創(chuàng)造的完成地不是在中國，基本是不可能的；如果要求了外國優(yōu)先權(quán)，并且提供了該國的外國申請許可證明，兩者結(jié)合對于說明該申請在外國完成的主張是有一定證明力的。如果沒有任何證據(jù)來爭辯該申請是在外國完成的，就難以令人信服了。

事實上，毫無瑕疵地證明一項發(fā)明創(chuàng)造的完成地是哪里或者不是哪里都不容易。最高人民法院在2001年12月21日公布的《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第73條規(guī)定：“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據(jù)，但都沒有足夠的依據(jù)否定對方證據(jù)的，人民法院應當結(jié)合案件情況，判斷一方提供證據(jù)的證明力是否明顯大于另一方提供證據(jù)的證明力，并對證明力較大的證據(jù)予以確認”。因此，民事行為并不要求毫無瑕疵地證明，只要一方所舉證據(jù)能夠證明其主張具有高度蓋然性，該主張就很可能被法院所接受。

由于水平有限，上述觀點難免有失偏頗，歡迎批評指正，共同探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李丙林超凡知識產(chǎn)權(quán)服務股份有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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