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蘋果Siri語音系統(tǒng)可能停用的命運，因北京高院的判決而反轉(zhuǎn)。
2012年6月，智臻公司以蘋果公司Siri語音系統(tǒng)侵犯其一種聊天機器人系統(tǒng)（小i機器人）專利權(quán)為由提起專利侵權(quán)訴訟。2012年11月，蘋果公司向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效申請。2013年9月3日，專利復審委員會作出第21307號無效宣告請求審查決定，維持該專利權(quán)全部有效。隨后，北京一中院維持了復審決定。
日前，北京高院最終以小i機器人專利說明書公開不充分為由，撤銷原無效決定和一審判決。
本案涉及專利無效領域中幾乎所有實質(zhì)性缺陷的判斷問題，從“說明書公開不充分”、“權(quán)利要求書得不到支持”、“權(quán)利要求不清楚”、“缺乏必要技術(shù)特征”、“不具備新穎性、創(chuàng)造性”的判定到“禁止反悔原則”的適用，無一不是專利無效領域的重點難點問題。
雖然如此，法院論證及普遍關(guān)注核心在于，如何理解專利法26條3款中說明書公開不充分。然而，由于缺乏體系化視角，本案對說明書公開不充分的適用看似正確，卻實質(zhì)錯誤。
根據(jù)專利法第26條3款的規(guī)定，說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準；必要時，應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術(shù)要點。
這就是所謂的說明書公開充分條款。該條款立法本意在于，法律規(guī)定申請人通過清楚、完整方式公開具有實用性、新穎性和創(chuàng)造性的可專利性客體，作為交換，國家機關(guān)賦予申請人一定時間的壟斷性權(quán)利，即我們通常說的“公開換保護”。
也就是說，充分公開的內(nèi)容必須是具有“三性”的可專利的方法、產(chǎn)品或者其組合。如果不是可專利的客體，不具備“三性”，也就無所謂公開充分問題。反之，則不成立，即使有的技術(shù)方案具備“三性”，卻不一定滿足公開充分條件。
進一步來講，之所以要以“可專利性”、“三性”為公開充分基礎，是因為只有通過前面判斷過程，才能夠通過確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),來正確界定技術(shù)問題、明確技術(shù)手段，從而判斷是否充分公開，而不能僅從說明書記載內(nèi)容來判斷。
然而，在本案中，法院卻認為，新穎性、創(chuàng)造性評價與說明書是否公開充分、權(quán)利要求是否清楚以及是否得到說明書支持等問題存在密切聯(lián)系，在已論證公開充分的情況下，不必再對新穎性、創(chuàng)造性進行評價。
這一論證思路是導致本案法律適用錯誤的根本原因。
從某種意義上講，一項發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，是通過技術(shù)手段，以解決某一技術(shù)問題為目的，在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎上進行改進。因此，說明書要充分公開，就必須把握所要解決的技術(shù)問題。
其一、技術(shù)問題基于現(xiàn)有技術(shù)，可以重新確定，不必然以說明書記載為準。通常而言，說明書會記載所要解決的技術(shù)問題。然而，技術(shù)問題確定不應簡單以說明書為準，而應根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)重新確定。比如，當通過檢索現(xiàn)有技術(shù)發(fā)現(xiàn)所要解決的技術(shù)問題不為說明書準確記載，則應以重新確定的技術(shù)問題判斷說明書是否公開充分，這其實也體現(xiàn)在創(chuàng)造性判斷中。
在這一案件中，法院認為，根據(jù)本專利說明書的記載，可以得出實現(xiàn)游戲功能是本專利技術(shù)方案所要實現(xiàn)的功能。但是，法院沒有在充分檢索現(xiàn)有技術(shù)基礎上得出結(jié)論，是不夠妥當?shù)摹?/p>
其二、只需要一個技術(shù)問題滿足實現(xiàn)創(chuàng)造性要件即可。對于一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦投裕f明書可能記載了多個技術(shù)問題，但只要解決其中一個技術(shù)問題，滿足創(chuàng)造性要件就可以。如果還存在其他技術(shù)特征，也具有創(chuàng)造性，解決了其他技術(shù)問題，但無法滿足公開充分要件，則不能簡單認為說明書公開不充分。
在此情況下，一個發(fā)明或者實用新型，為解決某一個技術(shù)問題，已經(jīng)具備創(chuàng)造性，相應技術(shù)方案已經(jīng)充分，理應授予專利權(quán)，完全不必在意為解決其他技術(shù)問題的技術(shù)手段是否公開充分。
在本案中，法院卻認為，游戲功能是授權(quán)本專利創(chuàng)造性的原因，因此就必須公開充分，理解過于狹隘，除非游戲功能是本技術(shù)方案唯一的發(fā)明目的。
其三，技術(shù)問題確定不適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則，是指利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其含義是，專利權(quán)人如果在專利審批過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進行了限縮，則在主張專利權(quán)時，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護范圍。因此，禁止反悔原則是對保護范圍的限制問題，而不構(gòu)成對解決技術(shù)問題限制。
本案中，法院認為，根據(jù)專利審查文檔記載，智臻公司認為，因為游戲服務器的存在使得權(quán)利要求1相對于對比文件1具有實質(zhì)性特點，從而導致具有創(chuàng)造性，以其明確技術(shù)問題是游戲功能，太過于草率。
公開充分應以現(xiàn)有技術(shù)檢索為依據(jù)
如前所述，公開充分要以本領域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。而本領域技術(shù)人員是法律上假設的人，根據(jù)專利審查指南的定義，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有該日期之前常規(guī)實驗手段能力，但他不具有創(chuàng)造能力。
基于此，在進行說明書公開充分的判斷之前，必須先界定現(xiàn)有技術(shù)、對申請日之前的現(xiàn)有技術(shù)進行檢索。一方面，確定最為接近的現(xiàn)有技術(shù)，明確技術(shù)問題，判斷技術(shù)手段是否公開充分；另一方面，不再以未記載的現(xiàn)有技術(shù)作為判斷要件。只要有現(xiàn)有技術(shù)，說明書就不必記載，也不必以是否存在指引為前提。因為，根據(jù)本領域的技術(shù)人員的定義，其可以根據(jù)所要解決的技術(shù)問題，具有尋找獲知現(xiàn)有技術(shù)的能力，不存在必須說明書指引問題。
遺憾的是，本案審理未在現(xiàn)有技術(shù)檢索的前提下進行評述，而認為公開充分必須以說明書存在足夠的現(xiàn)有技術(shù)指引為前提，實質(zhì)是將說明書撰寫提出極高要求。
看起來人人都懂的法條，卻往往長著一張“普羅米修斯的臉”。如果不能建立體系化的思維，不能從立法本意去理解，不能看到法條之間的內(nèi)在聯(lián)系和區(qū)別，只能“看山是山，看水是水”，難以“看山不是山，看水不是水”，更無法達到“看山還是山，看水還是水”法律運用的高超境界。這使得法律適用結(jié)論，只能看似合理、正確，實則偏頗、錯誤。
據(jù)悉，“小i機器人”已經(jīng)準備向最高院申請再審，這考驗著最高司法機關(guān)的智慧……
來源：蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊
作者：陳明濤 白偉 蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團隊律師
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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