日本審查指南中關于發(fā)明單一性的判斷步驟

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來源：IPRdaily

作者：（日本）深泉知財研究所

原標題：日本審查指南中關于發(fā)明單一性的判斷步驟

2015年9月，JPO公布了經過較大規(guī)模修改的審查指南修訂版（2015年10月1日起實施），此次修訂工作也涉及到了單一性章節(jié)。本文主要根據該最新修訂版的日本審查指南第II部第3章《發(fā)明的單一性》這一章節(jié)，并結合其他參考資料（如本文末尾的參考文獻）進行介紹。本文是2016年11月19日“每周六晚日本專利法學習會”學習/討論的總結

一、不必過于嚴格的運用特許法第37條

日本特許法第37條規(guī)定如下：

兩個以上的發(fā)明，如果因具有經濟產業(yè)省令所規(guī)定的技術關系而屬于滿足發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明，則可以通過一個申請書進行專利申請。

將技術上密切相關的多個發(fā)明，放在同一個申請中進行申請，對于申請人、第三人和專利局來說，都有一定的益處（如下表）

日本審查指南中關于發(fā)明單一性的判斷步驟

并且，不滿足上述第37條而獲得授權，也不會對第三人造成明顯的損害，因此不滿足單一性只是駁回理由，而不是無效理由（中國的規(guī)定亦然）?？紤]到以上幾點，日本審查指南規(guī)定了“審查員需要留意，在對第37條要件進行判斷時，不要超過必要程度的嚴格操作”。

二、單一性之外的實審對象之判斷標準

日本特許法施行規(guī)則是特許法的下位法，其中第25條之8規(guī)定如下：

1.特許法第37條中記載的“經濟產業(yè)省令所規(guī)定的技術關系”，是指2個以上的發(fā)明之間相互關聯，具有相同或相應的特定技術特征，由此這些發(fā)明形成一個總的發(fā)明構思。

2 .前款所規(guī)定的特定技術特征，是指發(fā)明相對于現有技術作出明顯貢獻的技術特征。

3 .（略）

另外，日本審查指南《發(fā)明的單一性》2中規(guī)定：

就權利要求書中記載的發(fā)明而言，除了滿足發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明（具有相同或相應特定技術特征的一組發(fā)明）之外，審查員將滿足一定要件的發(fā)明也作為第37條以外要件的審查對象（本章中簡稱“審查對象”）。并且，僅當存在審查對象之外的發(fā)明時，審查員才判斷該專利申請不滿足第37條的規(guī)定。

由此可知：

1 JPO對于單一性的判斷標準，是具有相同或相應的特定技術特征（該標準來自于PCT條約，中國也采用該標準）。

2 存在例外的情況，就是說：即使不滿足單一性的發(fā)明，仍然有可能成為新穎性、創(chuàng)造性等實審的對象。這主要考慮了第37條的立法宗旨之一是“方便申請人”。

三、特定技術特征是相對于現有技術的貢獻

《發(fā)明的單一性》3（2）中規(guī)定：如下三種情形的技術特征，是明顯不屬于“對現有技術的貢獻”，不是“特定技術特征”：

（i）該技術特征可以在現有技術中找到。

（ii）該技術特征是對相對于一個現有技術而言的公知常識、慣用手段的添加、減少、變換，且不具有新的效果。

（iii）該技術特征是相對于一個現有技術而言的單純的要素變更

四、相應的特定技術特征

(一) 相同的特定技術特征容易識別，而“相應”的情形有如下2種：

1.2個以上的發(fā)明，其相對于現有技術所要解決的課題一致或重復的情況下，和現有技術相比，其發(fā)明所具有的技術意義共通或者緊密關聯時（例如添加碳化鈦的導電陶瓷，和添加氮化鈦的導電陶瓷）。

2 .各發(fā)明的特定技術特征屬于相輔關聯的情形（例如具有時間軸伸長器的信號發(fā)送機、和具有時間軸壓縮器信號接收機。此例同中國審查指南中的【例2】）

(二) 被認為是具有“相同或相應特定技術特征”的特殊類型

1 產品和該產品的制造方法；產品和制造該產品的機器、器具、裝置等。

2 產品和該產品的使用方法；產品和專門利用該產品特殊性質的產品。

3 產品和該產品的處理方法；產品和用于處理該產品的處理用品。

4 方法和實施該方法時直接所使用的機器、器具、裝置等。

5 馬庫什形式。

6 中間體和最終產物。

五單一性審查的步驟

根據《發(fā)明的單一性》4中的規(guī)定，概述如下：

（一）根據特定技術特征來決定審查對象的情形

步驟1 ：先判斷權1（如果是馬庫什形式的發(fā)明，則審查員可以根據實施例選擇合適的某一權項）是否具有特定技術特征。

步驟2：如果上述權1中不具有特定技術特征的話，判斷是否存在“含有上述權1的所有特定技術的相同主題的權項（例如保護范圍小的從權）所涉及的發(fā)明”。如果存在的話，判斷其中項號最小的權項的發(fā)明是否具有特定技術特征。

步驟3：仍然未找到特定技術特征的話，則對步驟2進行循環(huán)，即判斷是否存在“含有剛剛判斷過的權項的所有特定技術的相同主題的權項（例如保護范圍小的從權）所涉及的發(fā)明”。如此循環(huán)，直到發(fā)現特定技術特征，或者直到循環(huán)處理完所有權項。

步驟4：在上述步驟1-3中，如果發(fā)現了特定技術特征，則審查對象是下述的(i)和（ii）

（i）至此已經被判斷過是否具有特定技術特征的發(fā)明

（ii）具有與已發(fā)現的特定技術特征相同或相應的特定技術特征之發(fā)明

如果在上述步驟1-3中，未發(fā)現特定技術特征，則審查對象僅是上述的(i)

（如果存在多個特定技術特征，則審查員優(yōu)先選擇對申請人有利的那個，即可以讓更多的權項得到審查的那個特定技術特征）

（二）因審查效率來決定審查對象的情形

步驟1：審查“含有上述權1的所有特定技術的相同主題的權項（例如保護范圍小的從權）所涉及的發(fā)明”；但下述兩種情形可以除外，不對其進行審查。

（i）與權1中的發(fā)明所要解決的課題相關度低的發(fā)明

（ii）附加技術特征與權1發(fā)明的技術特征的技術相關度低的發(fā)明

（判斷上述的課題/技術相關度時，現有技術也是被考慮的）

步驟2：其次考慮：在已經審查的基礎上，不需要進行實質性追加檢索即可被審查的發(fā)明。

六、單一性和答復OA時對權利要求的修改

在日本，單一性的概念還被用于判斷答復OA時對權利要求書進行修改的修改標準，在特許法第17條之2第4款中，規(guī)定如下：

除前款規(guī)定之外，在第1款各項所列情況下對權利要求書進行補正的，在補正前收到的審查意見通知中被判斷過能否授予專利權的發(fā)明，與補正后權利要求書中記載的事項所確定的發(fā)明，必須屬于滿足第37條的發(fā)明單一性要件的一組發(fā)明。

換句話說，修改前后的權利要求中的發(fā)明不滿足單一性的話，被稱為“Shift修改”，這種修改是不被允許的，屬于駁回理由和無效理由。

結論：至少就兩國的審查指南的規(guī)定來看，日本對于單一性的審查比中國寬松（明確規(guī)定了考慮到審查效率，可以對不具有單一性的權項進行新穎性、創(chuàng)造性等審查，參見本文二-2）。但需要注意的是，申請實務的實踐和規(guī)定有時并不完全相同，我們也注意到中國的OA中最近出現的動向是：對單一性的審查放寬，優(yōu)先審查新穎性、創(chuàng)造性。

主要參考文獻

1 《審査基準　第II部　第3章　発明の単一性》

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf

2 聶寧樂《日本專利申請指南》，2015年，知識產權出版社

3 《新?注解特許法》中山信弘 (編集), 小泉直樹 (編集)，2011年，青林書院

4《特許?実用新案審査ハンドブック》中的2301、 2302章節(jié)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

5 尹新天《專利法詳解》，2011年，知識產權出版社

來源：IPRdaily

作者：（日本）深泉知財研究所

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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