《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解（四）：專利優(yōu)先權(quán)制度

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“在過去的專利法中，在中國提出的外觀設(shè)計專利申請并不享有本國優(yōu)先權(quán)。而修改后的專利法引入了外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度，細(xì)則細(xì)化了優(yōu)先權(quán)制度的配套規(guī)則。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：陳悟?yàn)?薛源 北京志霖律師事務(wù)所

一、對引入外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度進(jìn)行了補(bǔ)充細(xì)化

《專利法實(shí)施細(xì)則》（下稱細(xì)則）將原第三十二條改為第三十五條，并增加了以下內(nèi)容：

（1）在第二款中增加了：“外觀設(shè)計專利申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的，可以就附圖顯示的設(shè)計提出相同主題的外觀設(shè)計專利申請；在先申請是外觀設(shè)計專利申請的，可以就相同主題提出外觀設(shè)計專利申請?！?br/>
（2）第三款中增加了：“但外觀設(shè)計專利申請人要求以發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的除外?！?br/>
細(xì)則中明確，發(fā)明或者實(shí)用新型專利中的附圖可以作為外觀設(shè)計專利申請優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。同時，基于在后的外觀設(shè)計專利與在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo(hù)范圍不同，不會產(chǎn)生重復(fù)授權(quán)，故外觀設(shè)計專利申請以發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的，其在先申請不視為撤回。

在過去的專利法中，在中國提出的外觀設(shè)計專利申請并不享有本國優(yōu)先權(quán)。而修改后的專利法引入了外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)制度，細(xì)則細(xì)化了優(yōu)先權(quán)制度的配套規(guī)則。

二、細(xì)化了可以請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的情形

細(xì)則新增一條作為第三十六條：“申請人超出專利法第二十九條規(guī)定的期限，向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請，有正當(dāng)理由的，可以在期限屆滿之日起2個月內(nèi)請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。”

細(xì)則明確，發(fā)明和實(shí)用新型專利申請人在有正當(dāng)理由的前提下，可以請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，這一規(guī)定使得申請人獲得更多的程序彈性，為申請人期限延誤提供更多的救濟(jì)機(jī)會。

不過，《專利審查指南》（下稱審查指南）還對細(xì)則第三十六條的規(guī)定進(jìn)行了細(xì)化，即“在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月期限屆滿后提出的，在專利局作好公布準(zhǔn)備之前，申請人可以在期限屆滿之日起兩個月內(nèi)請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。”也就是說，在實(shí)際操作中，提交請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的時間有進(jìn)一步限制，即必須在專利局對申請文件的公布準(zhǔn)備工作完成之前進(jìn)行，如果公布準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成才收到申請人提交的請求，專利局將不會同意。

三、明確了可以增加或改正優(yōu)先權(quán)的情形

細(xì)則中新增一條作為第三十七條：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請人要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自優(yōu)先權(quán)日起16個月內(nèi)或者自申請日起4個月內(nèi)，請求在請求書中增加或者改正優(yōu)先權(quán)要求?！?br/>

這樣申請人在提出優(yōu)先權(quán)請求后，可以在規(guī)定的期限內(nèi)增加或改正優(yōu)先權(quán)內(nèi)容，放寬了優(yōu)先權(quán)手續(xù)要求，針對申請人在請求書中漏填或者錯填優(yōu)先權(quán)要求的情形給予救濟(jì)機(jī)會。

并且，審查指南還對專利法實(shí)施細(xì)則第三十七條的規(guī)定做了與專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條同樣的細(xì)化，即“可以自優(yōu)先權(quán)日起16個月內(nèi)或者申請日起4個月，在專利局作好公布準(zhǔn)備之前，請求增加或者改正優(yōu)先權(quán)要求”。也就是說，在實(shí)際操作中，提交增加或改正優(yōu)先權(quán)的時間也有進(jìn)一步的限制。

此外，細(xì)則中還有一條與優(yōu)先權(quán)相關(guān)的修改，即新增一條作為第四十五條：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請缺少或者錯誤提交權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容，但申請人在遞交日要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自遞交日起2個月內(nèi)或者在國務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)以援引在先申請文件的方式補(bǔ)交。補(bǔ)交的文件符合有關(guān)規(guī)定的，以首次提交文件的遞交日為申請日。”

也就是說，可以利用作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的內(nèi)容來補(bǔ)正當(dāng)前申請的說明書或權(quán)利要求書所缺失的內(nèi)容，這一方式被稱為“援引加入”?！霸尤搿钡哪康氖?，當(dāng)申請文件的權(quán)利要求書、說明書或者其部分內(nèi)容遺漏或者錯誤提交時，允許申請人在一定條件下通過援引在先申請文件的方式將遺漏或者正確內(nèi)容補(bǔ)入申請文件，從而保留原申請日，方便申請人利用在先申請完善在后申請的相關(guān)內(nèi)容。

需要注意的是，為了使審查流程合理通暢，相關(guān)期限清晰明確，審查指南明確了以下幾點(diǎn)：

（1）審查指南第一部分第一章第6.2.3節(jié)規(guī)定：屬于專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條規(guī)定的情形，不適用專利法實(shí)施細(xì)則第三十七條的規(guī)定。

即屬于超期恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的申請，不能再提交增加或改正優(yōu)先權(quán)的申請。也就是說適用細(xì)則第三十七條規(guī)定的，必須是正常期限內(nèi)提交優(yōu)先權(quán)要求的申請，即申請日必須在優(yōu)先權(quán)日起12個月之內(nèi)，那么申請日起4個月必然落入在自優(yōu)先權(quán)日起16個月之內(nèi)，所以，細(xì)則第三十七條的期限為自優(yōu)先權(quán)起16個月。

（2）審查指南第一部分第一章第6.2.6.2節(jié)規(guī)定：屬于專利法實(shí)施細(xì)則第三十七條規(guī)定的情形，不適用專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條的規(guī)定。

根據(jù)細(xì)則第三十七條修改或增加優(yōu)先權(quán)的前提是申請日已經(jīng)要求了優(yōu)先權(quán)，因此，不適用細(xì)則第三十六條的優(yōu)先權(quán)不可能是申請日已經(jīng)要求的優(yōu)先權(quán)，而只能是增加優(yōu)先權(quán)的申請。

審查指南上述規(guī)定的意思是，對于增加優(yōu)先權(quán)的申請，其在超出自優(yōu)先權(quán)日起16個月期限的2個月內(nèi)不能通過請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的方式增加優(yōu)先權(quán)，即增加優(yōu)先權(quán)的申請的期限為自優(yōu)先權(quán)起16個月。

（3）審查指南第一部分第一章第4.7.1節(jié)規(guī)定：屬于專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條和第三十七條規(guī)定的情形，不適用專利法實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定。

即屬于超期恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的申請，以及增加或改正優(yōu)先權(quán)的申請，不能再適用援引加入的方式進(jìn)行修改申請文件。

四、對國際主體提交優(yōu)先權(quán)的辦理規(guī)定進(jìn)行細(xì)化

專利法第十八條第一款規(guī)定：“在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理?！?br/>
細(xì)則中增加第十八條對上述規(guī)定進(jìn)行細(xì)化：“依照專利法第十八條第一款的規(guī)定委托專利代理機(jī)構(gòu)在中國申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，涉及下列事務(wù)，申請人或者專利權(quán)人可以自行辦理：
（一）申請要求優(yōu)先權(quán)的，提交第一次提出的專利申請（以下簡稱在先申請）文件副本；
（二）繳納費(fèi)用；
（三）國務(wù)院專利行政部門規(guī)定的其他事務(wù)。”

也就是說，對于提交優(yōu)先權(quán)在先申請文件副本、繳納費(fèi)用等簡單事務(wù)，國外申請人既可以自行辦理，也可以委托代理機(jī)構(gòu)辦理，使國外申請人辦理部分簡單事務(wù)的方式更為靈活，方便國外申請人。

（原標(biāo)題：《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解<四>：專利優(yōu)先權(quán)制度）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳悟?yàn)?薛源 北京志霖律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》修改詳解<四>：專利優(yōu)先權(quán)制度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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