從司法判例解讀職務(wù)發(fā)明認(rèn)定要點(diǎn)

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“目前法律規(guī)定的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造包括兩類，‘執(zhí)行本單位的任務(wù)’所完成的發(fā)明創(chuàng)造和‘主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件’所完成的發(fā)明創(chuàng)造。只要符合情形之一，即可認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明。下文將結(jié)合案例，逐一進(jìn)行分析這兩種情形?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：賈麗晨 劉國軍 北京柳沈（上海）律師事務(wù)所

前言

在當(dāng)前國家鼓勵(lì)發(fā)展科技的大背景下，企業(yè)越來越重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理與保護(hù)，與職務(wù)發(fā)明有關(guān)的權(quán)屬糾紛也隨之頻發(fā)，因而涌現(xiàn)出大量的司法判例，這表示無論是企業(yè)還是個(gè)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)都在提高。本文即意在結(jié)合具有代表意義的司法判例，圍繞職務(wù)發(fā)明的兩種情形“執(zhí)行本單位的任務(wù)”和“主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”展開分析，以厘清職務(wù)發(fā)明認(rèn)定思路，準(zhǔn)確把握認(rèn)定要點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國專利法》（下稱“《專利法》”）第六條第一款規(guī)定：執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。

職務(wù)發(fā)明從字面上可以分解為“職務(wù)”與“發(fā)明”。“職務(wù)”即表明員工作出發(fā)明創(chuàng)造系為完成單位的工作任務(wù)，那么員工必然與單位之間存在或者曾經(jīng)存在勞動(dòng)用工關(guān)系，基于此，單位對(duì)員工作出的發(fā)明創(chuàng)造享有所有權(quán)與支配權(quán)?！吨腥A人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）第十二條第二款規(guī)定：“專利法第六條所稱本單位，包括臨時(shí)工作單位”，因此員工在臨時(shí)工作單位中為完成工作作出的發(fā)明創(chuàng)造也可以被認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明。另外，即使是兼職協(xié)議到期，只要仍然實(shí)際存在勞務(wù)關(guān)系，專利申請(qǐng)權(quán)及被授權(quán)后的專利權(quán)應(yīng)當(dāng)歸厘于單位。如上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布的專利申請(qǐng)權(quán)糾紛典型案例(2017)滬73民初349號(hào)案件中表明，即使發(fā)明人與單位的《兼職協(xié)議》已經(jīng)到期，但由于其仍為單位提供研發(fā)勞動(dòng)，單位也向其支付工資，兩者間存在臨時(shí)勞務(wù)關(guān)系，此時(shí)發(fā)明人為執(zhí)行該單位的任務(wù)作出的發(fā)明創(chuàng)造屬于職務(wù)發(fā)明。

“發(fā)明”即表明員工在工作過程中投入了智力勞動(dòng)，屬于發(fā)明創(chuàng)造的“發(fā)明人”?！秾?shí)施細(xì)則》第十三條規(guī)定：“專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人，是指對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負(fù)責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人。”在發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬糾紛中，若該員工不屬于專利法意義下的發(fā)明人，則發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬的認(rèn)定不能以職務(wù)發(fā)明的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，需要另尋其他法律依據(jù)。

目前法律規(guī)定的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造包括兩類，“執(zhí)行本單位的任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造和“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”所完成的發(fā)明創(chuàng)造。只要符合情形之一，即可認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明。下文將結(jié)合案例，逐一進(jìn)行分析這兩種情形。

一、關(guān)于“執(zhí)行本單位的任務(wù)”

《實(shí)施細(xì)則》第十二條第一款規(guī)定：專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：(一)在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；(三)退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。

從上述規(guī)定可知，從時(shí)間上來看，前兩種情形所針對(duì)的是在職期間完成的發(fā)明創(chuàng)造，以完成工作任務(wù)為目的；第三種情形針對(duì)的是發(fā)明人離開原單位后作出的發(fā)明創(chuàng)造，有兩個(gè)認(rèn)定要點(diǎn)，一是時(shí)間要點(diǎn)，即發(fā)明創(chuàng)造作出時(shí)間在發(fā)明人離開原單位1年之內(nèi)，二是相關(guān)性要點(diǎn)，發(fā)明創(chuàng)造不限于其在原單位的工作任務(wù)，而只要與其在原單位從事的工作或接受的工作任務(wù)具備相關(guān)性即可。

（一）如何確定“本職工作或單位分配任務(wù)”內(nèi)容

無論屬于前述哪一種情形，要認(rèn)定訴爭(zhēng)發(fā)明屬于職務(wù)發(fā)明，首先需要確定發(fā)明人“本職工作或單位分配任務(wù)”的內(nèi)容。通常而言，該判斷不能僅局限于員工職務(wù)、勞動(dòng)合同、崗位職責(zé)書等書面約定，應(yīng)當(dāng)從其實(shí)際工作是否參與了單位的研發(fā)工作來判斷。下文將結(jié)合案例展開分析。

案例1：(2020)最高法知民終41號(hào)

該案中，原審法院認(rèn)為雖然勞動(dòng)合同中記載發(fā)明人系銷售人員，但根據(jù)原單位提交的發(fā)明人在原單位的工作內(nèi)容顯示，其不僅是銷售人員，同時(shí)也是技術(shù)人員，其在原單位的本職工作及工作任務(wù)體現(xiàn)出，其至少熟知訴爭(zhēng)發(fā)明相關(guān)的裝置組成架構(gòu)、工作原理及工作流程，參與研發(fā)并協(xié)助改進(jìn)相關(guān)裝置。最高院在二審中進(jìn)一步結(jié)合發(fā)明人的學(xué)歷背景、工作能力及在原單位的工作內(nèi)容，并考慮到專利技術(shù)研發(fā)工作的系統(tǒng)性、傳承性，認(rèn)定訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位的本職工作及工作任務(wù)密切相關(guān)，且系在終止勞動(dòng)關(guān)系一年內(nèi)出，屬于職務(wù)發(fā)明，原單位為專利申請(qǐng)權(quán)人。

由此可見，在確定發(fā)明人“本職工作或原單位分配任務(wù)”的內(nèi)容時(shí)，需要考慮勞動(dòng)合同、崗位職責(zé)書、保密協(xié)議等書面約定，還應(yīng)考慮發(fā)明人是否具備研發(fā)能力和其實(shí)際工作內(nèi)容，具體可從發(fā)明人的學(xué)歷背景、工作能力以及在原單位是否實(shí)際接觸、參與研發(fā)相關(guān)的工作來判斷，對(duì)此，原被告雙方均應(yīng)積極舉證證明。如果發(fā)明人實(shí)際工作內(nèi)容與勞動(dòng)合同約定不一致，以實(shí)際工作內(nèi)容為準(zhǔn)。

案例2：(2021)最高法知民終403號(hào)

該案中，發(fā)明人曾作為彝族醫(yī)藥研究所的所長，其在任職期間申請(qǐng)的訴爭(zhēng)專利為“一種治療失眠的藥物組合物及其制備方法、制劑與應(yīng)用”，發(fā)明人辯稱：彝族醫(yī)藥研究所提交的證據(jù)不能證明訴爭(zhēng)專利的研發(fā)是該單位的工作任務(wù)。最高院在二審中則認(rèn)為，根據(jù)已查明的事實(shí)，彝族醫(yī)藥研究所的宗旨和業(yè)務(wù)范圍包括開展彝族醫(yī)藥研究，彝族醫(yī)藥知識(shí)和彝族藥單方驗(yàn)方收集、整理、開發(fā)?？梢?，研究開發(fā)彝族醫(yī)藥是彝族醫(yī)藥研究所的核心工作內(nèi)容。發(fā)明人作為具有研發(fā)能力的研究所所長，不能因其亦承擔(dān)研究所的管理職責(zé)，就否定其研究人員的身份。況且，雖然發(fā)明人強(qiáng)調(diào)其承擔(dān)的是研究所的管理職責(zé)，但現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)顯示其參與了該研究所的研發(fā)工作。綜合以上因素，發(fā)明人在彝族醫(yī)藥研究所工作期間完成的彝族醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造，與其本職工作具有高度關(guān)聯(lián)性，訴爭(zhēng)專利應(yīng)認(rèn)定為發(fā)明人在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造。

實(shí)務(wù)中頻頻出現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人或者處于管理層的研發(fā)人員其以個(gè)人名義申請(qǐng)發(fā)明專利而被單位以發(fā)明專利系職務(wù)發(fā)明為由訴至法院的情形，這類案例中，該個(gè)人處理的工作事務(wù)較為綜合，日常不太可能被明確委派以研發(fā)任務(wù)，但由于其身份地位，一定程度上其行為也能代表單位的意志。在判斷訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與其本職工作任務(wù)是否相關(guān)時(shí)，仍要關(guān)注其是否具備研發(fā)能力，是否屬于研發(fā)人員，是否實(shí)際參與了研發(fā)工作。除此之外，單位本身的業(yè)務(wù)范圍、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、研發(fā)方向等也可作為確認(rèn)其本職工作任務(wù)內(nèi)容的參考。

（二）如何認(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造與“本職工作或單位分配任務(wù)”有關(guān)

“執(zhí)行本單位的任務(wù)”的第三種情形中規(guī)定了“與原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”?！坝嘘P(guān)”這樣模糊的用詞使得企業(yè)或員工在理解上會(huì)發(fā)生偏差，這是發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬糾紛頻發(fā)的原因之一，也因此給職務(wù)發(fā)明的界定創(chuàng)造了辨析和裁量的空間。

原單位通常傾向于將“有關(guān)”的范圍做寬泛理解，擴(kuò)大職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定范圍進(jìn)而保護(hù)企業(yè)利益。如在本文案例5中，離職員工的原單位在上訴中指出“‘有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造’中的‘有關(guān)’，是指技術(shù)領(lǐng)域、工作職責(zé)等方面的相關(guān)性，一審判決將訴爭(zhēng)專利的具體技術(shù)特征與發(fā)明人的本職工作或原單位分配的任務(wù)進(jìn)行比對(duì)，標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)苛，背離了職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造‘有關(guān)’的判斷標(biāo)準(zhǔn)?！钡?，若不恰當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大職務(wù)發(fā)明認(rèn)定的范圍，實(shí)質(zhì)上會(huì)給正常離職的技術(shù)人員附加不合理的競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，這顯然不利于人才合理流動(dòng)，以及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍的形成。下面本文將結(jié)合各高院的經(jīng)典案例，探尋法院裁判中將如何認(rèn)定訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與原單位本職工作任務(wù)“有關(guān)”。

案例3：(2019)最高法民申6342號(hào)（最高院第158號(hào)指導(dǎo)案例）

該案中，最高院指出判斷“有關(guān)”時(shí)應(yīng)綜合考慮以下因素作出認(rèn)定：一是離職員工在原單位承擔(dān)的本職工作或原單位分配的任務(wù)的具體內(nèi)容；二是涉案專利的具體情況；三是原單位是否開展了與涉案專利有關(guān)的技術(shù)研發(fā)活動(dòng)，或者是否對(duì)有關(guān)技術(shù)具有合法的來源；四是權(quán)利人、發(fā)明人能否對(duì)于涉案專利的研發(fā)過程或者技術(shù)來源作出合理解釋。

該案中的員工2012年9月24日入職公司，任職期間多次參加研發(fā)方案的會(huì)議討論，后2013年4月17日與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，并于2013年7月12日以自己的名義申請(qǐng)涉案專利。該員工在入職前，沒有與涉案專利相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或?qū)W歷證書。最高院經(jīng)審理認(rèn)為將涉案專利與原單位的專利相比，二者解決的技術(shù)問題、發(fā)明目的、技術(shù)效果基本一致，二者技術(shù)方案高度關(guān)聯(lián)，該員工在原單位承擔(dān)的本職工作或分配的任務(wù)與涉案專利技術(shù)密切相關(guān)，原單位在涉案專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域有持續(xù)的進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)。由于涉案專利技術(shù)方案復(fù)雜，研發(fā)難度大，該員工作為涉案專利唯一的發(fā)明人，在離職后不到3個(gè)月即以個(gè)人名義單獨(dú)申請(qǐng)涉案專利，也不能對(duì)技術(shù)研發(fā)過程或者技術(shù)來源作出合理說明，不符合常理。且在二審中該員工也未能證明其在入職前具有能夠獨(dú)立研發(fā)涉案專利技術(shù)方案的知識(shí)水平和能力。因此認(rèn)定涉案專利屬于該員工在原單位任職期間的職務(wù)發(fā)明并無不當(dāng)。

根據(jù)最高院在上述指導(dǎo)案例中確立的裁判思路，在判斷訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位的本職工作任務(wù)是否有關(guān)時(shí)，首先應(yīng)看原單位是否開展了與訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的研發(fā)活動(dòng)、是否存在相關(guān)的技術(shù)方案或技術(shù)成果，與發(fā)明人在單位的本職工作是否相關(guān)，然后進(jìn)一步將訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與本單位已有的技術(shù)方案或技術(shù)資料進(jìn)行比對(duì)，法院還會(huì)對(duì)發(fā)明人是否具備自主、獨(dú)立做出訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造的能力進(jìn)行進(jìn)一步追問，來綜合判定相關(guān)性。

案例4：(2017)滬民終281號(hào)

該案中訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點(diǎn)在于“將多片光學(xué)功能不同的扇形基板分別加工后再拼裝成一個(gè)完整圓形基板”，該專利申請(qǐng)已經(jīng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)，原單位提交的證據(jù)材料中未涉及多片扇形基板的拼裝技術(shù)。發(fā)明人及作為專利權(quán)人的新單位在一審中共同辯稱：涉案專利系在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上針對(duì)熒光粉色輪產(chǎn)品做的較大改進(jìn)，與原單位無關(guān)。法院認(rèn)為，職務(wù)發(fā)明認(rèn)定所涉爭(zhēng)議發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征與發(fā)明人在原單位履行本職工作所接觸技術(shù)方案并不要求完全相同，只要具有一定的關(guān)聯(lián)性即可，考慮到訴爭(zhēng)專利技術(shù)與發(fā)明人在原單位的研發(fā)內(nèi)容屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問題也相同，所涉原材料也基本相同，僅在制作工藝上存在差別（即發(fā)明點(diǎn)），且該制作工藝的差別亦具有一定的傳承性，因此法院認(rèn)定訴爭(zhēng)專利技術(shù)與發(fā)明人在原單位的本職工作具有較強(qiáng)相關(guān)性，最終判定該發(fā)明專利權(quán)屬于原單位所有。

在將訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位履行本職工作接觸到的技術(shù)方案作相關(guān)性判斷時(shí)，需要考慮兩者是否屬于同一技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題是否相同、技術(shù)手段是否具有傳承性、技術(shù)差距有多大等因素，而非簡(jiǎn)單判斷兩者技術(shù)方案相比是否具有專利授權(quán)意義上的創(chuàng)造性，無需囿于專利發(fā)明點(diǎn)的限制。

案例5：（2022）最高法知民終1229號(hào)

在該案中，最高院認(rèn)為認(rèn)定“有關(guān)”應(yīng)綜合考慮以下因素：一是訴爭(zhēng)專利的具體情況，包括其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、發(fā)明目的和技術(shù)效果、權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍、相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的“實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”等。二是離職員工在原單位承擔(dān)的本職工作或原單位分配的任務(wù)的具體內(nèi)容，包括工作職責(zé)、權(quán)限，能夠接觸、控制、獲取的與訴爭(zhēng)專利有關(guān)的技術(shù)信息等，以及訴爭(zhēng)專利與離職員工承擔(dān)的本職工作或原單位分配任務(wù)的相互關(guān)系。三是分析訴爭(zhēng)專利發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)或者改進(jìn)思路是否已經(jīng)體現(xiàn)于原單位技術(shù)方案中，或者說訴爭(zhēng)專利發(fā)明創(chuàng)造相對(duì)于原單位技術(shù)方案在技術(shù)思路上是否體現(xiàn)出延續(xù)性和傳承性。

該案中發(fā)明人在原單位的本職工作或分配的工作內(nèi)容不包括訴爭(zhēng)專利的具體研發(fā)工作，最高院結(jié)合訴爭(zhēng)專利采用的核心技術(shù)手段、取得的技術(shù)效果、相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明點(diǎn)的闡述，認(rèn)為與原單位的技術(shù)方案存在明顯的差異。在案件評(píng)析中，最高院指出：除非有證據(jù)表明離職員工在原單位承擔(dān)的本職工作或被分配的任務(wù)具體指向該零配件，或有證據(jù)表明訴爭(zhēng)專利發(fā)明創(chuàng)造與原單位的相關(guān)技術(shù)方案存在明顯的承繼關(guān)系，且相關(guān)技術(shù)資料存在被離職員工接觸的可能性，否則不能僅以離職員工曾經(jīng)在原單位參與和汽車項(xiàng)目研發(fā)有關(guān)的工作，就當(dāng)然地認(rèn)為新單位以離職員工作為發(fā)明人就某一汽車零配件提出的專利申請(qǐng)及由此獲得授權(quán)的專利權(quán)屬于離職員工在原單位作出的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。如果按照過于寬泛思路對(duì)涉及職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬進(jìn)行認(rèn)定，勢(shì)必相當(dāng)于認(rèn)為離職員工只要在離開原單位1年內(nèi)作出的涉及任一汽車零配件的發(fā)明創(chuàng)造都應(yīng)當(dāng)然地認(rèn)定為原單位的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，由此獲得的專利權(quán)都當(dāng)然地歸屬原單位，這種思路無異于實(shí)質(zhì)性剝奪了離職員工獨(dú)立發(fā)揮職業(yè)技能進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，不適當(dāng)?shù)叵蘅s了員工基于個(gè)人職業(yè)規(guī)劃重新作出擇業(yè)選擇的正常流動(dòng)空間，進(jìn)而導(dǎo)致在原單位、離職員工以及離職員工新任職單位三者之間出現(xiàn)明顯的利益失衡，顯然并不足取。

從專利法的角度，發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)是其技術(shù)方案相比于現(xiàn)有技術(shù)的本質(zhì)區(qū)別。從發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)比較其與原單位已有的技術(shù)方案之間是否具有傳承性或延續(xù)性，能夠更為準(zhǔn)確的判斷兩者是否具有相關(guān)性，避免將相關(guān)性做擴(kuò)大解釋。從時(shí)間上來看，這個(gè)案件的裁判于2023年3月作出，相比于之前的案例，最高院在對(duì)“有關(guān)發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行認(rèn)定時(shí)更為謹(jǐn)慎和細(xì)致，這個(gè)傾向值得注意和把握。

（三）員工離職后作出的發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬糾紛非典型案例

“執(zhí)行本單位的任務(wù)”第三種情況：退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。筆者在檢索職務(wù)發(fā)明相關(guān)案例時(shí)注意到，該條文經(jīng)常作為請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)。因此對(duì)該條文進(jìn)行要件分析對(duì)準(zhǔn)確認(rèn)定職務(wù)發(fā)明是十分有必要的。

關(guān)于“作出”，實(shí)踐中由于如何判斷發(fā)明創(chuàng)造完成時(shí)間較為困難，在無證據(jù)證明發(fā)明創(chuàng)造的具體完成時(shí)間的情況下，通?？赏贫▽＠暾?qǐng)日為發(fā)明創(chuàng)造的作出時(shí)間；關(guān)于“退休、調(diào)離原單位、勞動(dòng)人事關(guān)系終止之日”，可理解為離職員工實(shí)際脫離原單位的調(diào)遣支配的時(shí)間，可從辭職申請(qǐng)日期、離職證明、退工單等材料進(jìn)行佐證；而關(guān)于1年期的時(shí)間要件，應(yīng)當(dāng)注意的是，其是職務(wù)發(fā)明認(rèn)定中的必要但不充分條件。實(shí)踐中出現(xiàn)一些案例，員工在原單位離職1年后以自己為發(fā)明人進(jìn)行專利申請(qǐng)而被原單位訴至法院，法院最終判決訴爭(zhēng)專利的申請(qǐng)權(quán)歸單位所有，在這樣的案例中，法院的判決看似突破了關(guān)于職務(wù)發(fā)明1年期的法律規(guī)定，至于為何會(huì)出現(xiàn)這樣的判決，下文將結(jié)合案例進(jìn)行具體分析。

案例6：(2018)鄂民終714號(hào)

在該案中，員工離職后一年內(nèi)進(jìn)行專利申請(qǐng)，原單位向法院提起專利申請(qǐng)權(quán)之訴，雙方在審理時(shí)達(dá)成調(diào)解協(xié)議，約定員工及其新單位向國知局撤回該專利申請(qǐng)，在撤回專利申請(qǐng)批準(zhǔn)之日起7個(gè)月內(nèi)不得申請(qǐng)與該技術(shù)的相關(guān)專利。后員工及其新單位再次申請(qǐng)三項(xiàng)訴爭(zhēng)發(fā)明專利，原單位再次提出專利申請(qǐng)權(quán)侵權(quán)之訴，一審法院審理認(rèn)為員工及其新單位的在先撤回專利申請(qǐng)技術(shù)與員工在原單位工作任務(wù)有關(guān)，屬于原單位職務(wù)發(fā)明；二審法院經(jīng)審查，認(rèn)為訴爭(zhēng)三項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)的內(nèi)容與員工在原單位的工作任務(wù)均具有相關(guān)性；從研發(fā)背景是否一致、發(fā)明目的是否有關(guān)及主要技術(shù)特征是否相同等方面判斷其中一項(xiàng)訴爭(zhēng)發(fā)明專利屬于在先撤回專利申請(qǐng)技術(shù)的拆分，具有高度相關(guān)性，且員工及新單位也不能證明該訴爭(zhēng)專利申請(qǐng)的技術(shù)系自行研發(fā)，員工及新單位申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)訴爭(zhēng)發(fā)明，既有違誠信原則，也侵犯了原單位的專利申請(qǐng)權(quán)，應(yīng)當(dāng)予以撤回。

本案中，員工在離職1年內(nèi)申請(qǐng)專利后撤回，在離職1年后又將該專利拆分進(jìn)行專利申請(qǐng)，在職務(wù)發(fā)明認(rèn)定過程中即出現(xiàn)是否符合1年期時(shí)間要件的問題。法院運(yùn)用誠實(shí)信用原則，突破了《實(shí)施細(xì)則》中1年期的限制，將訴爭(zhēng)專利申請(qǐng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，彌補(bǔ)了過于剛性的一年期的規(guī)定，對(duì)于一些離職員工故意規(guī)避1年期限制進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)的現(xiàn)象也給出了回應(yīng)，為這類案件審理提供了一種新的思路。

案例7：(2019)最高法知民終337號(hào)

該案中，發(fā)明人從原單位離職一年后進(jìn)行專利申請(qǐng)，原單位提起專利申請(qǐng)權(quán)侵權(quán)之訴。二審中，法院將爭(zhēng)議焦點(diǎn)歸納為（一）原單位在涉案專利申請(qǐng)日前是否擁有與涉案專利申請(qǐng)相同或者實(shí)質(zhì)相同的技術(shù)方案；（二）在案證據(jù)能否證明涉案專利申請(qǐng)列明的發(fā)明人對(duì)涉案專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。經(jīng)過審理，原單位在涉案專利申請(qǐng)日前擁有的圖紙已經(jīng)明確記載了與涉案專利申請(qǐng)相同或無實(shí)質(zhì)性差異的技術(shù)方案；對(duì)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)（二），最高院認(rèn)為“對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人在完成本單位分配的本職工作中所作出的發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)當(dāng)屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位。對(duì)于發(fā)明人從原單位離職一年之后，以其為發(fā)明人提交的專利申請(qǐng)，通常不能被認(rèn)為屬于原單位。但是，當(dāng)有證據(jù)表明該專利申請(qǐng)系發(fā)明人離職前由他人在原單位完成的發(fā)明創(chuàng)造，同時(shí)專利申請(qǐng)人又不能提供證據(jù)表明該發(fā)明創(chuàng)造系發(fā)明人在離職一年后獨(dú)立完成，則該專利申請(qǐng)權(quán)屬于原單位?！痹摪钢校罡咴赫J(rèn)為原單位主張案外人系其所擁有的圖紙的發(fā)明人具有高度可能性，且該圖紙能夠完全反映涉案專利申請(qǐng)權(quán)利要求書的技術(shù)方案，發(fā)明人在原單位工作時(shí)實(shí)際接觸到了該圖紙；再次，在案證據(jù)不足以表明發(fā)明人從原單位離職一年后至涉案專利申請(qǐng)日前對(duì)涉案專利申請(qǐng)的發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，也未能證明其系在原單位屬于現(xiàn)有技術(shù)的裝置基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)獲得涉案專利申請(qǐng)的技術(shù)方案，最后法院判決涉案專利申請(qǐng)權(quán)屬于原單位所有。

職務(wù)發(fā)明中，員工一方首先應(yīng)屬于專利法意義上的“發(fā)明人”，即對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。本案中，員工并非訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人，而只是將原單位已有的發(fā)明創(chuàng)造以新單位的名義申請(qǐng)專利，并不涉及到職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定，因而并不適用1年期規(guī)定的限制。

二、關(guān)于“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”

“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”所完成的發(fā)明創(chuàng)造是指本單位的物質(zhì)技術(shù)條件對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的完成起到了主要或?qū)嵸|(zhì)性作用的發(fā)明創(chuàng)造。此類發(fā)明創(chuàng)造即使不與本職工作或分配任務(wù)有關(guān)聯(lián)，而系主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件的，仍屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第十二條第二款規(guī)定，物質(zhì)技術(shù)條件包括資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開的技術(shù)資料等。

（一）“主要利用”的認(rèn)定

并非凡是利用了單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造均為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，而必須構(gòu)成“主要利用”。如果對(duì)本單位的物質(zhì)技術(shù)條件的利用是完成發(fā)明創(chuàng)造不可缺少或者不可代替的前提條件，則可以認(rèn)為是“主要利用”。相反，少量的利用或者對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的完成沒有實(shí)質(zhì)性幫助的利用，則可以認(rèn)為不屬于主要利用。
在最高院指令湖北高院再審的(2016)鄂民再12號(hào)案中，湖北高院參照《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020修正）》第四條并結(jié)合審判實(shí)踐指出：“主要利用”應(yīng)主要指以下兩種情況：其一，職工在發(fā)明創(chuàng)造的研究開發(fā)過程中，全部或者大部分利用了單位的資金、設(shè)備、器材或者原材料等物質(zhì)條件，并且這些物質(zhì)條件對(duì)形成該發(fā)明創(chuàng)造具有實(shí)質(zhì)性的影響；其二，職工作出的發(fā)明創(chuàng)造其實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是在單位尚未公開的技術(shù)成果、階段性成果基礎(chǔ)上完成的。

此外，由于單位對(duì)其資金、設(shè)備、器材、原材料以及尚未公開的技術(shù)成果都有完全的控制權(quán)，一般均制定有管理措施，并有相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)予以實(shí)施，因此，單位主張發(fā)明人主要利用其物質(zhì)技術(shù)條件完成發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)對(duì)“主要利用”的情形負(fù)舉證責(zé)任。

（二）“主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”的除外情形

在《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020修正）》的第四條中還包括了“主要是利用法人或者非法人組織的物質(zhì)技術(shù)條件”的兩個(gè)除外情形：

（一）對(duì)利用法人或者非法人組織提供的物質(zhì)技術(shù)條件，約定返還資金或者交納使用費(fèi)的；

（二）在技術(shù)成果完成后利用法人或者非法人組織的物質(zhì)技術(shù)條件對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行驗(yàn)證、測(cè)試的。

對(duì)于第（二）種除外情形，因研發(fā)領(lǐng)域特性的不同，技術(shù)成果完成的標(biāo)準(zhǔn)也不同，對(duì)技術(shù)成果進(jìn)行驗(yàn)證、測(cè)試這一步驟既可能屬于技術(shù)成果完成后的驗(yàn)證測(cè)試，也可能屬于該技術(shù)成果完成的必要過程。如在機(jī)械領(lǐng)域的發(fā)明創(chuàng)造，在發(fā)明創(chuàng)造完成后僅利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證、測(cè)試，通常不屬于主要利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件的行為，而在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，特別是藥品的發(fā)明創(chuàng)造，獲得臨床數(shù)據(jù)等藥效數(shù)據(jù)通常是完成藥品發(fā)明創(chuàng)造過程中的重要環(huán)節(jié)，如果專利申請(qǐng)人以臨床數(shù)據(jù)作為藥品技術(shù)效果的主要依據(jù)，更可說明臨床數(shù)據(jù)在該產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造過程中難以或缺的作用。因此在獲得臨床數(shù)據(jù)過程中利用的物質(zhì)技術(shù)條件通常在完成此類發(fā)明創(chuàng)造的過程中起到重要作用，在實(shí)踐中也可能被認(rèn)定為屬于利用單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。因此，應(yīng)當(dāng)結(jié)合技術(shù)領(lǐng)域的特征及驗(yàn)證、測(cè)試階段的數(shù)據(jù)對(duì)于技術(shù)成果完成的重要程度來判斷此階段所利用的單位物質(zhì)技術(shù)條件是否屬于“主要利用”。

（三）如何認(rèn)定是否主要利用單位的“技術(shù)條件”

對(duì)于“不對(duì)外公開的”技術(shù)資料，應(yīng)當(dāng)是單位擁有的只有少數(shù)經(jīng)過許可的員工才能接觸到的內(nèi)部情報(bào)或者內(nèi)部資料，如技術(shù)檔案、設(shè)計(jì)圖紙、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息等，是單位的技術(shù)儲(chǔ)備，對(duì)于單位來說具有潛在的無形財(cái)產(chǎn)價(jià)值，這一部分技術(shù)資料通常不屬于行業(yè)內(nèi)公知的技術(shù)。

案例8：第(2020)最高法知民終1848號(hào)

該案中，最高院認(rèn)為，不宜將發(fā)明人在涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造過程中所處的技術(shù)環(huán)境或者所掌握的公司技術(shù)資料，與法律規(guī)定的技術(shù)條件相混淆。如果相關(guān)技術(shù)資料對(duì)于涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)不能提供技術(shù)啟示，則原則上不應(yīng)對(duì)專利權(quán)屬產(chǎn)生影響。本案中單位所使用的石墨烯微波膨化爐系自外部購入，單位并未有效證明該設(shè)備系單位提供技術(shù)方案，且技術(shù)方案未對(duì)外公開的事實(shí)，亦未證明發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造使用了單位的設(shè)備改造方案和設(shè)備實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，故不足以認(rèn)定單位為涉案專利的研發(fā)提供了主要技術(shù)條件。

此外，單位提及發(fā)明人發(fā)明創(chuàng)意來源問題，實(shí)質(zhì)主張系涉案專利技術(shù)問題的確定對(duì)專利權(quán)屬具有影響。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)厘清技術(shù)問題的性質(zhì)和對(duì)發(fā)明技術(shù)方案的影響，區(qū)分個(gè)案情況予以判斷。在技術(shù)問題屬于單位階段性技術(shù)成果且不為外界所知悉的情況下，該技術(shù)問題可使發(fā)明人避免陷入錯(cuò)誤的研發(fā)方向，并因此縮短了研發(fā)進(jìn)程，此時(shí)該技術(shù)問題可視為本單位的技術(shù)條件；而在技術(shù)問題屬于公知或?qū)儆诜菫閱挝粌?nèi)部掌握且未被采取保密措施的外購產(chǎn)品技術(shù)缺陷的情況下，相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)問題則不構(gòu)成本單位的技術(shù)條件。本案中，發(fā)明人雖系在石墨烯微波膨化爐的生產(chǎn)、維護(hù)和改造過程中，獲知該設(shè)備存在輸送帶開裂導(dǎo)致壽命短的技術(shù)問題，但如前所述，該技術(shù)問題產(chǎn)生于外部公司所生產(chǎn)的涉案設(shè)備，且至少被單位和外部公司同時(shí)所知，單位未舉證證明此技術(shù)缺陷問題屬于其不對(duì)外公開的技術(shù)信息，故單位據(jù)此對(duì)專利權(quán)所提主張缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。

因此，在認(rèn)定是否主要利用單位的技術(shù)條件時(shí)，可考慮技術(shù)資料是否為單位不對(duì)外公開的技術(shù)資料或技術(shù)成果，是否為涉案專利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)提供技術(shù)啟示。

（四）如何認(rèn)定是否“利用了本單位的物質(zhì)條件”

本單位的物質(zhì)條件包括資金、設(shè)備、零部件、原材料等。在前述案例9中，最高院認(rèn)為，就該案的物質(zhì)條件而言，單位并無用于涉案專利研發(fā)的專門資金投入，其石墨烯微波膨化爐的生產(chǎn)、調(diào)試、傳動(dòng)帶用高溫氈的采購和替換等物質(zhì)條件的提供和消耗，一則并非因?yàn)榘l(fā)明人的意志進(jìn)行，而是單位組織的生產(chǎn)測(cè)試過程中被消耗，單位并無為發(fā)明人的科研活動(dòng)提供物質(zhì)條件的意思表示；二則相關(guān)物質(zhì)條件的消耗并未指向發(fā)明人的科研活動(dòng)，涉案專利較現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)的主要?jiǎng)?chuàng)新在于“圓環(huán)形物料輸送結(jié)構(gòu)”，單位的相關(guān)設(shè)備、零部件不包括“圓環(huán)形物料輸送結(jié)構(gòu)”，亦無物質(zhì)條件因指向涉案專利技術(shù)方案研發(fā)過程中的分析、驗(yàn)證、測(cè)試而被使用，即未對(duì)發(fā)明的取得產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。因此，單位的現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其為涉案專利的研發(fā)提供了主要物質(zhì)條件。

在案例2中，發(fā)明人作為原單位醫(yī)學(xué)研究所的負(fù)責(zé)人，具備調(diào)配單位資金、設(shè)備資源的能力，其在任職期間從事訴爭(zhēng)藥品的研發(fā)活動(dòng)并獲得相關(guān)的臨床藥效數(shù)據(jù)。最高院審理認(rèn)為，要完成訴爭(zhēng)專利說明書記載的110例失眠癥患者的臨床觀察，必然需要支出資金購買一定數(shù)量的原料藥。原單位舉證證明了其在訴爭(zhēng)專利申請(qǐng)前后采購過酸棗仁、柏子仁、紅景天、佛手等訴爭(zhēng)專利的中藥成分，而發(fā)明人未舉證證明其為訴爭(zhēng)專利的研發(fā)支出過任何資金購買原料藥。因此，對(duì)于發(fā)明人在職時(shí)系單位負(fù)責(zé)人或高管這樣的特殊情形，難以判斷單位是否有為訴爭(zhēng)發(fā)明投入物質(zhì)條件的意思表示，可從物質(zhì)技術(shù)條件是否實(shí)際消耗在相關(guān)研發(fā)活動(dòng)中進(jìn)行判斷，同時(shí)也可考慮發(fā)明人自身對(duì)研發(fā)活動(dòng)的物質(zhì)投入情況。

因此，在認(rèn)定是否主要利用了本單位的物質(zhì)條件時(shí)，可考慮單位是否有為發(fā)明人的科研活動(dòng)提供物質(zhì)條件的意思表示、相關(guān)物質(zhì)條件的消耗是否指向訴爭(zhēng)專利研發(fā)活動(dòng)及發(fā)明人是否具備對(duì)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)行自主投入的能力和可能性。

三、總結(jié)

前文在職務(wù)發(fā)明相關(guān)的法律規(guī)范要件分析中總結(jié)了司法裁判的觀點(diǎn)，在案件事實(shí)如何對(duì)應(yīng)到法律規(guī)范的問題上，這些案例為我們提供了思路。在職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定中，主要有三個(gè)對(duì)象：訴爭(zhēng)發(fā)明本身、單位及研發(fā)人員（有時(shí)也包括新單位）。

在“執(zhí)行本單位的任務(wù)”認(rèn)定中，主要圍繞著“有關(guān)”的證明展開。單位需要舉證證明三處“有關(guān)”，即自身研發(fā)活動(dòng)或經(jīng)營范圍與訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造有關(guān)，二是證明自身研發(fā)活動(dòng)與研發(fā)人員在本單位的本職工作或分配任務(wù)有關(guān)，三是訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與研發(fā)人員在本單位的本職工作或分配任務(wù)有關(guān)，形成一個(gè)“有關(guān)”的閉環(huán)。

在前述各案例中，法院都用了較長的篇幅論證訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人在原單位本職工作或原單位分配的任務(wù)的相關(guān)性，其中包括將訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造與原單位已有的技術(shù)方案或技術(shù)成果進(jìn)行對(duì)比，體現(xiàn)出法院在維護(hù)保護(hù)單位投入和鼓勵(lì)研發(fā)人員創(chuàng)新之間的平衡。而在案例5的判決中，最高院對(duì)訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造本身的審理已經(jīng)細(xì)致到將其實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)與原單位已有技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比看是否具有延續(xù)性或傳承性，以避免相關(guān)性的認(rèn)定過于寬泛而導(dǎo)致三方利益失衡，這也體現(xiàn)出相關(guān)性認(rèn)定將從嚴(yán)把握的傾向。

對(duì)于“主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”這一情形，承接上述思路，認(rèn)定“主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”也可以從發(fā)明創(chuàng)造本身、單位和研發(fā)人員三方面進(jìn)行分析。從發(fā)明創(chuàng)造所處的技術(shù)領(lǐng)域，來判斷發(fā)明創(chuàng)造的作出，何種物質(zhì)技術(shù)條件是必不可少的；繼而看單位是否為發(fā)明創(chuàng)造的作出提供了相應(yīng)的物質(zhì)技術(shù)條件，一般來說單位需要有為發(fā)明創(chuàng)造的研發(fā)提供物質(zhì)技術(shù)條件的意思表示，但根本的還是要看單位的物質(zhì)技術(shù)條件的消耗是否實(shí)際指向了訴爭(zhēng)發(fā)明創(chuàng)造。同時(shí)，也要考慮研發(fā)人員自身對(duì)研發(fā)活動(dòng)的物質(zhì)投入情況。這里還需指出，在認(rèn)定是否“利用了單位的技術(shù)條件”時(shí)，并非單位提供的所有技術(shù)資料都屬于法律規(guī)定的技術(shù)條件，而要厘清該類技術(shù)資料的性質(zhì)和對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的影響，可以從其是否屬于單位不對(duì)外公開的技術(shù)資料、單位是否采取了保密措施、是否屬于現(xiàn)有技術(shù)、是否為發(fā)明創(chuàng)造的作出提供技術(shù)啟示等方面進(jìn)行判斷。

（原標(biāo)題：從司法判例解讀職務(wù)發(fā)明認(rèn)定要點(diǎn)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：賈麗晨 劉國軍 北京柳沈（上海）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從司法判例解讀職務(wù)發(fā)明認(rèn)定要點(diǎn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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