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專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題

深度
納暮2年前
專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


“筆者結(jié)合相關(guān)案件,闡明了專利法第九條的具體適用中首先需要注意的幾個問題?!?/strong>


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:劉林東 北京高沃律師事務(wù)所


引言


現(xiàn)行專利法第九條規(guī)定了禁止重復(fù)授權(quán)原則以及先申請原則。禁止重復(fù)授權(quán)原則,即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”;先申請原則,即“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人”。本文僅結(jié)合相關(guān)案件,就理解和適用同樣的發(fā)明創(chuàng)造中首先需要明確的幾個問題進(jìn)行闡述。


一、“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”的含義


同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指保護(hù)范圍相同。我們知道,專利法第九條規(guī)定了不能重復(fù)授予專利權(quán)的原則,同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項(xiàng)專利權(quán),主要是為了防止權(quán)利之間存在沖突。


(一)對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?,是指二者?quán)利要求保護(hù)范圍相同


對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦停瑢@ǖ诰艞l或?qū)@▽?shí)施細(xì)則第四十一條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造” 是指兩件或兩件以上申請(或?qū)@┲写嬖诘谋Wo(hù)范圍相同的權(quán)利要求。因此,與進(jìn)行新穎性(包括抵觸申請)和創(chuàng)造性對比時將對比文件全文作為現(xiàn)有技術(shù)的做法不同,在進(jìn)行專利法第九條比較或?qū)Ρ葧r,比對的對象僅限于權(quán)利要求。就比較內(nèi)容而言,判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時,應(yīng)當(dāng)將兩件發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利申請或?qū)@臋?quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較,而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)@募娜績?nèi)容進(jìn)行比較。


當(dāng)然,上文所指的是將涉案專利的權(quán)利要求與另一項(xiàng)專利的權(quán)利要求進(jìn)行比對。實(shí)踐中,還有當(dāng)事人在提出無效宣告請求時,將同一專利的不同權(quán)利要求作為比對的對象,據(jù)此認(rèn)為涉案專利不符合專利法第九條的規(guī)定。例如,在小熊電器與榮事達(dá)“蓋體裝配結(jié)構(gòu)、蒸煮器和電熱飯盒”專利無效宣告請求審查案件(第 57227 號)中,請求人主張權(quán)利要求 6 和 10 均包括權(quán)利要求 1-5 任何一項(xiàng)所述“蓋體裝配結(jié)構(gòu)”和實(shí)現(xiàn)加熱的“加熱本體 3”,兩者無實(shí)質(zhì)上的差異。因此,權(quán)利要求 6 和 10 實(shí)質(zhì)相同、為同樣的發(fā)明創(chuàng)造。合議組經(jīng)審查認(rèn)為,權(quán)利要求 6 要求保護(hù)一種電熱飯盒,其除了包括加熱本體 3、權(quán)利要求 1-5任一所述蓋體裝配結(jié)構(gòu),也限定了裝配導(dǎo)向部設(shè)有第二口部。而權(quán)利要求 10 要求保護(hù)一種蒸煮器,其只限定了其包括權(quán)利要求 1-5 任一所述蓋體裝配結(jié)構(gòu)。因此,兩者相比,無論是主題名稱還是具體組成結(jié)構(gòu)都存在差異,所以權(quán)利要求 6 和 10 的保護(hù)范圍不相同,不屬于專利法第 9 條規(guī)定的情形。


在上述案件中,盡管因其兩項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容實(shí)質(zhì)上不同而保護(hù)范圍不同,因此不屬于專利法第九條的情形,但筆者對于將同一專利中的不同權(quán)利要求作為專利法第九條的比對基礎(chǔ)的做法持保留意見。我們認(rèn)為,如果一件專利中出現(xiàn)兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求,應(yīng)當(dāng)以專利法第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)簡要的要求進(jìn)行規(guī)制。


(二)外觀設(shè)計專利以其圖片或照片為準(zhǔn)


對于外觀設(shè)計專利而言,在判斷是否構(gòu)成專利法第九條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造時,應(yīng)當(dāng)以表示在兩件外觀設(shè)計專利申請或?qū)@膱D片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)。例如在“椅子靠背(002)”無效宣告請求審查案件(第 56212 號)中,請求人主張,證據(jù) 4 的名稱為椅子靠背,簡要說明中指出其用途是各種椅子的靠背,故就其要求保護(hù)的外觀設(shè)計產(chǎn)品而言,其保護(hù)范圍不包括圖片上顯示出來的扶手,該產(chǎn)品除扶手之外的靠背與涉案專利完全相同,屬于就同樣的外觀設(shè)計在同一日向?qū)@痔峤坏膶@暾?,?gòu)成重復(fù)授權(quán),因此涉案專利不符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。


專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題


合議組認(rèn)為,雖然證據(jù) 4 簡要說明第 2 點(diǎn)的確指出其用途是各種椅子的靠背,但在第 3 和 4 點(diǎn)明確指出其設(shè)計要點(diǎn)在于形狀,最能表明設(shè)計要點(diǎn)的圖片或照片為立體圖。證據(jù) 4 包括立體圖在內(nèi)的所有視圖展示的均是帶有扶手的不包含椅子腿的椅子靠背,即不是完整的椅子,其簡要說明所述的各種椅子的靠背,顯然是指其視圖所示產(chǎn)品可用于各種椅子腿而成為一種完整的椅子產(chǎn)品,解讀不出保護(hù)范圍是不包含扶手的靠背。外觀設(shè)計專利的保護(hù)范圍,不能僅依據(jù)簡要說明限定外觀設(shè)計的保護(hù)范圍,其保護(hù)范圍主要應(yīng)由外觀設(shè)計圖片或照片來確定,證據(jù) 4 保護(hù)的為帶有扶手的椅子靠背,而涉案專利保護(hù)的是無扶手的椅子靠背,二者保護(hù)范圍并不相同。專利法第 9 條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造,就外觀設(shè)計而言,是指要求保護(hù)的產(chǎn)品外觀設(shè)計相同或者實(shí)質(zhì)相同。如上所述,由于證據(jù) 4 與涉案專利不構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計,因此,涉案專利符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。


(三)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利不能與外觀設(shè)計專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造


在上文中,我們提到,既然同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指保護(hù)范圍相同,那么發(fā)明專利和實(shí)用新型專利不能與外觀設(shè)計專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。禁止重復(fù)授權(quán)原則,判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”,首先要明確比較的對象。就保護(hù)客體的類型而言,發(fā)明和實(shí)用新型保護(hù)的是技術(shù)方案,其著眼點(diǎn)在于該技術(shù)方案所能產(chǎn)生的技術(shù)功能;外觀設(shè)計專利保護(hù)的是產(chǎn)品富有美感的外觀設(shè)計方案,其著眼點(diǎn)在于該設(shè)計方案所能產(chǎn)生的外觀視覺效果,兩者在保護(hù)客體上截然不同,發(fā)明專利和實(shí)用新型專利不可能與外觀設(shè)計專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。“一種方便攜帶的橡木桶”專利無效宣告請求審查案件(第 60096 號),比較準(zhǔn)確完整地體現(xiàn)了上述法理要求。在該案中,請求人主張,本專利(實(shí)用新型專利)的說明書附圖與證據(jù) 2(外觀設(shè)計專利) 的專利附圖完全一樣,以上兩個專利均指向同一個產(chǎn)品,違反了專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。合議組認(rèn)為,證據(jù)2不能用于判斷與本專利是否是為同樣的發(fā)明創(chuàng)造,請求人的主張不能成立。


(四)同一件外觀設(shè)計的相似設(shè)計不滿足專利法第九條的判斷基礎(chǔ)


專利法第九條第一款規(guī)定,同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。在判斷是否構(gòu)成專利法第九條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造時,應(yīng)當(dāng)以表示在兩件外觀設(shè)計專利申請或?qū)@膱D片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)。例如,在“燈(CL8052A80L)”專利權(quán)無效宣告審查案件中,請求人主張,涉案專利包括兩項(xiàng)相似的外觀設(shè)計,其各項(xiàng)設(shè)計的效力是獨(dú)立存在的,即每項(xiàng)設(shè)計都具有專利權(quán),但是涉案專利的設(shè)計 1 和設(shè)計 2 是完全相同的,并不是相似設(shè)計,因此涉案專利不符合專利法第 9條的規(guī)定。合議組經(jīng)審查后認(rèn)為:本案中,涉案專利的設(shè)計 1 和設(shè)計 2 屬于同一件外觀設(shè)計專利(即涉案專利),并不滿足專利法第 9 條的判斷基礎(chǔ)。


二、但書例外規(guī)定需要滿足的條件


專利法第九條第一款但書規(guī)定:“但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止,且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的,可以授予發(fā)明專利權(quán)。”其中的“但是”起轉(zhuǎn)折作用,應(yīng)屬“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”的例外情形。在該情形中,同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以被兩次授予專利權(quán)。


在專利法第九條所規(guī)定的例外情形中,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利的,要獲得發(fā)明專利的授權(quán),需同時滿足兩項(xiàng)條件:一是實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止;二是申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)。在此,需要特別注意的是,對于同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利,如果實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止的,根據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則,不得再授予發(fā)明專利權(quán)。


三、法律適用的優(yōu)先性原則和例外


需要指出的是,專利法第二十二條或二十三條的適用,相比于專利法第九條,原則上具有優(yōu)先性。在專利授權(quán)和確權(quán)案件中,如果涉案專利和證據(jù)的申請日不同,在先申請(或?qū)@?gòu)成抵觸申請或已公開構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的,應(yīng)根據(jù)專利法第二十二條或者專利法第二十三條,而不是根據(jù)專利法第九條對在后專利申請(或?qū)@┻M(jìn)行審查或?qū)徖怼?/p>


根據(jù)相關(guān)規(guī)定,任何單位或者個人以某項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)與申請在先的另一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造而不符合專利法第九條的規(guī)定為由請求宣告無效的,如果申請在先的專利已構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)或者屬于任何單位或者個人申請在先公開在后的專利,可以依據(jù)專利法第二十二條的規(guī)定進(jìn)行審查。任何單位或者個人以某項(xiàng)外觀設(shè)計專利權(quán)與申請在先的另一項(xiàng)外觀設(shè)計專利權(quán)構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造而不符合專利法第九條的規(guī)定為由請求宣告無效的,如果申請在先的專利已構(gòu)成現(xiàn)有設(shè)計或者屬于任何單位或者個人申請在先公開在后的專利,可以依據(jù)專利法第二十三條的規(guī)定進(jìn)行審查。


但是上述適用的優(yōu)先性,在個別案例中也有例外。例如,在“智能可調(diào)時間和不同亮度等級的驅(qū)動電源盒”無效宣告請求審查案件(第53085號)中,合議組認(rèn)為,附件 3 的申請人與涉案專利的申請人不同,附件 3 的申請日期在涉案專利之前,因此附件 3 可以用于評述涉案專利是否符合專利法第 9 條第 2 款的規(guī)定。因此,涉案專利和對比設(shè)計在使用狀態(tài)下的區(qū)別屬于局部的細(xì)微的差異,對整體視覺效果的影響極其細(xì)微。涉案專利設(shè)計 1 與對比設(shè)計相比,二者實(shí)質(zhì)相同。并且,對比設(shè)計的申請人與涉案專利的申請人不同,對比設(shè)計的申請日期在涉案專利之前,因此,涉案專利不符合專利法第 9 條第 2 款的規(guī)定。


四、是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的判定標(biāo)準(zhǔn)


(一)同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷呐卸?biāo)椎


對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?,專利法第九條或?qū)@▽?shí)施細(xì)則第四十一條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造” 是指兩件或兩件以上申請(或?qū)@┲写嬖诘谋Wo(hù)范圍相同的權(quán)利要求。判斷時,如果一件專利申請或?qū)@囊豁?xiàng)權(quán)利要求與另一件專利申請或?qū)@哪骋豁?xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍相同,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。兩件專利申請或?qū)@f明書的內(nèi)容相同,但其權(quán)利要求保護(hù)范圍不同的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造不同。


(二)同樣的外觀設(shè)計是指兩項(xiàng)外觀設(shè)計相同或者實(shí)質(zhì)相同


同樣的外觀設(shè)計是指兩項(xiàng)外觀設(shè)計相同或者實(shí)質(zhì)相同。在“兩輪滑輪(?。睂@麩o效審查案件(第 53200 號)中,涉案專利涉及的產(chǎn)品是兩輪滑輪(小),證據(jù) 1 也公開了一種“兩輪滑輪(大)”的外觀設(shè)計,二者所示產(chǎn)品用途相同,屬于相同種類的產(chǎn)品。


專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題


在本案中,合議組認(rèn)定,對于滑輪類產(chǎn)品而言,整體近似長方形較為常見,但是其端頭以及固定板的具體設(shè)計可以有多種多樣的設(shè)計變化,容易受到一般消費(fèi)者的關(guān)注。涉案專利與證據(jù) 1 相比,端頭封閉或是開放及是否設(shè)有外突的調(diào)節(jié)螺母的差異較大,會為一般消費(fèi)者所關(guān)注,不屬于一般消費(fèi)者施以一般注意力不易察覺到的局部細(xì)微差異,加上還存在其他不同點(diǎn),二者不構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計。因此,涉案專利符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。


結(jié)語


在本文中,筆者結(jié)合相關(guān)案件,闡明了專利法第九條的具體適用中首先需要注意的幾個問題,后續(xù)還將結(jié)合專利審查和審理實(shí)際案件,闡釋具體的處理方式,希望對相關(guān)從業(yè)者處理類似問題有所啟發(fā),不足之處,也敬請指正批評。


(原標(biāo)題:專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題)


專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:劉林東 北京高沃律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily趙甄          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 (一)| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個問題

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