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「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)」的海外專利申請策略

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豆豆7年前
「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)」的海外專利申請策略

「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)」的海外專利申請策略

#本文由作者授權(quán)發(fā)布,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,文章不代表IPRdaily立場#


發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:馬小菊   騰訊科技(深圳)有限公司

供稿:中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

原標(biāo)題:互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外專利申請策略


目前,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展朝氣蓬勃。BAT三巨頭中,騰訊和阿里的市值均超過4000億美元,百度也超過800億美元,這三家企業(yè)在全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中市值排在前十位。其他的多家企業(yè),如京東、YY、陌陌、聚美優(yōu)品、途牛等均在美國上市。


國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用中國龐大的人口基數(shù)和對本國文化的深刻理解,將企業(yè)經(jīng)營得風(fēng)生水起。然而在走出國門這一選擇上,他們不得不認(rèn)真衡量,小心謹(jǐn)慎。國外尤其是發(fā)達(dá)國家嚴(yán)密的知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則為國內(nèi)企業(yè)設(shè)立了難以逾越的門檻。以專利為例,我國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在海外的專利積累很少,在專利的主戰(zhàn)場美國,獲得的專利授權(quán)數(shù)量不多。在這種情況下,如何預(yù)防風(fēng)險,如何應(yīng)對極有可能發(fā)生的專利訴訟成為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門的頭等大事。不同的企業(yè)有不同的解決辦法,但快速增加自身的專利申請積累,快速獲得盡可能多的專利授權(quán),是目前大部分企業(yè)的必選之路。


在兩個“快速”的目標(biāo)下,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外專利申請策略,主要包括如下四個方面:


一、PCT申請為主


互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品很難界定具體進(jìn)入了哪個國家,即便沒有特別多用戶的產(chǎn)品,即使只有中文版本,用戶也有可能遍布全球,一旦遇上專利侵權(quán)糾紛,也很難脫離關(guān)系。為了更好的保護(hù)自己,制衡競爭對手,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的專利布局需要更多更廣泛。


PCT申請相較巴黎公約申請有很多優(yōu)勢,在操作上更簡單更方便,能夠更經(jīng)濟的進(jìn)入全球多個國家。更重要的是,相比于12個月優(yōu)先權(quán)的巴黎公約申請,PCT申請有30個月的考慮期,這個考慮期對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說非常重要。一方面,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,也許不到30個月,產(chǎn)品已經(jīng)銷聲匿跡;另一方面,發(fā)明人的有些想法非常超前,在當(dāng)前階段看不到商業(yè)前景,不確定是否要申請進(jìn)入國外國家,但在一段時間后,這種想法能夠付諸實施,創(chuàng)造出新的優(yōu)秀產(chǎn)品。這30個月的考慮期給申請人足夠的時間進(jìn)行決策,讓申請人能夠根據(jù)市場情況和企業(yè)的商業(yè)策略進(jìn)行判斷,最后確定要進(jìn)入的國家。因此,在海外專利申請策略中,以PCT申請進(jìn)入國家階段為主。


二、引入英文PCT


絕大部分的中國企業(yè),在申請PCT時,申請語言均為中文,這種操作最方便。但對于首次申請時,能確認(rèn)需要申請美國的案件,將美國專利申請的思維提前至PCT階段是很有必要的。用英文來提交PCT申請,除了語言形式與中文不同之外,在實質(zhì)內(nèi)容上,也更能契合美國申請的要求。


在有預(yù)算支撐的情況下,英文PCT可以選擇在技術(shù)和法律層面的經(jīng)驗都比較豐富的美國律師來撰寫。這些經(jīng)過企業(yè)精心挑選的美國律師在說明書實施例的擴展,技術(shù)方案的清楚完整,權(quán)利要求的布局,以及保護(hù)范圍的尺度方面都有比較深入的研究。在PCT階段即引入美國律師,會提高PCT申請的質(zhì)量,在經(jīng)過國際檢索單位的檢索后,得到正面的PCT檢索報告及書面意見的可能性比較大,有利于后續(xù)在國家階段申請中提出PCT-PPH進(jìn)行加快處理。在PCT申請質(zhì)量提高后,專利申請如果進(jìn)入各個國家階段,也能夠減少答復(fù)審查意見的次數(shù),加快審查速度,并提高授權(quán)率。


三、PCT后快速進(jìn)入重點國家


如果有明確需要進(jìn)入的國家,PCT申請在獲得申請?zhí)柹暾埲盏刃畔⒑蠹纯煽焖龠M(jìn)入國家,以加快專利申請的積累。


對于早期采用英文形式申請的PCT,這種策略更有效,進(jìn)入國家的時間能更早,當(dāng)然,也能更快的處理后續(xù)操作。


四、采用PCT-PPH進(jìn)行加快處理


PCT‐PPH(專利審查高速路)是指當(dāng)申請人從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位(ISA/IPEA)收到正面的書面意見或國際初步審查報告(WO/IPER),指出其PCT申請中至少有一項權(quán)利要求具有可專利性,申請人可請求有關(guān)專利局對對應(yīng)國家/地區(qū)階段申請進(jìn)行加快審查。目前,中國國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)和20個國家/地區(qū)的專利局簽署了PPH試點協(xié)議,包括各主要國家和地區(qū),如美國、歐洲、日本和韓國。這些國家基本能滿足中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國外進(jìn)行專利加快的需求。


已經(jīng)提交的PCT申請,經(jīng)過國際檢索單位的檢索,會得到一份書面意見,可以利用正面的書面意見來提交主要國家申請的PCT-PPH加快請求。


對于采用英文形式提交PCT,并在PCT后快速進(jìn)入國家的申請,如果提交PCT-PPH加快,預(yù)期比常規(guī)申請的授權(quán)時間能提早30個月。


在實際研究中,發(fā)現(xiàn)部分申請在提交PCT-PPH請求后,3個月或更早時間內(nèi)就會獲得授權(quán)。如下是一個通過PCT-PPH進(jìn)行加快處理的例子,首次申請為中國申請,在優(yōu)先權(quán)日起10個月提出英文PCT申請,在12個月進(jìn)入美國,在15個月提出PCT-PPH請求,在優(yōu)先權(quán)日起18個月獲得授權(quán)。


「互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)」的海外專利申請策略


在如上四個方面的基礎(chǔ)上,對于“三重”案件的緊急布局項目,即重要產(chǎn)品、重要技術(shù)領(lǐng)域的重要創(chuàng)新,可以直接由美國律師來撰寫新申請,直接采用英文PCT的形式來申請,在保證申請時間的前提下,提高專利申請的質(zhì)量,之后再進(jìn)入包括中國和美國在內(nèi)的各個國家。


當(dāng)然,這些原則需要結(jié)合各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的實際情況,比如費用預(yù)算和規(guī)劃目標(biāo),來進(jìn)行具體的安排。在相關(guān)條件都滿足的情況下,按照上述的四個方面來處理,能快速增加企業(yè)在海外的專利申請積累,快速獲得比較多數(shù)量的專利授權(quán),并且擁有合適的授權(quán)范圍,是比較推薦的海外專利申請策略。



發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:馬小菊   騰訊科技(深圳)有限公司

供稿:中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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